“白家”因何输给“白象”

总第29期 王正志发表,[综合]文章

2000年9月白家公司生产方便粉丝时,便开始使用竖排的“白家”商标和现在的包装设计,并沿用至今。而推广了近10年的“白家”竖排商标反而侵犯了他人的商标权,白家公司到底输在哪里?
一、白家知识产权保护不完善
1、“白家”商标保护不完善
根据《商标法》第五十一条的规定,注册商标专用权的保护必须以核准注册的商标为限。白家公司申请注册的是横排“白家”商标,而实际使用的是竖排“白家”商标,不仅导致自身的商标专用权得不到有效保护,还有可能带来四种后果:(1)构成自行改变注册商标的文字、图形或其组合的违法行为;(2)在自行改变的商标与核准注册的商标有明显区别,同时又标明注册标记的情况下,构成冒充注册商标的违法行为;(3)若改变后的商标同他人的注册商标近似,会构成侵犯他人商标专用权的行为;(4)因连续三年不使用,导致注册商标被撤销。
2、白家的产品包装外观设计专利存在瑕疵
根据《专利法》第二十三条的规定,中国外观设计专利的授权条件有两个:一是与已知的外观设计不相同和不相近似,二是不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
白家公司虽将产品包装申请为外观设计专利加以保护,但保护的过程中却对知识产权认识不足,前后专利互相冲突,导致其花费人力物力获得的外观设计专利被宣告无效。
二、白家诉讼前没有全局规划
白家公司产品外包装使用的竖排“白家”商标还没有获得商标注册,便起诉白象公司外包装侵犯其外观设计专利权,这一举措表明白家公司事前可能未进行全局规划,未考虑到白象公司会起诉白家商标侵权,更没有考虑到一旦竖排“白家”商标被认定侵权将带来多么巨大的损失。
此外,起诉之前白家公司也没有严格审查其外观设计专利权的有效性。侵犯专利权诉讼中,被告考虑的第一抗辩理由就是宣告该专利权无效。而白家公司用存在瑕疵的专利起诉他人侵权,不仅不能达到捍卫自己领地的目的,还会因为权利被宣告无效而反失一局。
国外企业进行知识产权诉讼都是非常谨慎的,例如,2005年7月1日,荷兰Unilin公司、爱尔兰地板工业公司和美国Unilin北卡罗来纳地板公司联合向美国ITC递交针对进口复合强化地板的申诉,要求ITC对侵权产品实施普遍排除令,并对被诉企业的违法行为发布禁止令。有17家中国企业名列其指控对象名单。
这一案可以视为国外企业诉讼技巧和老道手段的典型代表。为这一指控,Unilin公司准备了近两年,在起诉之前就相关技术在中国申请了专利,且基本专利都已经获权。被诉企业广泛分布在江苏、上海、广东、福建等地,大、中、小企业均有,使得企业不容易联合应诉。最终,除一家利用其拥有的自有技术而胜诉外,其余全部败诉。
因此,中国企业在进行知识产权侵权诉讼时,应当聘请专业人士进行系统的诉讼规划:第一,审查起诉所涉及的知识产权是否存在瑕疵;第二,尽可能全面地收集对方侵权的证据;第三,深入分析该诉讼的胜诉几率;第四,根据诉讼目的、诉讼成本、胜诉几率等因素制定诉讼策略。第五,考虑到败诉的后果以及应对措施。
三、白家诉讼失败因选错案由
白家公司的诉讼失误主要表现在对起诉的案由选择错误。在外包装外观设计专利存在瑕疵的情况下,不应以专利侵权案由起诉白象公司,如果以不正当竞争起诉则更为有利。
反不正当竞争法》规制的不正当竞争行为包括与知名商品相混淆的行为。它是指擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆,使购买者误认为是该知名商品的行为。因此,商品的外包装不仅可以用专利法中的外观设计来保护,也可以通过限制不正当竞争行为来保护。
例如,三九企业集团南方制药厂及三九医药股份有限公司诉北京德威治医药连锁有限责任公司花园桥大药房、北京德威治医药连锁有限责任公司和湖北科田药业有限公司不正当竞争案,就涉及了999皮炎平产品的包装。法院认为,从生产、销售持续时间、获奖情况、宣传范围等情形,可认定999皮炎平具有一定的市场知名度,并为相关公众所知悉,为知名商品。其使用的包装装潢形成了鲜明的风格和显著的特征,具有稳定性,成为消费者区分999皮炎平与市场其他同类药品的重要特征,具备识别药品来源的功能,构成知名商品的特有装潢。因此,法院认定与999皮炎平外包装设计存在高度相似性的科田乳膏包装盒属于近似装潢,足以造成与知名商品999皮炎平的混淆,并判断不正当竞争行为成立。
上述案例中,原告的产品外包装并没有申请外观设计专利,但却能以不正当竞争案由获得胜诉,值得借鉴。如果白家公司起诉白象公司时能采用不正当竞争的案由,不仅避开了外包装设计专利瑕疵的不利因素,还能在其后的白象公司起诉白家公司商标侵权中持有谈判的砝码,牵制白象公司的诉讼。即使最终占不到好处,也可以通过谈判与白象公司共同撤诉,从而有全身而退的可能。
 
 
作者:高博隆华律师事务所律师
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