浅议专利本国优先权规则的合理运用

李书蝶

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

初审部审查员、高级知识产权师

孟函*

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

初审部审查员、助理研究员

2020年修正的《专利法》引入了外观设计本国优先权制度，调整了优先权文件副本提交期限。本文梳理了本国优先权规则变化，列举了本国优先权的运用现状，并针对规则变化后的运用的不同情形进行了分析，同时提出了本国优先权规则的合理运用及注意事项，以期对我国申请人充分合理运用本国优先权制度给予建议和指导。

本国优先权的由来及规则变化

为突破专利地域性对先申请原则的束缚，1883年《保护工业产权巴黎公约》制定了国际优先权制度。我国于1984年在《专利法》中引入了优先权原则，规定了以外国申请为基础的国际优先权。随着专利制度的发展，为了使本国的申请人也能同等地享受优先权带来的便利，许多国家借鉴《巴黎公约》的优先权制度制定了各自的“本国优先权”制度。我国于1992年在《专利法》中增加了本国优先权的相关规定，形成国际优先权和本国优先权两种基本形式。其中，本国优先权限于发明专利和实用新型专利申请。为我国加入《工业品外观设计国际申请海牙协定》创造条件，2020年修正的《专利法》引入了外观设计本国优先权制度，调整了优先权文件副本提交期限。

2020年修正后，《专利法》第二十九条第二款由“申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权”，修改为：“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”[1]这实际上是引入了外观设计本国优先权制度，给予外观设计申请人进一步完善申请、明确保护范围的机会。

2020年修正后，《专利法》第三十条由“申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权”，修改为：“第一款：申请人要求发明、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出申请之日起十六个月内，提交第一次提出的专利申请文件的副本。第二款：申请人要求外观设计专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。第三款 ：申请人未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。”该规定调整了优先权文件副本提交期限。申请人要求发明、实用新型专利优先权的，优先权文件副本提交期限由申请日起3个月调整至最早优先权日起16个月。

本国优先权的运用现状

我国专利优先权制度自产生以来，在专利法领域发挥了重要的作用，为申请人提出和修改专利申请提供了极大的方便，有力地维护了申请人的权益。申请人在专利申请中合理运用本国优先权制度，可以享受到减少专利申请开支、以最小成本补救专利在先申请，以及转换专利申请类型、完善技术方案以获得更好的权益保护等便益。

利用合案申请减少专利申请费用

合案申请即多件专利申请合并为一件专利申请。根据我国《专利法实施细则》第三十二条第三款的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。如果我国《专利法》中没有规定专利优先权制度，实践中会形成两件关联专利申请，后一专利申请是前一专利申请的改进专利，申请人为此需要支付两件专利的费用。专利申请费用以及后续的专利权维持费用对申请人来说是一笔较大的支出。同一主题具有延续性的发明在符合单一性要求的前提下，申请人可利用本国优先权，在12个月以内将多件在先申请合并为一件在后申请，从而节约所需要缴纳的专利费用。

以最小成本补救在先申请

申请人答复专利局发出的通知书以及办理各种手续，通常都有相应的期限要求。一些专利申请因未在规定的期限内答复专利局发出的通知书，或未在规定的期限内缴纳相应的费用，导致了申请被视为撤回。申请人如果办理权利恢复手续，需缴纳恢复手续费1000元。此时，享有费减的申请人更多选择在申请日起的一年内将视为撤回的发明或者实用新型专利申请通过重新提交并要求本国优先权的方式来进行补救，在缴纳申请费用的基础上另缴纳80元的优先权费，从而以最少成本来补救被视为撤回的专利申请。

发明与实用新型互相转换

在不违背“相同主题”原则下，在后申请可以转变专利申请类型，例如发明申请与实用新型申请互相转换。根据我国《专利法实施细则》第三十二条第二款的规定，申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。当申请人不能准确把控其发明创造的新颖性、创造性时，会考虑根据本国优先权制度的相关规定，先提交实用新型专利申请，当技术趋于成熟时再提交发明专利申请；或者申请人之前提交了发明专利的申请，却发现该技术可能达不到发明专利的要求的，则会在优先权期限内申请实用新型专利，以此实现发明与实用新型专利申请的相互转化。

修正明显失误 完善技术方案

提交专利申请时，申请人难免会遗漏部分内容或在电子客户端错误提交了文件类型，出现难以通过补正克服的缺陷；通过要求本国优先权，则可以修正明显的失误，同时进一步完善技术方案，如：填补细节及其实验数据和附图；对申请文件开展形式上的修改和调整；对权利要求开展再次布局和调整等。

本国优先权规则变化后的运用的不同情形

2020年《专利法》引入了外观设计本国优先权制度，调整了优先权文件副本提交期限。本国优先权规则变化后的运用也出现了如下不同的情形。

外观设计合案申请

同一主题具有延续性的发明可以通过多个权利要求乃至多个在先申请的方式呈现，并在符合单一性原则的情况下，通过主张局部优先权或者多项优先权，最终合并到同一个在后申请中。例如，申请人提出了几个发明或者实用新型的在先申请，分别首次公开了发明的不同部分，在符合单一性原则的情况下，该申请人可以利用本国优先权，将这几个在先申请合并为一个申请，要求多项优先权，从而节约专利申请费用。外观设计本国优先权同样提供了合案申请的操作空间。

外观设计本国优先权规则跟相似设计合案申请制度搭配起来，为外观设计申请人提供了更为灵活和节约的程序利益。例如，若外观设计申请人针对同一产品有前后近似、符合单一性的多个外观设计专利申请，且最初因为各种原因没有合案申请的，那么，利用外观设计本国优先权规则，申请人可以将这些前后相似的外观设计专利申请整合到一个合案申请之中。

实用新型专利与外观设计专利的转换

《专利法》修正之前，技术类专利（发明或者实用新型）申请之间可以进行转换，但技术类专利申请和设计类专利申请之间不可以进行转换。《专利法》修正之后，借助本国优先权，申请人可以实现从技术类专利申请到设计类专利申请的单向转换。例如，在先申请为实用新型的，申请人可以后续提出一份外观设计申请，以实用新型申请作为其优先权基础。

更长时间利益 技术准备更充分

为了落实“放管服”改革、进一步便利申请人，2020年《专利法》适当调整了优先权文件副本提交期限的相关规定。申请人要求发明、实用新型专利优先权的，优先权文件副本提交期限由申请日起3个月调整至最早优先权日起16个月。这一期限与《专利合作条约实施细则》第17条的规定相一致。国家知识产权局自2012年3月1日起开通了优先权文件数字接入服务，自2012年9月3日起，其与欧洲专利局（EPO）相互为向对方局递交的首次申请提供自动的优先权文件电子交换服务，极大方便了申请人办理专利申请优先权文件副本相关手续，减轻了申请人负担。新《专利法》自2021年6月1日施行以来，申请人依照新《专利法》第三十条的规定提交优先权文件副本，有了更长的技术准备时间，还可以借此时间利益进行市场调查、经费筹集等。

本国优先权规则的合理运用及注意事项

从技术类申请转换为设计类申请的制度空间及可操作性较大[2]

外观设计保护和披露的制度特征决定了类型转换的空间大小。申请人转换专利类型必须以“相同主题”为前提，而主题相同要求在后申请应当与在先申请内容相同，或者至少应当包含了在先申请内容，否则优先权的主张会损害社会公众及其他申请人的利益。就外观设计而言，相同主题意味着两个申请请求保护的是“同一产品的同一项外观设计”。由于外观设计的保护范围和披露方式体现为申请附图，外观设计“相同主题”的比较也是以申请附图为基础，因此，如果在先申请是带有附图的技术类专利，且对产品的外观设计（权利保护的客体）进行了充分展示，达到外观设计申请的要求，那么以这样的技术类专利申请主张优先权是合理的。从这个角度来看，2020年《专利法》第二十九条第二款“自外观设计在中国第一次提出专利申请”中的“外观设计”，并非是指在先申请的专利类型，而是指可以作为外观设计给予保护的客体。由于实用新型通常有产品附图，在满足充分展示外观设计保护对象的前提下，在后外观设计申请自然可以将其作为优先权的基础。尽管很多发明专利申请并不要求附图，但按照同样的逻辑，如果在先发明专利申请具有附图，且充分展示了外观设计的完整设计特征，在符合“主题相同”的情况下，也不应全然否定这类主张。然而，我国现行专利审查政策在承认在先实用新型申请可以作为外观设计申请优先权基础的同时，直接否定了在先发明专利申请作为外观设计申请优先权基础的主张。国家知识产权局《审查操作规程·外观设计分册》规定：“（外观设计）在先申请的类别仅限于外观设计和实用新型，对于明显为发明的在先申请，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。”

在先申请应当尽量满足充分公开的要求

如上所述，本国优先权制度的一个重要作用是：申请人可以通过提交在后申请，修正在先申请中存在的一些不可能通过补正方式克服的形式缺陷，但这并不意味着申请人可以将一个公开不充分甚至缺少必要技术特征的技术方案提交申请，从而阻止他人以更加完善的发明创造来申请专利。世界主要地区或国家（如欧洲、日本、美国）的专利审查中，都将在先申请公开的程度作为衡量是否享有优先权的硬性指标。虽然我国的相关规定中并未明确要求在先申请应当充分公开，但在审查实践中，要求优先权的在后申请的权利要求中所述技术方案应当记载在在先申请的文件中。因此，若申请人提交的在后申请对在先申请的修改有了实质性的突破，则将导致在后申请不能享有在先申请的优先权。申请人应当注意 ：不能单纯为了占到较为靠前的申请日，将一个本领域技术人员不能实施的技术方案提交专利申请，随后又提交完整的技术方案作为在后申请要求本国优先权。将公开不充分的专利申请补充为公开充分的申请，将使得在后申请不能享有优先权。

专利申请类型转换时的注意事项

如果将在先申请为实用新型的专利申请通过要求优先权改为发明专利申请，申请人必须认真分析其创造性的高度是否达到了发明专利的要求；如果不能确定，最好不做修改，否则有可能造成两种专利权都拿不到的后果。如果是把在先申请的具有足够高度的发明专利通过要求优先权改为实用新型专利申请，虽然有利于快速获得专利授权，但却相应缩短了专利的保护期。另外，《专利法》第九条规定 ：同样的发明创造只能授予一项专利权。为了避免重复授权，《专利法实施细则》第三十二条第三款规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。《专利审查指南》规定，被视为撤回的在先申请不得请求恢复。由此可以看出，一旦在后申请要求本国优先权手续合格，在先申请即被视为撤回，并且即使在后申请此后又撤回了优先权要求，已经被视为撤回的在先申请也不能够恢复。因此，申请人在提出优先权时一定要谨慎。

对首次在先申请进行的补充和完善要慎重

本国优先权作为《巴黎公约》优先权原则的一项衍生制度，其产生的根本目的在于保护本国申请人利益，提高申请程序的便利性[3]。但这不意味着本国申请人可以滥用本国优先权制度而在专利申请中不当得利，例如通过本国优先权制度实现延长“主动修改”期限，或者无限扩大修改范围从而实现最优的设计方案并取得一个较早的申请日等。

注释：

* 等同第一作者。

[1]国家知识产权局．专利审查指南（2010）（2019年修订）[M].知识产权出版社，2020.

[2]张韬略.论外观设计本国优先权制度的功能及其局限性.知识产权，(Monthly) No.2，2022.

[3]魏凤葵．合理利用本国优先权制度的一些建议[J]．中国发明与专利，2015（12）：124-128.

来源：《中国知识产权》杂志第196期

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