案例解析：企业“出海”如何应对知识产权法律差异性？

鲁雪

万慧达知识产权律师

支淑雷

万慧达知识产权律师

经济全球化、一体化目前已经进入高速发展阶段，越来越多的企业在本土开疆扩土的同时，也逐渐将目光投向了国际市场。其中，以互联网为依托的在线视频企业的“出海”热情最为高涨。与此同时，随着越来越多的企业选择“出海”，企业在目标国家所面临的问题以及潜在的风险也逐渐凸显出，包括海外投资环境及项目预估的相关决策风险，经营管理、财务内容等商业风险，对目标国法律不甚了解、对与自身联系紧密的经营决策不做充分的尽职调查从而导致企业自身的知识产权等权益遭受侵犯时无法进行有效保护的法律风险等。

近期，日本知识产权高等法院作出判决，认定某一美国视频网站企业在日本的运营过程中侵犯了日本企业的专利权。该案背后折射出的问题是 ：知识产权及相关法律法规的地域性特点对“出海”企业的知识产权维权及侵权风险防控带来的影响，值得各方企业关注。

案件详情

“FC2 Video”网站由美国企业FC2株式会社运营。该网站面向日本用户，为其提供包括日语在内的多种语言的付费或免费的Web服务，其中以博客和个人主页最为有名。该公司总部位于美国内华达州拉斯维加斯。虽然FC2 Video系统中的“用户终端”位于日本境内，但负责处理信息的“服务器”位于美国。

日本本土的著名弹幕视频分享网站“Niconico动画”（日语 ：ニコニコ動画），其运营公司为多玩国株式会社（DWANGO,CO.,LTD.）。该公司总部位于东京市中央区，是一家日本企业。Niconico动画网站的一大特色是在视频播放过程中，用户可以针对视频内容实时发表评论信息，由于评论像是一条条发射出来的子弹一样边移动边显示，这种实时评论被形象地称之为“弹幕”[1]。Niconico动画是弹幕视频网站的开创者。多玩国株式会社于2007年3月2日在日本申请注册该项技术专利，于2019年5月17日获得第6526304号“评论发布系统”（弹幕）专利，即“一种评论发布系统，其包括服务器、经由网络连接到服务器的多个终端设备”。

原告涉案专利附图[2]

多玩国株式会社与FC2株式会社之间的诉讼争议，正是围绕该“弹幕”专利展开。多玩国株式会社认为：FC2 Video网站使用的弹幕功能落入其第6526304号发明专利技术范围，从美国的“服务器”向日本国内的“用户终端”发送文件属于专利“系统”的“生产”。多玩国株式会社遂以侵犯其弹幕功能发明专利为由，针对FC2等向东京地方法院起诉，要求FC2停止侵权行为并进行赔偿。

东京地方法院认为 ：认定涉案专利系统属于专利法意义上的生产[3]，系统的构成要素需要全部都在日本国内制作。然而，FC2的评论发送服务器不在日本领土内，即专利系统的一部分不在日本境内。因此基于地域主义原则，法院驳回了多玩国株式会社的诉讼请求。

多玩国株式会社不服一审判决，向日本知识产权高等法院提起上诉。2023年5月26日，日本知识产权高等法院经过大合议作出二审判决，认为：涉案专利中评论的发送和接收是一体的行为，FC2评论的发送和接收是在日本国内进行，日本的用户终端承担该系统的重要功能，发明效果也产生于日本，且FC2的使用行为会影响多玩国株式会社的经济效益。最终认定FC2株式会社侵犯了多玩国株式会社的发明专利权，判决FC2株式会社停止弹幕功能并支付损害赔偿。

判决解析

日本知识产权高等法院考虑到该案件的重要性，在判决过程中，利用第三方意见征集制度[4]方式向一般公众、学者、专家等广泛征求意见。本案中，在征求公众意见后，日本知识产权高等法院给出了判断标准：即使当服务器位于日本国外时，也应当综合考量下列因素来判断日本国内是否存在生产行为。

A.实施行为的具体形态：传输和接收是作为一个整体进行的，日本用户终端收到各个文件的同时，FC2系统得以完成，因此可以理解为收发信都是在日本国内完成的。

B.在发明的诸多要素中，位于日本国内的各要素所发挥的功能和作用：位于日本的用户终端实现了判断单元和显示位置控制单元的功能，这些功能确保了视频上显示的评论互不重叠，从而实现了该发明的主要功能。

C.发明的效果产生于何处：以评论的形式提高用户交流过程中的娱乐性，这一效果在日本得以实现。

D.使用发明的行为对专利权人产生的经济影响：多玩国株式会社在日本国内使用该发明所能获得的经济利益，会受到FC2使用行为的影响。

FC2系统构成和运行说明图[5]

案件启示

“出海”企业应提前做好预案，以有效应对因他国知识产权政策的差异性所带来的法律风险。具体措施总结如下：

首先，在对目标国的相关知识产权法律与政策做好尽调的基础上，对企业的核心知识产权进行合规审查。知识产权的地域性不仅表现在其权属保护的地域限制上，也与不同国家的知识产权法律与政策息息相关。法律差异带来的后果包括两个方面：一是侵权风险增加，知识产权地域环境不同，在先权利亦有不同，这导致企业使用的相关技术等可能落入他人权利范畴，从而面临侵权风险。二是维权难度增加，知识产权相关法律政策的差异性增加了“出海”企业的维权成本，企业在目标国依法固定其知识产权权属需要新的投入。视频企业因其依托文化产业发展的特性，其核心知识产权往往关系着企业经营的核心业务，因此，保护好自身核心知识产权尤为重要，有出海需求的企业应当对目标国的相关知识产权法律政策做好预先研究，并对核心知识产权进行合规审查。

其次，建立健全知识产权风险防控机制，并在运营过程中根据当地最新动态，灵活调整风险防控系统。以其他世界大型企业的成功经验为例，若要保持并发展企业的技术优势，企业应当针对存在的及潜在的知识产权法律风险构建完善的防范机制，防止知识产权资源的流失，以强化企业的核心竞争力。具体包括：一是提高风险防范意识；二是培养专业人才，或与专业知识产权服务机构合作；三是强化企业内部的知识产权资产管理 ；四是建立知识产权预警制度及应急预案。有“出海”需求的企业还要注意根据目标国当地最新法律政策动态，及时调整知识产权风险防控系统。

最后，依托目标国的当地文化、法律特点与公司实际运营情况，开展企业知识产权布局，规划企业知识产权战略。对原有的知识产权资产进行固定、保护仅仅是第一步，文化生产类企业“出海”后的进一步发展，离不开对当地文化的汲取与融合。企业在发展核心业务的过程中，亦应当结合目标国的当地文化、法律特点与自身实际运营情况，围绕企业核心知识产权，在目标国逐渐完善知识产权布局、规划知识产权战略，从而为后续在其他国家的发展提供经验模板和法律托底。

综上，企业出海本身既是一种机遇也是一种挑战，只有在航行过程中不断适应航行风向，不断调整掌舵桅杆，才能做到平稳向前，成功抵达目的地。

注释：

[1]通过在用户之间共享视频的同时，将用户经由用户终端发送的评论叠加显示在视频上来促进用户之间交流的系统。

[2]来源：https://www.bilibili.com/read/cv25128477。

[3]《日本专利法》第2条第3款：第1项 在产品（包括程序等）的发明中，该产品的生产、使用、转让等（指转让和出租，如果该产品是程序等，则包括通过电信线路而进行提供）、进出口或提出转让等（包括为了转让而进行展览等）行为。

[4]在侵犯专利权诉讼等纠纷中，当事人认为必要时，可向法院申请听取其他当事方的意见，并向广大公众征集对有关发明专利法适用及其他必要事项的意见，要求其提供书面意见。该制度是2021年《日本发明专利法》修正案中引入的程序。

[5]来源：日本知识产权高等法院网站。

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