专利无效程序中“进一步限定”修改方式的几点观察和思考

林军 北京康瑞律师事务所律师  专利代理师

2017年4月1日起施行的国家知识产权局（下称“国知局”）第74号令修改了《专利审查指南》中关于专利无效程序中修改权利要求的方式，将“权利要求的合并”调整为“权利要求的进一步限定”，并定义“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

上述规定施行后，对其的理解曾经较为多元。为此，2017年11月，国知局发表了《对“权利要求的进一步限定”的理解与适用》（下称《理解与适用》），认为：“对‘权利要求的进一步限定’应当是：通过在所要修改的权利要求中补入原权利要求书中其他权利要求的一个或多个技术特征，形成一个新的保护范围更小的权利要求，以代替原来的权利要求。”

自第74号令施行至今已有6年。根据笔者的经验和观察，实务中对“进一步限定”的修改方式的理解趋于统一，国知局对其适用标准的把控愈发清晰，但也仍然存在模糊不清之处。

补入的技术特征应当实质性缩小保护范围

《专利审查指南》规定了进一步限定的修改方式应当起到的效果是“缩小保护范围”。一般而言，在权利要求中补入技术特征，自然会起到缩小保护范围的效果。然而，在有些案例中，合议组认为补入的技术特征不能实质性缩小权利要求的保护范围，从而认定这种修改不属于“进一步限定”。

例如，2022年3月8日 作 出 的 第54650号 无 效 决定中，涉案专利涉及一种通信方法，权利要求按照通信领域常见的“单侧”方式撰写 ：独立权利要求 1的主题为“一种由无线发射/接收单元（WTRU）执行的方法”，属于终端侧 ；独立权利要求13的主题为“一种用于在网络中提供通信的方法”，属于网络侧或服务器侧[1]。无效程序中，专利权人将权利要求1的从属权利要求3、4的附加技术特征并入权利要求13。对此，合议组认为，权利人在网络侧独立权利要求中加入终端侧的相关特征，并没有实质缩小网络侧权利要求的保护范围，不符合“进一步限定”修改方式的规定。

再如，2022年3月16日 作 出 的 第54757号 无 效 决 定 中，涉案专利权利要求1的主题为“一种用于片上系统 SoC的功率岛”，专利权人在权利要求1的从属权利要求中补入特征“所述片上系统SoC包括多个功率岛”[2]。 合议组认为，对于“保护的主题‘功率岛’而言，该表述并非是对功率岛的进一步限定，而是对‘功率岛’所在的‘片上系统SoC’的限定，……并没有产生实质性的限定作用，因而也没有缩小权利要求的保护范围”[3]，因此不能接受此种修改方式。

上述案例并未明确定义“实质性的限定作用”的内涵，也没有详细阐述拒绝这种修改的更深层缘由。笔者认为，其背后的逻辑至少可以从以下两个方面来理解。

其一是权利要求的修改应当符合公众预期。一般公众认为，一个权利要求中的特征，应当属于主题客体中实际存在的组成部分。如果在一个权利要求客体中加入了另一客体才可能具有的特征，则可以认为该权利要求“发生超出预期的变化”。

其二是更好地与侵权程序衔接4 。既然“进一步限定”的结果应当是“缩小保护范围”，那么，在侵权程序中判定保护范围的原则，也就理应用于判断“进一步限定” 是否符合规定。笔者认为，上述两案中的相关特征即使成功补入，也很可能在侵权程序中被认为属于使用环境特征[5] ；判断侵权时，仅要求被诉侵权方案能够适用于该环境，而被诉侵权方案是否已经用于该环境，则在所不论[6]。以第54650号无效决定所涉专利为例，即使在网络侧权利要求中加入终端侧执行的特征，该特征也仅用于描述与网络侧技术方案配套的条件或适用对象，很可能被法院认定为使用环境特征。所以，即使在案证据缺乏关于终端侧特征的直接证据，也不影响网络侧设备落入网络侧权利要求的保护范围。也即，终端侧的特征可能不会“实质性”影响网络侧权利要求的保护范围。

进一步考虑，笔者预测，除使用环境特征外，其他确定权利要求保护范围的原则，也有可能用于判断“进一步限定”的修改方式能否被接受，包括权利要求的主题名称对保护范围是否有实质性限定作用[7]、多主体权利要求中某些特征对保护范围是否有实质性限定作用[8]等。

“缩小保护范围”的对象是权利要求书整体

对于“缩小保护范围”的对象，存在两种不同的理解。第一种理解为，缩小的应该是被修改的单个权利要求的保护范围 ；第二种理解为，缩小的应该是权利要求书整体（即独立权利要求）的保护范围。

 第一种理解的起点是文义解释。《专利审查指南》规定 ：“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”对其进行直观解读，缩小的自然是被修改的权利要求的保护范围。确实，《理解与适用》也明确表述 ：“所谓‘缩小保护范围’是相对该被修改的权利要求的原保护范围而言。”

但实践中，国知局持有的却是上述第二种理解。例 如， 在2018年1月3日 作 出 的 第34493号 无 效 决 定 中，国知局明确，“进一步限定”修改方式是“对授权专利的权利要求书进行修改。如果……仅仅通过将从属权利要求的技术特征重新组合增加新的从属权利要求，则这种修改方式没有体现‘缩小保护范围’的要求”[9]。再如，在2022年3月31日作出的第55111号审查决定中，国知局重申 ：“权利要求的进一步限定是指在权利要求书中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征……若对独立权利要求不作进一步限定而仅对从属权利要求作进一步限定，则专利整体的保护范围并未缩小。”[10]可见，国知局认为“进一步限定”实际应导致独立权利要求的保护范围缩小，即权利要求书整体的保护范围缩小[11]。

在此问题上，最高人民法院更支持的可能也是上述第二种理解。在（2020）最高法知行终246号案件中，专利权人通过修改引用关系，实际上在权利要求4中删除了原权利要求3的特征。对此，最高人民法院认为，不宜直接认定该从属权利要求的保护范围变大。这是因为“实践中有相当数量无效程序所涉权利要求修改需将多个既有技术特征打散重新自由组合”，导致“难以准确认定新的某项权利要求是基于授权公告文本中哪一项权利要求所进行的修改”。也就是说，如果坚持保护范围缩小的是被修改的权利要求，可能出现不能明确确定“被修改的权利要求”从而无从比较保护范围的窘境。因此，需要“以原专利独立权利要求作为确定专利保护范围重要基准”[12]。

 笔者认为，上述两种理解在实践中的差异一般不大。无效程序中，专利权人进一步限定的往往是独立权利要求。如果专利权人仅仅进一步限定从属权利要求，其意图可能是既尝试保留保护范围较大的独立权利要求，又通过修改从属权利要求避免专利被全部无效的最差结果。这种行为有“试探”专利有效性、滥用程序之嫌，可能造成审查资源的浪费。对于是否允许此种“试探”，国知局有自由裁量之权。笔者认为，上述第二种理解，不失为专利权人权利与审查效率的合理平衡。

修改版本不被接受的后果尚待进一步明确

由于“进一步限定”的修改方式有不被接受的可能，在最终修改版本不被接受的情况下，以哪个版本的权利要求书作为无效审查基准，自然成为双方当事人寸土不让的争议焦点。根据笔者的观察，国知局对此问题有三种处理方式。

第一种处理方式

直接回退到涉案专利授权公告版本的权利要求书，中途所有修改版本均不被接受。其逻辑在于，如果专利权人多次提交修改版本，则每一个修改版本都应视作放弃了前一次修改。根据请求原则，国知局只应当审查专利权人最后保留的版本 ；如果最后一次修改版本不符合要求，则只剩下授权公告文本可以回退[13]。这种处理方式对专利权人无疑是严苛的，相当于专利权人由于对修改方式的把握不准确，而失去了修改权利要求的机会。

第二种处理方式

回退到最后一个符合修改方式和修改时机要求的权利要求书版本。例如，在前述第54650号无效决定案件中，专利权人在2021年10月24日、25日连续提交了两个版本的权利要求书。在10月25日版本的权利要求书不被接受之后，在专利权人要求且请求人没有异议的情况下，合议组最终以10月24日提交的权利要求书作为审查基准[14]。这种处理方式对专利权人更为宽松，但也有允许专利权人“试探”审查版本之嫌。在上述案件中，专利权人仅相隔一天就提交两个修改版本，显然早已有了第二个修改版本可能不被接受的预期。

第三种处理方式

不需回退，允许在不应被接受的修改版本的基础上，进行删除式修改。例如，在2022年8月17日作出的第57812号无效决定中，专利权人对独立权利要求1进行三次限定，得到了三个新的独立权利要求，因而不符合“进一步限定”的修改方式。虽然该修改版本不应该被接受，合议组仍允许专利权人在其基础上选择一组权利要求作为审查基准，或选择授权公告文本作为审查基准[15]。再如，在2021年5月26日作出的第50022号无效决定中，合议组认为，新的权利要求4、5符合“进一步限定”的要求，但新的权利要求7、8不符合“进一步限定”的要求 ；进而，合议组允许专利权人在口审时删除权利要求7、8，再以此权利要求书作为审查基准。这种处理方式相当于以不应被接受的修改版本作为临时基准，再允许在其基础上进行删除式修改。不难发现，第三种处理方式与前两种方式的区别在于，其以单个权利要求作为判断的单元，而不是将权利要求书作为一个整体来判断。这与本文前述第2点的“缩小保护范围”的对象应当是权利要求书整体，似有体系上的不符之处。

上述三种处理方式在近几年的无效决定中均有体现，可见国知局在此问题上的判断标准尚不清晰。在此情况下，律师、专利代理师应与合议组充分沟通，促成其选择有利于己方的处理方式。当然对专利权人更好的方式是确保对权利要求书的修改符合规定。

结语

在（2021）最高法知民终1022号案的公开庭审中[16]，焦点之一就是无效程序中“进一步限定”修改方式的条件和时机。庭审中，国知局阐述了其提高审查效率的考量，专利权人表达了其认为更合理的“进一步限定”的修改方式，最高人民法院则进一步询问了国知局调整修改方式规则的可能性。无疑，关于专利无效程序中“进一步限定”修改方式的规定，对专利权人、请求人乃至社会公众的利益都有重要影响。笔者认为，律师、专利代理师等应紧密关注审查实践的最新进展，在现有框架下充分合理应用规则。

 

1 ZL201580056369.7号中国专利。

2 见ZL201080024173.7号中国专利。该专利授权文本独立权利要求12的主题名称为“一种片上系统SoC”，包括特征“与所述多个功率控制相耦合的多个功率岛”。笔者推测，专利权人从权利要求12归纳出了特征“片上系统SoC包括多个功率岛”。

3 第54757号无效宣告请求审查决定书。

4 “更好地促进确权程序与侵权纠纷审理程序的衔接”是《理解与适用》声明的调整无效程序中修改权利要求的方式的价值目标。

5 见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第九条。

6 例如，对于主题名称为“一种网路插头上盖自动定位结构”的权利要求，特征“一含有多条内部芯线的网路线”仅用于描述该定位结构的适用对象，因此，被诉侵权产品缺乏网络线并不影响其落入权利要求的保护范围。见（2021）最高法知民终1921号民事判决书。

7 关于权利要求的主题名称的限定作用，最高人民法院曾论述，如果主题名称中的用途限定、效果限定对被保护的产品结构、组分等没有实质性影响，则对权利要求的保护范围不起实质性限定作用。见（2020）最高法知民终1469号民事判决书。另见《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.1节 ：“对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑， 但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。”

8 见（2019）最高法知民终147号民事判决书。

9 第34493号无效宣告请求审查决定书。

10 第55111号无效宣告请求审查决定书。

11 笔者猜测，这种理解可能源于（2019）最高法知行终19号案。该案中，专利权人以“进一步限定”的方式修改的恰好是独立权利要求，被修改权利要求的保护范围与权利要求书整体的最大保护范围恰好重合。 法院论述 ：“判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。”国知局似乎更加关注“独立权利要求”的表述，忽视了“作为修改对象”的限定。另见傅蕾，宾岳成.权利要求修改超范围的认定[J].人民司法，2021(02):82-85.

12（2020）最高法知行终246号民事判决书。

13 李婉婷，何炜.优秀学术论文|无效程序中与权利要求修改有关的问题[EB/OL].[2021/12/14].https://mp.weixin.qq.com/s/bcJ_wmFGyytm2MrkGJAOvQ.

14 见第54650号无效宣告请求审查决定书。

15 见第57812号无效宣告请求审查决定书。

16 该案为2023年4 · 26宣传周公开庭审案件。

 

文章来源：《中国知识产权》杂志202期

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