知识产权保护是自由竞争的例外，寻求知识产权保护时应当尊重他人在先合法权利，如《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第31条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”；《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第23条规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”。将他人在先获得注册的商标申请为产品外观设计专利的，如果在先商标核定使用的商品与外观设计专利产品不属于相同或类似产品且在先商标也不构成驰名商标，申请外观设计专利的行为本身不具有违法性，专利权人申请和实施其外观设计专利的行为不侵犯在先商标权，也不构成不正当竞争。但是，在相同或类似商品上将他人在先注册商标申请为产品外观设计专利的，该申请行为是否侵犯在先商标权，在司法实践中仍存在较大分歧。

对于将他人在先注册商标在相同或类似商品上申请为产品外观设计专利的行为，早期的司法实践认为，无论该外观设计专利是否已经实际实施，也无论该专利产品是否已经实际上市，该申请行为都侵犯在先注册商标权。

在路易威登马蒂利公司诉王军侵犯注册商标专用权纠纷一案中，原告路易威登马蒂利公司是“ ”商标的注册人，该商标核定使用于旅行包、女用小手袋、购物袋等商品。被告王军未经原告许可，将与原告商标完全相同的文字图形组合作为设计要素，申请了名称为“手提袋”的外观设计专利。原告认为，被告外观设计专利产品与原告商标指定使用商品相同或类似，被告外观设计专利一旦投入市场使用，势必给原告的商标权造成难以弥补的损害，故被告申请外观设计专利是对原告注册商标专用权的侵犯，原告请求法院判令被告不得实施其专利。北京市第一中级人民法院一审认为，被告外观设计专利产品为手提袋，原告注册商标核定使用商品为第18类旅行包、女用小手袋、购物袋等，二者属于同类商品，被告外观设计中不仅含有与原告商标相同或相近似的标识，且上述标识为被告外观设计中最主要的设计要素，被告外观设计产品一旦投入使用，足以使一般消费者误认为该产品为原告产品，故被告外观设计专利已构成与原告注册商标相冲突。虽然被告尚未实际实施其外观设计专利，但因该外观设计申请专利的目的即为投入市场使用，为避免被告使用其外观设计专利的行为对原告注册商标专用权造成侵害，应当认定被告申请外观设计专利的行为构成商标法第五十二条第五项中“其他侵犯注册商标专用权的行为”，故判决被告不得使用涉案外观设计专利。

王军不服一审判决并向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，原告注册商标核定使用的旅行包、背包，手提包、购物袋、公文包（箱）等商品与被告王军外观设计专利产品手提袋在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面均相同，应认定为类似商品。被诉外观设计专利产品主视图上突出使用的文字和图形分别与路易威登马利蒂公司注册商标的文字和图形相同，王军在其外观设计专利产品上的这种突出使用行为起到了标示商品来源的作用，已经构成了在同一种或类似商品上使用路易威登马利蒂公司注册商标的行为，虽然本案并无证据显示王军已实际将其外观设计专利产品投入市场使用，但其一旦投入市场即会不可避免地造成相关公众的混淆误认，侵害路易威登马利蒂公司的注册商标专用权，故原审法院判决王军不得使用被诉外观设计专利产品以避免实际侵害结果的发生并无不当。在随后的类似诉讼中，相同法院也都作出了相似判决。

虽然早期的司法实践明确判定将他人在先注册商标在相同或类似商品上申请产品外观设计专利的行为构成侵权，但对这一问题的争论并没有随着判决的生效而尘埃落定，司法实践也在反思这种认定是否恰当，并在新近的类似判决中做出了相反的认定。

在路易威登公司诉郭碧英侵犯注册商标专用权一案中，原告路易威登公司是“ ”注册商标的权利人，核定使用于玩具、跳棋、十五子棋游戏、高尔夫球专用手套等商品。被告以“LV”为主要设计要素申请了名称为“麻将（23）”的外观设计专利。原告认为该申请行为侵犯其注册商标专用权并提起诉讼。北京市第一中级人民法院沿袭了先前类似案例的判决思路，认为被告专利产品“麻将（23）”与原告注册商标核定使用的“跳棋”等商品，在功能、用途、生产部门、销售渠道及消费对象等方面均相近，二者属于类似商品。被告外观设计的麻将形状为长方体，与通常的麻将形状无异，仅在主视图设计有LV文字图形。该LV文字图形与原告注册商标均由LV文字叠加构成，图案设计基本相同。在此情况下，相关公众会将涉案专利产品误认为是原告的商品，从而给原告的注册商标专用权造成损害，被告专利已与原告注册商标专用权构成冲突。虽然被告尚未实际实施涉案专利，但因外观设计专利申请的目的即为投入市场使用，而该外观设计专利产品一旦投入市场，必然会给原告注册商标专用权造成损害，被告申请涉案专利的行为属于《商标法》第五十二条第（五）项规定的“其他侵犯注册商标专用权的行为”，判决被告郭碧英不得实施其被诉外观设计专利。

 

郭碧英不服一审判决并向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，侵犯商标专用权的行为通常是指非法使用他人商标的行为，而商标使用主要是指该商标与特定商品的组合并面向消费者的使用。将与他人商标相同或相似的标志申请外观设计专利的行为不属于面向市场消费者的非法使用商标的行为，该申请行为本身不属于侵犯注册商标专用权的行为。上诉人申请被诉外观设计专利的行为未侵犯被上诉人商标专用权，一审法院认定上诉人申请被诉专利的行为侵犯被上诉人的注册商标专用权显然不当。但是，尽管郭碧英申请被诉外观设计专利的行为未侵犯路易威登公司注册商标权，且本案也无证据表明上诉人已经实际实施其专利，但由于路易威登公司商标权确已构成被诉外观设计专利权的在先合法权利，该专利产品与路易威登公司注册商标核定使用的“跳棋”等商品已构成类似商品，该外观设计专利的主要设计因素与路易威登公司注册商标的图案也构成相似，被诉专利一旦实施，或者其专利产品一旦上市，相关公众很可能将该专利产品误认为是路易威登公司的商品，从而损害路易威登公司的注册商标权。因此，被诉外观设计专利已与路易威登公司注册商标专用权构成冲突，原审法院判定郭碧英不得实施被诉专利的结论并无不当。

将他人在先注册商标申请为产品外观设计专利的行为本身并未在商标法意义上使用他人商标，该行为不属于侵犯商标权的行为，故司法实践新近判决所表明的观点更值得肯定。当然，由于在先商标权确已构成该外观设计专利权的在先权利，二者已形成权利冲突。在先商标权人认为该外观设计专利的申请行为侵犯其合法权益的，可以寻求反不正当竞争法的保护，也可依法请求撤销该外观设计专利。

（一）将他人在先注册商标申请为产品外观设计专利的行为未在商标法意义上使用该注册商标

商标是对商品或服务来源的指示，商标至少应包含三个要素，即商标标样、商标所指向的商品或服务及二者之间的商业联系。商标在物理性质上由商标标样和特定商品或服务组成，但这个两个要素只是组成商标的物质因素，只有该商标标样与特定商品或服务建立起了相对稳定的联系，而且这种联系已经能够为人们所意识到，即消费者在看到该商标标样时能够联系到其所指示的商品或服务，该商标标样才会发生质的变化，才能成为作为商标权对象的商标。因此，商标标样与商标所欲指向的特定商品或服务是组成商标的物质基础，而商标标样与特定商品或服务之间建立起的商业联系是商标的灵魂，缺少这三个要素中的任何一个要素都不可能成为商标。

绝大多数侵犯商标权的行为都是对他人商标进行商标法意义上的使用的行为，因使用他人商标侵犯他人商标权也被称为使用性侵犯商标权的行为。在商标法意义上使用商标可以简称为商标使用，是指对商标标识在商标法意义上的使用，即将商标使用于商品或服务的行为，通常应包括对商标三要素的完整使用。商标使用不仅会使消费者看到或联想到商标标样，还能使消费者联想到该商标所核定使用的商品或服务，故可以说凡是对某个商业标识进行能够使消费者将其与特定商品或服务联系起来的使用，都是商标使用。商标使用本身有合法性使用和侵权性使用之分，商标权人对其商标的使用或他人经商标权人许可在特定商品或服务上使用该商标的行为就是合法使用商标的行为，未经商标权人许可在某些商品或服务上使用他人商标的行为则属于侵权使用行为。使用性侵犯商标权既包括对与他人商标相同或相似商标的使用，也包括将上述商标使用在与他人商标指定使用的商品或服务相同或类似的商品或服务上的行为。

侵犯商标权的行为主要是指在商标法意义上使用他人商标的行为。“构成侵犯注册商标专用权的基本行为是在商业标识意义上使用相同或者近似商标的行为，也即被控侵权标识的使用必须是商标意义上的使用，或者说必须是将该标识作为区分商品来源的商标来使用。倘若所使用的与他人注册商标相同或者近似的文字、图形等标识不具有区分商品来源的作用，也即不是用作商标，这种使用就不是商标意义上的使用，因而也不会构成对他人注册商标专用权的侵害。”未在商标法意义上使用他人商标的行为，除法律有特别规定外，一律不属于侵犯商标权的行为。如伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的行为只是对商标标样的使用，该行为本身并未指向特定的商品或服务，即并未在商标法意义上完整地使用他人商标，但仍基于商标法的特别规定构成侵权。在没有法律明确规定的情形，不宜扩张非使用性侵犯商标权行为的外延。

（二）将他人在先注册商标申请为产品外观设计专利的行为没有直接破坏商标的指向性

商标的指向性是对商标与特定商品或服务的联系的描述。商标是使用于特定商品或服务上的标识，商标在使用过程中会产生特定指向性，即指向其通常使用的商品或服务。商标的指向性通常表现为消费者或相关公众的认知，即相关公众或消费者在看到甚至意识到某一商标时，很可能会联想到该商标所使用的商品或服务。这样，商标就具有了指向性意义，即指向特定的商品或服务。对于具有良好声誉的商标来说，其能够引导消费者购买特定商品或服务，为权利人创造更多的经济利益，商标权也正是在这个意义上成为一种财产权。

侵犯商标权的行为都应指向商标与特定商品或服务的联系，或者说侵犯商标权的行为都会对商标的特定指向性造成侵害，表现为以混淆、淡化或者阻断等方式损害商标的指向性。如在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或相似商标的行为，混淆了该商标指向商标权人商品或服务的功能，使消费者误将该商标指向了侵权人的商品或服务，即使侵权商品或服务比商标权人的商品或服务具有更优良的品质，也是混淆了商标权人商标的指向。伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的他人注册商标标识的行为虽然并未直接破坏他人注册商标的指向，但鉴于上述商标标识而很可能被他人利用在相同或类似商品上，而该行为一旦实施必然构成侵权，损害他人注册商标的特定指向，故商标法特别规定伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的他人注册商标标识的行为属于侵权行为。

（三）申请观设计专利行为的自身特性决定了其不侵犯商标权

首先，申请外观设计专利的行为具有相对性，它是申请人将其外观设计向特定机关申请专利权的行为，由该申请行为产生的法律关系通常仅有两个具有相对性的主体，即申请人和该特定机关。申请专利的行为可能有两种后果，即获得专利权和未获得专利权，而无论是否获得专利权，通常都与社会公众或消费者无关，将他人注册商标申请外观设计专利不会影响消费者对该注册商标的混淆或误认。

其次，申请外观设计专利的行为不会破坏在先商标的特定指向性。商标的指向性是商标能够指示特定商品或服务的特性，申请外观设计专利的行为具有相对性，商品或服务的消费者一般不会关注外观设计专利的申请情况。即使其关注外观设计专利申请情况，申请人在取得外观设计专利权前必须经过公告程序，由特定机关对外观设计专利权的申请及权利状况进行公告，关注外观设计专利申请的人根据该公告可以正确识别该外观设计专利的权利状况，一般不至于同他人商标权相混淆，不会损害他人在先注册商标的特定指向性。

再次，申请外观设计专利的行为不是使用商标的行为。使用商标是指在商标法意义上使用，应在商标的完整意义上使用商标，能够使消费者认识到该商标与特定商品或服务之间的联系。申请外观设计专利的行为只是发生在申请人与特定机关之间，并不面向市场消费者，故与商标指向性无关，不属于在商标法意义上使用他人商标的行为。此外，申请外观设计专利的行为也不是实施专利的行为，且并没有法律特别规定其系侵犯商标权的行为，故将他人商标申请为外观设计专利的行为本身不属于侵犯商标权的行为。

综上，将他人在先注册商标申请为产品外观设计专利的行为不属于侵犯注册商标权的行为，但是，如果被诉专利图案与在先商标图案相同或相似，被诉专利产品与在先商标指定使用的商品或服务相同或类似，可以认定二者存在权利冲突，甚至可以判令禁止实施该外观设计专利，但不宜直接判定申请外观设计专利的行为侵犯在先注册商标权。此外应注意的是，将他人在先注册商标在相同或类似商品上申请产品外观设计专利后实际实施该外观设计专利的，该实施行为可能侵犯在先商标权，但申请外观设计专利的行为并不因此而转化为侵犯注册商标权的行为。

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