剖析337调查案件风险:巧妙化解美国“337调查”危机

总第3期 RALPH A. MITTELBERGER 律师 陆志明律师 马锋律师发表,[专利]文章

      编者按:近几年来美国国际贸易委员会一共启动了近百起涉及337条款的调查,其中1/4涉及到中国的70多家企业。而“337调查”的对象也大多指向了侵犯美国国内有效的专利权、商标权、著作权等知识产权领域。据美国国际贸易委员会透漏,中国内地已经取代中国台湾地区,成为亚洲败诉数量最多的地区。为了应对此类跨国官司,这次本刊特意请到三位美国律师从中国企业的实际情况和需要出发,介绍337条款的调查程序及证据收集、337案件的发展趋势、如何聘请律师、如何答辩、如何应对ITC的调查等情况。这不但对中国企业有借鉴意义,而且对受到“337调查”困扰的发展中国家同样具有积极意义。
剖析337调查案件风险:巧妙化解美国“337调查”危机

     过去一年中,针对中国内地公司向美国国际贸易委员会(ITC)提起的与专利相关的争议---以及ITC对中国内地公司进行的与专利相关的调查---要比针对任何其他国家的公司都要多。如此对中国的聚焦以前从未有过,颇耐人寻味。在ITC与知识产权相关的调查(即“337调查”)的首400宗案件中(1972年至1998年),只有五宗(约1%)案件涉及中国内地的公司。与此形成鲜明对比的是,2003年ITC受理的“337调查”案件中,针对中国内地公司的有25%之多。为什么会     有这种令人瞩目的变化呢?
中国内地公司成为焦点反映出中国越来越强大的经济地位,也反映出因此而引起的美国公司对其中国竞争者的特别注意。这种特别注意将会持续,并且可能会愈演愈烈。因此,有意在美国开展业务或者将产品出售至美国市场的中国内地公司应当清楚自己正越来越多地受到注意,竞争对手很可能利用337调查作为竞争手段,维护其美国的市场地位。中国内地公司如果忽视这一点,可能会冒被美国市场拒于门外的风险。

     ITC调查可能带来的严重后果
     ITC是美国政府的一个机构,它对不公平贸易的投诉进行调查并且在发现不公平贸易存在的情况下给予救济。对进口产品侵犯美国的专利(或其他知识产权)的不公平贸易的调查被称为“337案件”,因为这样的调查是根据美国1930年关税法案第337条进行。大部分337案件涉及专利侵权。虽然本文重点讲述涉及专利侵权的案件,其中的原则和程序基本上适用于与商标版权的侵权、滥用商业秘密、违反反倾销法律以及其他普通法上的某些投诉原因相类似的其他337案件。
337案件对被投诉的公司无疑是严重的威胁,因为ITC在发现确有违反第337条规定的情况存在时可能会对相关企业采取两种处罚措施:
禁止进口令---命令美国海关阻止被发现有对专利商标、或版权造成侵权或者采用其他与此相关的不公平竞争方式的产品进入美国。对特定公司的产品可能会给予限制禁止进口令,对来自美国之外任何地方的产品可能会给予普通禁止进口令。禁止进口令是针对该等产品而非产品所有人发出。因此,并不能简单地通过改变产品所有人名称而规避禁止进口令。
      禁止令---禁止列入名单的公司对受到禁止进口令限制的产品采取某种行为,比如,对已经在美国的侵权产品进行销售。违反禁止令可被处以罚款,最高可达每日十万美元。
      禁止进口令和禁止令可以同时运用,因此不利的ITC调查结果将阻止一个中国内地公司进入美国市场和已经进入美国的产品的销售。而且,专利权人通常在提交ITC投诉的同时向法院提起民事诉讼。ITC的裁决不会涉及是否应该作出赔偿,可是ITC对337案件的调查结果却可能影响到随后的法院判决。
      另外,337案件的法律费用非常昂贵。337案件中胜诉方不能从败诉方获得诉讼费用的补偿。因此,被投诉违反第337条规定的公司即使在337案件中胜诉,例如ITC最终作出投诉方的投诉不成立的裁定,仍将不得不为自己的法律费用“买单” 。当然,应诉人最终败诉也不用另外支付投诉方的法律费用。
      应诉人还应当考虑一个商业现实,即公司必须要确保可靠的、有把握的供货。当一种新产品产生而请求监管机构的批准(比如,药品要受到美国食物药品监管局的批准)或者冗长的资格检测(比如,用于生产半导体的设备以及电子设备)时,更是要确保其供货的可靠性。因ITC的一项裁定而使公司产品将来或许会被阻止进入美国,而这种可能性就可能使公司的客户去寻求另外的可得性更为明确的产品。

      针对中国内地公司的337案件的趋势
      针对中国内地公司的ITC案件尚未明显集中于某类产品,但是针对中国的高技术精密产品的案件似乎在增多。在过去的一年中,针对中国内地公司的337案件包括消费品(墨水笔、耳部保护装置、免熨衬衫、塑料容器以及宠物食品)以及许多高科技产品(光碟控制器芯片、集成块)。最近其他案件涉及到食物产品(乙酰磺胺酸钾---一种人工增甜剂)、电子产品(电子教育设备)、化学品(雄烯二醇)以及高关税的设备(农业产品)。
      和以前相比,中国内地公司似乎更敢于应诉337案件了。中国内地公司,包括许多香港公司,曾经倾向于对337案件不予理睬,结果很多公司被发出处罚性的行政命令。比如,在涉及到小型工具以及雄烯二醇(一种健美运动员所使用的营养补给品)案件中就发生过这种情况。最近,中国内地公司似乎开始以积极应诉的方式处理337案件。许多中国内地公司已经应诉成功,比如乙酰磺胺酸钾---一种人工增甜剂的生产商,或者已经能够就可能能接受的条款进行和解谈判,比如农用汽车的生产商以及小型工具的生产商。目前正在进行的ITC案件中的中国内地公司以什么态度应对337调查,还有待观察。
      到目前为止,还没有中国内地公司利用337调查来针对将产品进口到美国的竞争者。许多非美国公司,包括来自日本、台湾、瑞士、奥地利、德国以及英国的公司,都曾经提起过337案件。这些案件中有些是针对非美国公司,有些甚至是针对专利权人自己国家的其他公司。337案件对投诉方的国籍没有要求,它只要求投诉方在美国拥有和使用知识产权,所以非美国公司也可以提起337案件。随着中国内地公司越来越多地在美国获得并使用专利及其它知识产权,中国内地公司应当学会利用337调查来保护自己免受来自美国之外国家---甚至是来自中国的侵权产品的侵权。

      如何避免他人针对自己提起337案件?
      没有任何办法可以让一个公司绝对避免他人针对自己提起337案件,但是一个公司可以采取办法将这种案件发生的可能性降至最低。
337案件开始于专利权人向ITC提交投诉书。因此,最有效的办法是确保一个公司的产品对美国专利不造成侵权,并且能提供证据证明不存在侵权。在产品进口到美国之前,聘请美国专利律师对与产品相关的专利进行分析并决定产品是否可能构成侵权提供意见,是值得考虑的。如果律师认为不存在侵权,公司就可以带着不会被投诉或者就算被投诉也会胜诉的信心继续前行了。如果律师认为公司产品可能对某专利造成侵权,公司应该考虑是否可以“巧妙地绕开”该专利,或者获得使用该专利的权利(比如,通过获得对该专利的使用许可,或者购买该专利)。就侵权事项获得美国律师的意见,其成本远远低于在ITC或者法院的侵权案件中为自己辩护或者处理被裁决或判决侵权所造成的后果所需的成本。
      中国内地公司不应对他人提出的专利侵权的主张采取听之任之的态度。许多专利权人在向ITC投诉之前都会试图与进口公司达成某种商业解决方案。专利权人最通常的作法是,他们会与有嫌疑的侵权人取得联系并提出建议就许可事宜进行谈判。专利权人甚至会将其将要提交到ITC的投诉书寄给有嫌疑的侵权人。如果被投诉侵权人对这些不予理睬,专利权人可能会认为,除提出投诉或起诉之外已别无选择。对专利权人的要求不予理睬也可能会使专利权人认为有嫌疑的侵权人无法为自己辩护。相反,如果被嫌疑侵权的公司对专利权人的信函给予恰当的回复,或许能使专利权人放弃向ITC投诉的念头,或者双方进一步协商,以达成适当的商业安排。
     更为重要的是,中国内地公司应该非常重视已经提交至ITC的投诉书。投诉书提交至ITC后,ITC将向公众披露该337起诉书,然后在30天之内决定是否受理该案件。应诉人通常会收到投诉书。应诉人必须明白ITC一般会受理案件并将着手调查。因此,一旦提交投诉书,被投诉侵权人应当尝试与专利权人快速达成和解,或者着手准备为自己辩护。

     337案件的过程
     一旦ITC认定投诉书在事实上和法律上都足以支持一宗案件,它就会正式进行调查。每一个应诉人必须对投诉书中声称的内容提交正式的回复。未能回复或者未能参加随后的调查,可能会使ITC作出不利于应诉人的裁定并签发行政命令。
     每一宗案件由ITC移交给一位行政裁决官处理,他会制定一个时间表,确定一个调查结束日期(“既定日期”),并签发保密令以保护参与调查的各方提供的属于商业秘密的信息。调查阶段可能包括:
     质询——一方呈给另一方的书面提问,被呈交质询书的那一方必须如实进行书面回答;
     生产情况方面的要求——向其他方要求提供可能与案件中某些事项相关的书面材料。比如,信件、备忘录、技术规格及图纸、电脑记录以及其他物件;
     现场调查——在涉及声称生产工艺专利侵权的案件中,现场调查最为普遍。一方参观其他方的生产现场,并对生产现场进行录像;
     非公开出庭的作证——对了解某些相关事实的个人以及一方当事人的代表进行提问,所有的提问和回答由法院书记员作记录。作证证人必须如实回答这些问题,若给出虚假回答,可被投诉为作伪证。如果证人不能出席法庭作证,他或她的证言就可能被呈上法庭;
     传唤第三方——应一方的请求,ITC可以要求了解案件相关事实的非当事方提供文件并进行作证。
     调查旨在使各方能够从其它方获得所有案件相关信息,行政裁决官不会参与其中,除非出现争议。事实上,所有的调查都是由各方当事人各自的律师去完成的,并且律师在获得大量信息后因保密令的约束而不得向其客户披露。
     一方还可以提交完全或者部分终止案件的动议。争议中看来没有重大事实并且一方具有合法权利在一些或者所有事项上作出有利于其自身的决定的情况下,可能就会提交这种动议。或者,各方达成和解时也可能提交这种动议。行政裁决官就这些动议作出裁定,ITC可以接受、拒绝或者修改行政裁决官的裁定。
     如果未能基于动议结案,行政裁决官就会在案件受理约6个月之后在华盛顿举行一次正式的证据听证会。在听证会上,各方呈递了解事实情况的一个或多个证人的证言,以及用以支持己方及/或反驳对方的相关文件证据。典型地,各方还有一个或多个专家证人出席法庭。
     为在诉讼中胜诉,专利权人必须证明他有权实施诉讼中所涉之专利,证明进口产品至少对一项诉讼中所涉之专利造成了侵权或者进口产品是采用与诉讼中所涉之工艺专利相关的工艺来制造,证明在美国存在与被侵权专利相关的“国内工业”。国内工业是否存在,这要看该专利是否在美国被积极应用,或者关于该专利是否在美国对工厂及设备进行了重大投资,是否在美国投入了大量的人力、财力,或者是否在美国以其他方式(诸如通过许可或者对专利的研发)对专利进行实质性的开发。
      应诉人如果能够成功地反驳专利权人所必需证明的一项或者多项事项就能够占上风。例如,证明专利无效或者不可实施,证明被投诉的产品并无进口,或者证明并不存在与所声称的专利相关的国内产业,应诉人便成功反驳专利权人。
如果调查结果发现有违反第337条规定的情况存在,各方还就什么是ITC应当给与适当救济提供证据。
     大约三个月之后,行政裁决官基于听证会上的记录签发书面决定。行政裁决官的决定涉及到案件中事实和法律方面的争议,针对争议提出解决方案,并向ITC提出救济办法的建议。ITC的六位委员可以接受、修改、或者推翻行政裁决官的决定。ITC作出的裁定将立即生效,但是如果其裁定是存在不公平进口并决定签发行政命令,美国总统在60天内可以出于政治原因决定修改或撤销裁定。ITC的最终裁定可以上诉至美国巡回上诉法院。

      如何将337案件的影响减至最小?
      ITC案件对案件中所有应诉人都产生影响,胜诉方也不例外,因为ITC案件花费昂贵(各方必须支付其各自的法律费用,不管结局如何)。而且,参与一宗ITC案件,势必要在调查期间投入大量人力,各方都要承受很大的压力。
     但是,中国内地公司可以将337案件的法律费用减至最低。如果几家公司被投诉对同一专利造成侵权,这几家公司可以通过共同辩护分担法律费用。共同辩护有许多优势,但同时也会产生一些问题。比如,应诉的各方在市场上可能又是竞争者,共同辩护中要非常小心避免将竞争性的敏感信息披露予竞争者。同时,还必须采取预防措施以免部分应诉人与专利权人单独达成和解,造成其他应诉人处于不利的境地。
     采取共同辩护方式时,应诉各方必须确保律师不会以任何方式偏袒任何一个客户,如果律师可能在之前代表过或者在将来会代表其中一个客户,应诉各方更应注意。采取共同辩护方式时,最好选用以前从未代表过其中任何应诉方的律师代表所有应诉方,并对如何分担法律费用提前达成一致。有时,一位应诉人说服其他应诉人他将选用该应诉人的律师,共同分担法律费用。这种做法已经被证明是危险的。
      律师费是337案件诉讼成本的主要部分。简单地将律师费减至最低并非最好的策略,因为这样做可能会影响到律师辩护的质量。为了省钱而输了官司当然是不明智的做法。更好的方法是找到一位在ITC诉讼方面具有丰富经验并且应诉人对其有信心的律师,要求律师提出费用预算,然后就每一项预算进行商讨。聘用在美国(尤其是在华盛顿)和中国都有代表处的律师事务所很重要,可以大大节约成本。
      降低法律费用的另一种办法是在调查期间与律师有效合作。每个公司都不会乐意将敏感的商业信息向其竞争对手的律师提供。因此,许多应诉人会花大量财力避免披露重要文件和敏感信息。其实,大部分费用可以节省下来,因为ITC的行政裁决官一般要求当事人提供对方要求的相关文件和信息,律师与客户之间的特许保密通信以及律师的工作成果除外。一方仅通过对调查要求的异议就可以省下一大笔钱,而这种异议又是合理的。
      被投诉的中国内地公司应定期对自己的处境进行评估,并考虑在某些问题上达成和解是否对自己更有利。调查期间发现的事实可能会改变各方对案件可能结果的估计,并影响各方继续诉讼的风险以及达成和解的利弊。

      结论
      中国内地公司不能不接受一个事实------美国市场的竞争者,包括美国公司和非美国公司,都越来越注意来自中国的产品是否存在专利侵权,并且在发现可能存在侵权的情况下,越来越倾向于提出337调查的请求。中国内地公司应当充分认识这种趋势并做好应对337调查和解决争议的准备,不能对这种趋势和任何投诉置之不理。在中国内地公司出口到美国的产品遭遇其他进口产品的不公平竞争时,中国公司也应当考虑利用337调查来保护自己。

      作者:

      Ralph A. Mittelberger律师是美国海陆国际律师事务所知识产权诉讼部合伙人。他曾担任过美国国际贸易委员会(ITC)不公平进口调查部门专利处的负责人和监管律师,离开美国国际贸易委员会后,他作为代理律师处理过数十件337调查案件。

      陆志明律师是美国海陆国际律师事务所香港办事处的合伙人。他有国际公司业务、公司法、公司证券以及商业方面的执业经验。

      马锋律师是美国海陆国际律师事务所的知识产权律师。马锋律师有医学和法律背景。马锋律师有医学和法律背景。

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