怎样准备337调查答辩状

总第36期 北京市集佳知识产权代理有限公司合伙人 Cadwalader, Wickersham & Taft LLP律师 文/顾萍、Tony Pezzano、Kent Stevens、Jeffrey Liao发表,[专利]文章

顾萍,北京市集佳知识产权代理有限公司合伙人

Jeffrey Liao, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP律师

Tony Pezzano, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP合伙人

Kent Stevens, Cadwalader, Wickersham & Taft LLP合伙人

  任何向美国出口产品的厂商都有可能因其产品侵犯美国专利而被专利权人起诉,成为美国国际贸易委员会(InternationalTrade Commission -简称“ITC”)337起诉调查的对象。如果专利权人的指控成立,I T C将会签署“排除令”,要求美国海关禁止该被控产品进口到美国。因此,为了保证产品向美国的出口,被告一旦收到ITC的起诉状和立案公告,应当立即寻求应对策略来积极应诉。本文着重讲述ITC案件应诉的第一步,即怎样针对“起诉状和立案公告”准备答辩状。


  应诉337调查的第一步就是针对起诉状和立案公告准备和提交正式的书面答辩状。答辩状需依照ITC的程序要求,在被告收到起诉状和立案公告起20日内向ITC提交并送达,但在立案公告中另有指定或行政法官另有要求的除外。答辩状既可以书面形式提交,也可以通过http://edis.usitc.gov网站按照《委员会手册》中关于电子提交程序的规定以电子形式提交。


  答辩状必须遵守以下格式要求:

      >答辩应在白色纸上采用黑色书写,字迹应清晰;


  >版面大小不应超过6×9英寸,字号不小于11号字,采用两倍行间距,以每英寸6行为标准;

      >正文与脚注须采用相同大小的字号;


  >正文中超过两行的引用和脚注可采用缩进格式,单倍行距;


  >标题和脚注可采用单倍行距。答辩状的目录不是必须的。答辩状的首页须包括以下信息;


  >委员会名称(美国国际贸易委员会);


  >调查的名称(如:关于XXX产品的调查);


  >调查编号(如果有指定的话,如调查No. 337-TA-123);


  >被告以及在答辩状上签字的负责人、律师或代理人的名称、地址和联系电话。


  答辩状的第一部分须使用标题,如“针对起诉状的具体答辩”。本部分应针对起诉状中的每一项指控一一作答,通常使用与起诉状的各标题和编号相对应的子标题和编号,并在脚注中声明:标题仅作结构划分之用,不代表被告承认原告所指控的内容。被告针对起诉状的每一项指控必须逐一认真回答,未作回答的指控将被视为成立。通常涉及事实的事项,如被告公司注册地、营业地址等,被告都会予以承认,但在进行承认的时候要注意指明具体承认的内容,以避免被视作普遍承认。对涉及根本法律问题的指控进行答辩时,例如原告确信自己的产品没有侵权,没有非法进口行为,或者被告的专利无效、不可执行, 那被告就应该明确地对这些指控进行否认。此外,对起诉状中的段落中有多个指控的,无论对具体指控承认与否,被告都应该先作出普遍否认的陈述,对于可承认的指控再单独承认。如果被告缺乏足够的信息而不能判读某项指控是否正确(例如,原告的专利是否在美国存在国内产业),则应该明确声明因被告缺乏足够的信息而否认此指控。在此给出几个示例,对起诉状进行答辩时可采用类似语句。


  >被告承认其为有限责任公司,主营业地址位于________________。除了所承认的事项外,被告否认起诉状第____段的指控。


  >被告否认侵犯了美国专利第XX号的任何有效的、可执行的专利权利要求。被告进一步否认其存在任何非法进口、为进口而销售和(或)进口后再美国销售的行为。除了所承认的__事项,被告否认起诉状第____段的指控。


  >被告无法获知起诉状第____段的指控是否真实,因而否认各项指控。


  第二部分是“针对立案通知的具体答辩”部分。本部分通常对违反337条款予以否认。在立案通知书中会有这样的例行的段落:“本委员会根据1930年关税法第337节(b)条规定,决定发起调查以确定……”。被告在答辩中可以采用与此段类似的措辞。


  下一部分,答辩状中应该提供根据“ITC规则”要求的附加信息,可以冠以标题“根据ITC规则第210条13(b) 款的声明”。这部分应包括被控产品进入美国的“进口数量和价值”的统计数据,对于被告为进口商的,被告还应提供“被控进口商品的美国协调关税表(Harmonized Tariff Schedule)代码”。美国协调关税表是一个复杂的系统,每种进入美国的商品都分配有一个10位分类编码,以及对应的当前关税,该表可在网站http://www.usitc.gov/tata/hts查询。“ITC规则”进一步要求“每一项答辩还需包括关于被告对该项产品的生产能力以及美国市场对该产品的重要性响的声明。如所控进口产品不是被告生产的,需指出其供应商的名称和地址”。


  被告不可以在同一个337调查中提起反诉。除非在另一个针对原告的337调查中提出,否则被告所提起的反诉会被移送至平行的美国联邦地方法院。不过被告可以提起抗辩理由,以“抗辩”作为标题。常见的抗辩理由举例如下:


  ( 1 ) 被告不侵权-被控商品没有实施涉案专利


  ( 2 ) 涉案专利不具新颖性(obviousness)-涉案专利无效,因为其对于“发明技术的本领域普通技术人员”而言,基于现有技术(如该发明之前的公开出版物或其他公众已获知的技术)是不具新颖性的。


  ( 3 ) 涉案专利不具创造性(anticipation)- 涉案专利无效,因为其相同主题已经被其他的单独在先技术显式地或隐含地公开。要成功建立新颖性或创造性的抗辩理由,被告要证明专利审查员在基于其所参考的现有技术资料授予该项专利时审查有错误,或者找出审查员未考虑到的当时现有技术。


  (4)涉案专利缺少书面描述-涉案专利无效,因为专利说明书的描述不足以表明发明者在专利申请时就实际拥有该专利的技术。


  (5)涉案专利不可实施-涉案专利无效,因为专利说明书中的相关描述不足以让该领域普通技术人员实施该专利


  (6)涉案专利缺少最佳模式-涉案专利无效,因为专利中没有公开发明者使用该发明的最佳模式。
  (7)专利权人滥用专利-该专利不应被执行,因为专利权人以非法打压竞争者的方式滥用该专利


  (8)专利权人申请专利过程中的不正当行为-该专利不应该被执行,因为该专利是通过欺诈手段从专利局获得的,例如在申请专利的过程中,专利权人向专利局隐瞒实验结果或与专利性有关的重要的现有技术。


  (9)被告是授权使用-被告对涉案专利的使用经过了原告授权,例如之前的授权书或和解协议;


  (10)涉案专利没有形成美国国内产业-专利权人没有在美国自己实施该专利,也没有授权他人使用该专利,因此涉案专利在美国没有形成国内产业,因而不符合ITC的337条款的起诉要求。


  在答辩状中,被告应该尽可能地明确这些抗辩理由。换句话说,被告应该指明抗辩理由的具体的事实基础。例如,当做不侵权抗辩时,如果有充足的信息,被告最好提供涉案专利与被控侵权产品或其生产过程进行比对的“专利权利要求与被控产品对照表”,并附以相关的被控产品的图片、照片,或清晰标注的产品生产过程 。不过,由于“ITC规则”并不要求被告必须在答辩状中提供上述对照表,因此在实践中,如果没有足够的信息,被告通常并不都会在答辩状中提供上述对照表。而在调查进入证据交换(discovery)阶段时,被告在答复原告的有关侵权的争议质询时,也会最终提供此对照表。对于缺乏新颖性和创造性的抗辩,被告应提供所基于的现有技术的复印件,并说明该现有技术如何使得涉案权利要求无效。此外,“ITC规则”指明,如果可行的话,每个被告都应在提交答辩状时提供其进口或销售的被控产品以作展示,除非该产品原告已提供。大型或有毒产品除外。但在实践中,很少有被告会提供被控产品的样品。


  答辩状至少应当由一位诉讼律师签名;或者,如果被告没有委托律师,由授权负责人或代表签名,并注明签字人的地址和联系电话(如果有的话)。答辩状一定要真实无误,否则ITC会对相关律师、律师事务所或被告本身执行制裁。


  提交答辩状时,被告必须做出四项陈述,该陈述通常放在答辩状附属的“举证声明”页,由被告的负责人签字。“举证声明”的格式如下:


  举证声明


  我,[负责人姓名],声明以下陈述属实,如有不实依照“联邦法规”第19卷第210.4(c) 条和第210.13(b)条受伪证之罚。


  1、我已阅读前述“起诉状和立案通知的答辩状”(“答辩状”);


  2、答辩状并无基于不当目的,如对该调查或相关进程造成扰乱或不必要的拖延,或增加不必要的调查成本。


  3 、据我所知、所获悉且所相信,并且基于合理的询问的基础上,答辩状中的主张、辩护及其他法律论点是基于现存有效的法律之上,或者是基于现存法律的合理的引申、变更、反对或者变更的论述;


  4、答辩状中的主张及其他事实论点都有证据支持;如果需要在进一步的调查或证据交换中会通过合理的机会获得证据支持的话,答辩状中也已经说明;


  5、答辩状中对事实争辩事项的否认是有证据基础的;如果对事实争辩事项的否认是基于不知情或不确信,答辩状中也已经说明。


  日期:___________
  [负责人姓名]
  [负责人职位]
  [被告名称]


  此外,被告还需为答辩状准备一份送达证明,明确答辩状送达至ITC秘书处、本案行政法官、本案ITC调查法律顾问、原告或原告的律师,送达证明还需列明以上人员的相应邮寄地址、送达方式(如联邦快递、美国邮政等)和送达日期。行政法官通常会在“本案基本规则”中规定原告、被告和行政法官之间的可允许的和送达方式。


  有时答辩状中会包含商业秘密、客户信息、营业收入、利润、损失、开销等商业机密。这些商业机密具有商业价值,如透露给对方会对自己的竞争地位带来损害。例如,前面讨论过的“ITC规则”第 210条13(b) 款要求提供的产品生产过程信息就可能属于商业机密。通常,行政法官会在调查开始的时候签署一个“保护令”,要求采取特定的程序维护当事人双方的商业机密,并指定有权获取商业机密的人员。一般来说,律师有权看到对方的商业机密,但公司内部法律顾问无权看到对方的商业机密。如果在提交答辩状之前行政法官还没有签署保护令,当事人在提交答辩状时,可以向ITC提出保密申请,在答辩状首页注明“本文书包含商业机密”,并覆盖答辩状中需要保密处理的内容,此外当事人要另附一份无覆盖保密内容版本的答辩状。在向ITC提交保密版答辩状后10个自然日内,被告应将无需保密版本的答辩状送达其他当事人。


  本文所讲述针对起诉状和立案通知的答辩状的准备只是应诉337调查的第一步。答辩状是被告应诉337调查的基础,按文中所述,即时有效地对原告的主张进行对抗显得尤为重要。在337调查的开始阶段认真详尽地准备和应诉,对最大可能的避免“排除令”,保护被告向美国出口被控产品的权利至关重要。

分享到:


免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

近日,广药集团就“王老吉”商标起诉加多宝侵权案一审胜诉。根据判决结果,加多宝需向广药集团赔偿超过14亿元。对此,加多宝表示将提起上诉。在“王老吉”商标案中,加多宝和王老吉到底孰是孰非?你认为一审判决结果合理吗?

合理
不合理
难说