外观设计专利申请经历过渡期

总第39期 China IP 文/鲁周煌发表,[专利]文章

  自2 0 1 0 年2 月1 日起开始同步实施的《专利法实施细则》( 以下简称《细则》)和《专利审查指南》(以下简称《指南》)至今已有3个多月,对本次《专利法》修改的重头大戏--外观设计专利的影响开始逐步凸显。北京三友知识产权代理有限公司的专利代理人陈坚就告诉本刊记者:“从新《专利法》出台到《细则》、《指南》实施,期间曾面临的空白和困惑,目前已开始渐渐有了答案,情况也开始变得明朗起来。”
  “门槛”其实并不神秘
  相比以往, 修改后的《专利法》提高了外观设计的授权标准,其中,新颖性标准由原来的“相对新颖性”变为“绝对新颖性”,而 “授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别”则提出了更加严格的“创造性”标准。类似发明和实用新型“ 新颖性”和“创造性”的授权标准的引入,使得外观设计专利的授权门槛有了大幅度的提升。对此,国家知识产权专利局初审及流程管理部副部长何越峰就做了一个形象的说法:“如果09年10月以前的外观设计专利申请的门槛是5公分的话,新《专利法》的门槛则提升到30-35公分。用现在的标准来看,去年10月份之前的专利申请可能有70%都得不到授权。”
  以往,一项新的外观设计专利只需不与在先设计相同或相近似,而本次提高授权门槛,代理人陈坚表现的很乐观,他向记者举了两个例子:以前,因为只能在相同或相近类别中检索,那么即使一个玩具汽车完全抄袭了某汽车的设计,也只能在玩具类别中检索相似设计,“这样就导致很多简单的转用,拿着别人的设计换一个类别去申请,即使进入无效程序也不能被无效掉。”陈坚说,“同时,按照新《专利法》之前的评判标准,一件设计只能和一件设计做比较,比如A设计和B设计相组合形成C设计,只能A和C比较,或B和C比较,这样就出现了很多简单的抄袭,且后期也很难被无效。而现在看来,设计C被无效就变得很容易了。门槛提高使得很多简单的拼凑组合和抄袭得到有效遏制,对提高外观设计行业的整体设计水平将会有很大的促进作用。”
  在实践中,去年10月份之前的外观设计专利被无效的比率在50%左右,然而,从5公分一下子上升到35公分的门槛大跨度,对国内企业来说,是否会有些吃不消呢?陈坚认为,事实其实并非如此,门槛也并非如此沉重和神秘。
  “ 新《专利法》之前的外观设计评判标准,有的人认为只是新颖性标准,有的人认为是创造性的标准,有的人认为是在两者之间。但是从以前的法律实际执行来看,标准其实在旧法时就有了逐渐的提高,在判断现有设计和先前设计相比较是否具有新颖性的时候,其实还是有创造性标准的考虑在里面。很多人可能没有注意到,这个台阶不是一个简单地质地跨越,实际在《指南》的几次修改过程和复审委的实践中,标准已经有了慢慢的提高。”陈坚解释说。
  但是,因为新《专利法》“创造性”标准的提高只适应于2009年10月1日之后的申请,截至本文发稿前,这样的申请还没有得到授权,而标准对此产生的影响到底有多大,还需要等待几个月后才能出现的最新案例上看出分晓。
  维护在先权利人的利益
  在我国,先前的权利人要想对现有的一项外观设计专利提出无效和侵权诉讼,往往需要耗费很大的精力和成本,在先设计和现有设计相冲突后的新变化,集中在2月1日实施的《专利法实施细则》的修改上。
  在旧的《实施细则》中,针对一项与在先权利相冲突的外观设计专利,在先的权利人要对其提出无效理由,需提交法院或相关行政机关生效的判决或决定,之后才能向复审委员会提出无效申请。对于该程序,陈坚认为:“这样实质上使2001年修改的《专利法》‘不得与在先权利相冲突’的规定就落空了。因为权利人要提出无效申请,必须先要拿到这个判决或决定,但是它的取得是很难的,法院有时候不会做这个决定,而工商部门一般会有产品侵权的决定而非相冲突的决定,而且还要生效,这样往往导致诉讼的时间会拖的很长。”
  此次《细则》的修改,删掉了这一程序,而只需要在先权利人提供两者相冲突的证明,证明其在先的权利。“《审查指南》对于这一点也都有相关的规定,这样就会使得在先权利受侵犯的人,维护自己权利的时候相对容易的多。”陈坚说。
  “摸索前行”的简要说明
  在本次《专利法》修改中,将简要说明上升成为必要的法律文件,内容包括产品的名称、用途、设计要点及照片等,从而对图片或者照片所不能准确表达的内容进行补充说明,以便在必要的情况下,对外观设计不太清楚的地方有一个必要的解释,同时也让公众了解该设计的要点。
  然而,对于简要说明,代理人在实际工作中却显得异常小心翼翼。
  陈坚告诉我们:“对于简要说明,立法的初衷是为了使专利权人在申请时能对自己的设计有一个相对好的描述,也令公众比较清楚的了解该设计的情况和要点,以便以后应用到
  专利侵权诉讼中。但现在简要说明在侵权诉讼中具体起到一个什么样的作用,实际上还不是非常明确的,在最高院的司法解释中,也没有明确的回答。”
  正是这样不确定的因素,造成目前很多代理人在写简要说明的时候非常踌躇,因为担心对今后的权利产生限定或者影响,代理人不敢写的太多或者太详细。陈坚举了一个例子,比如一个茶杯的外观设计专利申请,在简要说明中写明其设计要点在手柄部分,今后遇到侵权诉讼,法院也许就会认为他人的手柄设计只要不与其相冲突就不构成侵权,这样对专利权人来说就会落入一个尴尬的局面。“所以我们现在也不建议客户写的太详细,原因就在这里,因为对于以后的侵权判定标准,现在还不是很明确。”陈坚显得有些无奈,“所以目前在写一个产品设计要点的时候,简要说明里会写到该产品的要点是在形状或者和图案相结合等方面,而这样却是和当初立法的初衷相违背的。”
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