宝马诉“世纪宝马”:剑指“傍名牌”

总第39期 China IP 文/聂士海发表,[商标]文章

  20 1 0 年4 月2 1 日, 最高人民法院发布了“2 0 0 9年中国法院知识产权司法保护10大案件”,由北京集佳知识产权代理有限公司商标代理人马强和北京集佳律师事务所张亚洲律师代理的宝马诉“世纪宝马”商标侵权及不正当竞争案榜上有名。据最高人民法院知识产权审判庭负责人介绍,这1 0大案件是经过各级人民法院层层筛选和推荐产生的,其典型意义不仅在于明确了一些具有普遍性的法律适用疑难问题,更在于产生了比较大的社会影响。
  另据了解,在此之前,本案还被中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会(以下简称品保委)评选为 “2 0 09-2 0 1 0年度中国知识产权保护十佳案例”之一。
  典型的“傍名牌”案例
  本案之所以受到业内外的广泛关注,与原告宝马股份公司(以下简称宝马公司)系全球知名的大企业不无关系。作为“地球人都知道”的汽车生产商,宝马公司的品牌标志亦被人们所熟知。
  据了解,宝马公司成立于1916年, 该公司的“B M W及图” 、 “BMW”、“寶馬”商标经中国商标局核准注册,核定在第12类“机动车辆、摩托车及其零件”商品上使用。另外,“BMW”商标经由宝马公司通过马德里国际注册程序,自1997年3月26日在中国获得领土延伸保护,核定使用商品为第25类服装、鞋、帽等商品。
  2001年,宝马公司授权宝姿公司控股的厦门宝姿服饰有限公司和世纪宝姿服装(厦门)有限公司在中国境内于有关服装、服饰商品上使用“BMW”商标,宝姿公司是经宝马公司授权在世界范围内生产与销售带有“BMW”标志服装的企业之一。
  “BMW” 服饰带着“ 宝马生活方式(BMW LIFESTYLE)”进入中国,并成功地开拓了服装市场。根据公开资料显示,“宝马生活方式”专卖店已经在全国20多个城市设立了40余家分店;而“BMW LIFESTYLE”就是宝马公司销售BMW品牌服饰的广告用语,可缩写为BMWL。与此同时,宝马公司2003年3月17日注册了bmwlifestyle. cn和bmw-lifestyle.cn域名。
  本案被告深圳市世纪宝马服饰有限公司(以下简称世纪宝马公司)、家多润商业股份有限公司在其生产、销售的服饰产品上使用了“MBWL及图”、“MBWL”标识,以及含有“宝马”文字的企业名称。
  2008年8月,集佳律师事务所接受宝马公司的委托,向世纪宝马公司等侵权人提起诉讼。
  “世纪宝马公司的‘MBWL’商标无论是从外形还是发音上比较,均与宝马公司的‘BMW’商标构成近似性,极易造成混淆,而且 ‘MBWL’商标使用在涉案商品上足以造成相关公众误认为是宝马公司生产、销售的,侵犯了宝马公司的商标权。世纪宝马公司的侵权行为具有明显的主观恶意,对宝马公司的商标信誉造成了损害”马强在接受本刊记者采访时表示。
  张亚洲向本刊记者介绍,经过长期的使用,“BMW”商标已经具有较高的知名度,因此宝马公司对该商标享有无可争议的在先使用权,并有权禁止任何人在相同或类似商品上使用相同或近似的商标。同时,张亚洲还认为,世纪宝马公司的企业名称中含有“宝马”,域名为“bmwl.com”,实际使用商标为“bmwl蓝白图形”等行为,均表明其主观恶意。
  湖南省高级人民法院经审理认为: 被告世纪宝马公司使用 “MBWL及图”、“MBWL”,以及含有“宝马”文字的企业名称,容易使相关公众对使用驰名商标和被诉标识的商品来源产生混淆和误认;被告家多润商业股份有限公司销售侵权商品,亦构成对原告的商标侵权和不正当竞争;被告傅献琴作为世纪宝马公司的职员,明知世纪宝马公司从事侵权行为而提供银行账号供其使用,为实施侵权行为提供了重要的便利条件,同样构成商标侵权和不正当竞争。
  2009年12月,湖南省高级人民法院做出一审判决,判令三被告停止侵犯原告注册商标专用权和不正当竞争行为,在全国性报纸上刊登致歉声明以消除影响,世纪宝马公司和傅献琴赔偿原告经济损失人民币50万元。本案一审判决后,当事人在法定期限均未提出上诉,该判决已生效。
  利用“影子公司”实施侵权
  “本案的一个突出特点是,被告通过在域外设立‘影子公司’的方式来达到‘傍名牌’的目的。”张亚洲对本刊记者说。
  “世纪宝马” 此前曾公开表示,其2004年进入亚洲,由香港世纪宝马集团公司总代理,2005年进入中国大陆市场,由深圳市世纪宝马有限公司中国总代理。在此之前的业务主要在欧洲进行。但根据调查显示,所谓的“香港世纪宝马集团公司”其实就是一个“影子公司”。
  记者从有关部门了解到, 一直以来,许多大陆企业通过在域外(主要是香港)设立“影子公司”的方式用以达到规避某种“风险”的目的。在早些年,实施这种行为多是为了避税、躲债或转移国有资产。而近年来,“影子公司”利用香港宽松的公司注册制度进行仿冒商标的活动开始呈现上升趋势。香港相关政府机构,如知识产权署、公司注册处等虽已采取了多项行政措施以减少此类行为的发生,但收效甚微。
  据马强介绍, 自2 0 0 5 年起,被告“ 世纪宝马” 利用香港公司“世纪宝马集团公司”、侵权域名www.bmwl.com.cn、不当注册商标 “B M W L及图”在全国大肆发展加盟店,赚取高额非法利益。
  此外, 在本案中还涉及自然人参与共同侵权的事实。被告之一傅献琴作为世纪宝马公司的职员将自己的银行账户提供给世纪宝马公司收取加盟保证金、货款。为此,集佳律师协助宝马公司及时向法院申请对侵权自然人用于侵权用途的账户予以冻结,实行财产保全并判决其与世纪宝公司承担连带赔偿责任,这是共同侵权责任人的连带赔偿问题在本案中的体现。
  先认驰名再认侵权
  湖南省高级人民法院经审理认为:原告的注册商标经过长期使用,广泛宣传,已成为驰名商标。原告作为驰名商标的权利人,其合法权利应当依法受到法律保护。
  本案被推荐为品保委“ 2 0 0 9-2010年度中国知识产权保护十佳案例”的一个重要理由是:宝马股份公司注册于第12类机动车上的三个商标“BMW”“BMW及图”和“宝马”在本案中被认定为驰名商标。尽管侵权是发生在宝马已有注册的第25类服饰产品上,但是集佳律师通过提交大量的使用证据,在事实和法律上进行充分论证,最终使法院作出判决时认定上述三商标为驰名商标,并进一步认定被告商标侵权及不正当竞争。
  品保委充分肯定了本案中集佳律师通过“认驰”来认定侵权的做法,认为此举“开创了司法实践的先例,对知名外商企业在司法案件中申请认定驰名商标提供了良好的范例”。
  本案还被评为“ 2 0 0 9 年中国法院知识产权司法保护10大案件”之一,最高人民法院在阐述其典型意义时指出:本案涉及驰名商标和有较高知名度的企业字号的法律保护, 其裁判有效遏制了“ 傍名牌”、“搭便车”的不正当竞争行为。本案中, 法院综合考虑原告注册商标的显著性、市场知名度,依法认定原告的注册商标为驰名商标,进而认定被告在服装、服饰商品上使用与原告注册商标相近似的 “MBWL及图”、“MBWL”标识,容易造成相关公众误认为被告生产、销售的商品系经原告授权或与原告具有许可使用、关联企业关系等特定联系,不正当地利用原告驰名商标的市场声誉牟取不法利益, 从而对原告合法利益造成损害,构成对原告注册商标专用权的侵犯。此外,法院还明确,在明知他人企业字号具有较高知名度的情况下,仍将该文字组合登记为企业名称中的字号进行商业使用,明显违背诚实信用原则和公认商业道德,有意误导公众,属于典型的不正当竞争行为。
  行政诉讼宝马再胜
  早在提起民事诉讼之前, 宝马公司即于2 0 0 5 年1 1 月1 日向国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称商评委)提起撤销注册商标 “MBWL” 的申请, 认为世纪宝马集团有限公司(下称世纪宝马集团) “MBWL及图” 商标系对其 “BMW Lifestyle”系列服饰商标的刻意模仿。
  2009年5月4日,商评委作出第3246546号“MBWL及图”商标在皮鞋、服装、帽商品上予以撤销的裁定,在领带等其余商品上予以维持。
  商评委在裁定书中认为, “MBWL”商标和“BMW”商标均为图形组合商标,而字母部分仅有一个字母之差,两商标的图形部分均为内外两个圆形,整体视觉效果较为近似。同时,在实际使用中 “MBWL”商标的蓝白相间图样,与宝马公司“BMW”商标的蓝白相间图形十分相似,加之世纪宝马集团企业名称中含有“宝马”二字,网络域名为www.bmwl.com.cn,更易使消费者对商品来源产生混淆、误认。因此,两商标已构成近似商标。故商评委作出如上裁定。
  因不服商评委作出的裁定,世纪宝马集团于2009年9月9日将商评委告上法庭,宝马公司作为第三人参加了诉讼。2 0 1 0 年4 月1 2 日, 北京市第一中级人民法院(下称一中院)开庭审理了此案。
  北京一中院经审理认为,争议商标与引证商标整体的视觉效果近似,两商标使用在类似商品上容易导致相关公众对商品的来源或者原告与第三人有某种关联产生误认,从而损害原告和相关公众的合法权利。两商标构成类似商品上的近似商标, 商评委认定争议商标在皮鞋、服装、帽等商品上注册违法是正确的。2010年4月26日,北京一中院对此案作出一审判决,维持商评委裁定。
  “世纪宝马”变身“丰宝马丰”
  据《每日经济新闻》报道, “世纪宝马”现已改头换面,其所注册的网站(www.mbwl1961.com)也已无法打开。4月15日,“丰宝马丰”品牌有关负责人表示,该品牌将接替原先“世纪宝马”经营,由于商标纠纷,原先的“世纪宝马”服饰已经不再生产,以前的加盟商如果想继续做的话,就用丰宝马丰的品牌。
  本刊记者通过网络搜索“ 丰宝马丰”,发现目前使用该品牌的是一家名为“广州世纪宝驰服饰实业有限公司”的企业。该公司网站(http://user.efu.com.cn/fhq/bmwl/)上显示,其自称是“德国世纪宝马集团股份有限公司” 中国区总代理,并自“2005年开始执掌德国世纪宝马集团股份有限公司在中国大陆的商务代理和市场执行”。
  有意思的是,“丰宝马丰”的品牌标志与原“世纪宝马”的商标如出一辙,只是变得更为简化了,去掉了文字,只保留了图形,但看上去比原先的更像是“宝马”商标了。
  据了解,一些工商行政管理部门已经注意到“丰宝马丰”的品牌标志,认为其构成侵权,正在采取相应的查处措施进行打击。
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