域名持有人的“反向侵权”——蒋某诉飞利浦公司计算机网络域名纠纷案评析

总第4期 上海市第二中级人民法院 杨煜/袁秀挺发表,[专利]文章

  编者按:根据最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条的规定,注册、使用的域名与他人的注册商标相同或近似,且无正当的注册、使用理由,并足以造成相关公众误认的,应认定为恶意注册、使用域名。作为中国首例因域名持有人不服国际域名争议解决机构的裁决而提起的诉讼,蒋某诉飞利浦公司计算机网络域名纠纷案一度受到国内外很多业内人士的关注,其中涉及的法律问题在具有普遍意义的同时也不乏相对的特殊性,本文作者系当时审理该案的两位主审法官,希望他们的这篇执法手记能够帮助读者更加深刻地感受中国类似案件的司法实践。


  【案情】
  蒋某于2002年3月1日注册了philipscis.com域名,荷兰皇家飞利浦电子股份有限公司(以下简称飞利浦公司)于2002年7月19日向世界知识产权组织(以下简称WIPO)仲裁与调解中心投诉,认为蒋某注册该域名侵害了飞利浦公司所拥有的PHILIPS商标权,请求裁决将该域名转归飞利浦公司所有。WIPO仲裁与调解中心于2002年9月19日裁决将争议域名转移给飞利浦公司。蒋某对上述裁决结果不服,于2002年9月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼,请求法院判令:1、撤销或停止执行上述裁决;2、域名philipscis.com归蒋某所有。域名注册机构在法院受理该案后,暂停执行上述裁决。
  法院经审理查明:PHILIPS商标于1980年在中国注册,注册号为135046,现商标权人为被告飞利浦公司。在本案争议发生前,被告即拥有自己的CSI(Communication, Security & Imaging)部门,亦开通了对应的网站,域名为philipscsi.com,并在网页中使用了飞利浦公司广泛用于全球的宣传标语“let’s make things better”。原告蒋某于2002年3月1日注册philipscis.com域名,并开通了对应的网站。在2002年9月28日打印的该网站的首页页面上,居中标有“Communication, Security & Imaging”,右边设有“CSI NEWS”栏目,左上角设有“ABOUT PHILIPSCSI”的链接,指向被告的网站,右上角标有“let’s make things better”字样,整个版面采用英文。网站下端注明版权所有人为上海新屋智能系统工程有限公司(以下简称新屋公司),该公司经飞利浦保安及通讯系统特级经销商授权,获准在中国大陆地区经营飞利浦通讯及视像保安系统产品的设计、安装及维修业务,蒋某为该公司的法定代表人。
  法院认为:飞利浦公司请求保护的PHILIPS商标权利合法有效;蒋某注册的域名philipscis.com与飞利浦公司的商标近似,足以造成相关公众的误认;蒋某对该域名并不享有权益,也没有注册使用该域名的正当理由;蒋某对该域名的注册与使用有恶意。故蒋某注册使用philipscis.com域名,侵犯了飞利浦公司的商标权,WIPO仲裁与调解中心作出转移域名的裁决并无不妥,法院判决对原告的诉讼请求不予支持。
  该案一审判决生效。
  【评析】
  据悉,本案是我国首例因域名持有人不服国际域名争议解决机构的裁决而提起的诉讼。争议域名是后缀为.com的国际顶级域名,该域名的注册管理机构为互联网名称和数码分配公司(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,以下简称ICANN),在法院受理之前,有关纠纷已经经过行政程序,即已由ICANN所认可的争议解决机构之一的世界知识产权组织仲裁与调解中心作出处理。以下结合法院的审理对本案进行评析。
  一、统一域名争议解决机制
  首先,有必要对互联网上顶级域名争议的解决机制及适格的争议解决机构作简要介绍,这将有助于理解WIPO仲裁与调解中心裁决的性质及其与法院判决之间的关系,并进而解决本案所涉的管辖和法律适用等问题。
  (一)有关组织及规则
  目前国际通用顶级域名的管理机构是1998年根据美国商业部制定的白皮书成立,总部设在加利福尼亚的ICANN。这是一家全球性的非盈利性组织,它根据与美国政府的协议,负责因特网的IP地址空间的分配、协议参数的指定、域名系统的管理和根服务器系统的管理,并承担域名争议解决的工作任务。ICANN 授权其认可的域名注册商向用户提供域名注册服务,同时按照相应的选任标准授权争议解决机构根据其颁布的相应政策和规则来解决通用顶级域名争议,争议解决机构所作裁决由域名注册商按照规定条件负责执行,从而在全球范围内建立了统一域名争议解决机制。需要指出的是,ICANN的决策主要依据互联网群体多数意见而定(consensus-driven),其本身并无法律和政府所赋予的特别权力,因此其决策对个体或组织并没有任何的强制力,互联网群体通过签订协议自愿接受该组织及其所制定的政策和规则的约束。
  ICANN于1999年10月24批准实施“统一域名争议解决政策”(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,以下简称UDRP),同时通过“统一域名争议解决政策之规则”(Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy,以下简称the Rules),其中规定了一整套域名争议专家解决程序及具体规则。
  上述政策和规则已为所有由ICANN认可的、为.com、.net、.org等顶级域名提供注册服务的注册商所采纳,同时它是域名注册商和域名注册人之间的约定(在申请域名注册时,有关规则就已经以附件的形式纳入了注册协议)。UDRP和the Rules为因域名注册和使用而引发的有关争议设定了条件,当第三方向域名争议解决机构提出投诉时,需以书面方式载明有关投诉应根据该政策和规则予以裁决。
  截至目前为止,ICANN已经指定了五家争议解决机构根据UDRP和the Rules负责域名争议的解决,WIPO仲裁与调解中心便是其中一家。该组织建于1994年,总部设在瑞士日内瓦。它建立的最初目的是为私人(组织)间的国际商务争端提供仲裁和调解,它是国际商业仲裁机构联合会(IFCAI)的成员。WIPO仲裁与调解中心在建立管理有关因特网和电子商务争端的运作和法律框架方面集中了大量的资源,被ICANN认可为域名争议解决机构,可依据ICANN制定的规则及其自身的补充规则,解决当事人因域名注册使用而引发的争议,但并非所有由该中心作出的裁决皆具有仲裁性质,域名争议裁决的性质仍然主要由ICANN的UDRP和the Rules决定。
  (二)争议解决的程序及裁决的性质
  按照UDRP和the Rules的规定,若第三方向适格的争议解决机构提出投诉时,注册人有义务加入相应的强制性行政程序,该程序具体由行政专家组主持并作出裁决。
  若行政专家组作出注册人的域名应予注销或转移的裁决,注册商一般会执行裁决;但若注册商在得到上述裁决后的10个工作日内,收到投诉人和域名注册人间的争议已提交司法诉讼的正式文件,则会停止执行上述裁决,除非注册商收到(1)令其相信双方争议确已解决的证据;(2)注册人的诉讼请求已被驳回或撤销的证据;(3)法院有关驳回注册人诉讼请求或认为注册人无权继续使用域名的裁判文书。
  该强制性行政程序并不排除注册人或投诉人在该程序开始之前或结束之后将注册人与投诉人之间的域名争议提交有管辖权的法院(Mutual Jurisdiction,交互管辖)独立解决。有管辖权的法院指的是:(1)注册商主营业机构所在地的法院(只要域名持有人在其注册协议中已规定将有关因域名的使用而产生的争议交付该法域法院司法管辖)或(2)投诉提交争议解决机构之时注册商Whois数据库中域名注册信息所显示的域名持有人的地址所在地的法院。但域名争议发生后,投诉人在提出投诉申请时,可以选择其一,也就是说,最终管辖法院的确定,以投诉人在其投诉申请中接受的法院为准。
  由前述情况可知,UDRP和the Rules实为开放的私人协议,域名注册商、域名注册人以及依据该规则提出投诉的第三方均接受协议的约束,由ICANN认可的域名争议解决机构按照协议对争议作出裁决。域名争议解决机构的行政强制程序并不排除司法管辖,且协议本身也突出了司法对域名注册人和投诉人就域名争议的最终实体审查权,其实质类似于单位(互联网群体)内部的纠纷解决机制,因此:
  1、根据行政强制程序作出的裁决并不具备我国仲裁法及我国加入的联合国《承认及执行外国仲裁裁决公约》中的“仲裁裁决”性质。
  2、当域名注册人和投诉人的域名争议进入司法程序后,行政专家组的裁决对法院的司法审查没有任何约束力。ICANN制定的UDRP和the Rules,除认为这是当事人间的协议外,对法院的司法审查也没有进一步的法律上的约束力,并非当然的适用依据。法院应依照本国法律的规定,作出法律适用决定,独立审查该域名争议。
  二、本案中的法律问题
  (一)受理依据与案由
  关于本案的受理依据与案由,有两种不同意见。
  一种意见认为,《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称域名司法解释)第一条规定,对于涉及计算机网络域名注册、使用等行为的民事纠纷,当事人向人民法院提起诉讼,经审查符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。本案中域名注册人蒋某与投诉人飞利浦公司的域名纠纷符合上述规定,法院应当受理。根据域名司法解释第三条的规定,本案案由定为“计算机网络域名纠纷”。
  另一种意见认为,本案争议的焦点在于原告蒋某注册使用争议域名是否侵犯了被告飞利浦公司的商标权,原告提出的实际上是一个确认不侵权之诉,我国法律对此并无明文规定,但根据“最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复”,人民法院对于此类纠纷应予受理。故本案案由定为“请求确认计算机网络域名不侵权纠纷”。
  我们认为,本案中原告蒋某并未明确请求法院确认自己不侵权,且域名司法解释第三条对于争议的法律关系的性质难以确定的情形已有规定,故本案案由可纳入“计算机网络域名纠纷”的通称。
  (二)管辖与法律适用
  前面提到,ICANN确立的这套域名争议解决机制并不排除法院的司法管辖,司法最终确权的原则得到了尊重。在行政专家组作出裁决后,如纠纷被提至有管辖权的法院,并被法院所受理,则专家组的裁决应中止执行,有管辖权的法院由投诉人在其申请中确定。
  本案中,原则上有管辖权的法院是域名注册人的地址所在地--上海的法院以及域名注册商主营业机构所在地--加拿大的法院。因飞利浦公司在投诉时仅同意接受域名注册商主营业机构所在地的法院的管辖,故根据当事人的约定,上海市第二中级人民法院本没有管辖权。
  但在原告蒋某向上海市第二中级人民法院提起诉讼后,在法院的审理过程中,被告飞利浦公司对上海市第二中级人民法院的管辖未提出异议,并应诉答辩,根据我国民事诉讼法第二百四十五条的规定,“涉外民事诉讼的被告对人民法院管辖不提出异议,并应诉答辩的,视为承认该人民法院为有管辖权的法院”,故上海市第二中级人民法院实际取得管辖权。同时域名注册商亦认可了法院管辖,根据约定,停止执行行政专家组的裁决。
  另一方面,从国内法的规定看,域名司法解释第二条规定,涉及域名的侵权纠纷案件,由侵权行为地或者被告住所地的中级人民法院管辖。本案原告的诉请是判令争议域名归其所有,对此的判断与原告注册、使用域名的行为是否侵权直接相联系,故可类比侵权纠纷的情形来确定管辖。上海市为侵权行为地,故上海市第二中级人民法院对本案有管辖权。
  在法律适用方面,前已说明,法官并非直接依据ICANN的规则作出判断。我国民法通则第一百四十六条规定,侵权行为的损害赔偿,适用侵权行为地法律。本案在法律适用上应遵循这一原则。具体而言,对侵权行为的定性、民事责任的承担等应受我国民法通则、反不正当竞争法、商标法、域名司法解释等法律规定的调整。当然,根据内国法来决定法律适用,并不意味着绝对排斥ICANN的规则的效力。关于本案的法律适用,也有一种分歧意见认为,既然有共同约束当事人的协议存在,那么可以通过内国法的转换,适用该协议的效力。也就是说,先根据我国有关法律的规定,对当事人之间的关系进行审查,在确认当事人共同参与的协议,即ICANN制定的UDRP和the Rules合法有效的基础上,再根据这套域名争议解决机制的具体规定来解决当事人之间的争议。这样,性质上仍是法院根据国内法的独立的法律适用,但从结果讲却是适用了ICANN的规则。我们认为,上述看法有一定的道理。
  (三)实体审理
  由于域名争议解决机构的裁决对当事人并不具有最终约束力,因此法院在审理中是完全独立的审查,这就引出了一个问题:法院在审查域名注册人和投诉人的域名争议时,是否要审查域名争议解决机构所作的裁决?对此有两种意见,第一种意见认为,从行政专家组裁决的性质及其与司法审判的关系来看,对该裁决进行审查除了耗费审判资源外没有任何实际意义,且该裁决既非仲裁,审查该裁决亦非我国民事或行政诉讼的收案范围,受理该类诉请缺乏法律依据,因此对该诉请应裁定驳回。第二种意见则认为,鉴于:(1)法院审理案件是独立的司法审查;(2)域名是否转移或注销只取决于法院的审判结果;(3)行政专家组裁决的程序不同于诉讼,其依据也不能直接用于国内司法审查,因此,在当事人未明确提出审查域名争议解决机构裁决的诉请时,法院无需审查该裁决,而只将该裁决作为案件中的一个事实予以叙述,在当事人明确提出上述诉请时,法院只需对该行政裁决作出结论性意见,而不宜对其程序过程作出判断。我们认为,从司法主权原则出发,人民法院对于WIPO仲裁与调解中心这样的域名争议解决机构所作的裁决无疑具有审查权,但是法院的判决结果并不必然与裁决结论相联系,法院在审查事实和适用法律时仍然是独立的过程,依据的是我国法律,而不是直接由ICANN的规则进行判断,故上述第二种意见是正确的。
  根据域名司法解释第四条的规定,人民法院审理域名纠纷案件,应从(1)原告请求保护的民事权益合法有效;(2)被告域名或其主要部分与原告的注册商标、域名等相同或近似,足以造成相关公众的误认;(3)被告对该域名或其主要部分不享有权益,也无注册、使用该域名的正当理由;(4)被告对该域名的注册、使用具有恶意等四个方面进行审查,并判断被告注册、使用域名等行为是否构成侵权或者不正当竞争。本案特别之处在于注册、使用域名方为原告,但从涉及的法律关系来看,原告诉请是否成立,与原告的行为是否侵犯了被告的商标权直接相联系,从这个意义上讲,原告提起的诉讼确实具有确认不侵权的性质。因此,本案中法官的审理思路完全是按照侵权案件来进行的,也即按照域名司法解释确定的标准来判断原告的行为是否侵犯了被告的商标权,在此基础上决定是否支持原告诉请。
  在该案中:
  1、飞利浦公司请求保护的PHILIPS商标权利合法有效。PHILIPS商标于1980年即在中国注册,经续展,现处于有效期内,该商标另在世界其他近150个国家获得注册。经过飞利浦公司多年的努力,该商标在我国普通消费者中已具有相当的知名度,原告蒋某本身亦认为飞利浦公司的PHILIPS系驰名商标
  2、蒋某注册的域名philipscis.com与飞利浦公司的商标近似,足以造成相关公众的误认。由前述查明事实可知,该域名的前7个字母与飞利浦公司的商标完全相同,后三个字母与飞利浦公司的CSI部门简称仅顺序不同,不难判断,普通消费者在接触到该域名时,会误认为该域名所指向的网站系飞利浦公司或其某部门的网站。
  3、蒋某对该域名并不享有权益,也没有注册使用该域名的正当理由。(1)蒋某称philip是其英文名,sc是其居住地上海Shanghai China的缩写,is是Internet System或Internet Server的缩写,这种解释过于牵强,不具说服力。(2)蒋某称其经合法授权从事飞利浦通讯及视像保安系统的销售,网站也为此服务,因而注册使用该域名并无不妥。但商标和产品涉及不同的权利,被授权经销相关产品并不意味同时取得了在经营活动中使用他人商标等标识的权利,更何况注册争议域名的是原告蒋某,而不是获得经销权的新屋公司。(3)蒋某以其已在搜索引擎上进行搜索登记为由,称其网站已因该域名而广为人知。但搜索引擎的重要作用在于,当互联网用户输入关键字时,搜索引擎可以提供包含该关键字的网站或网页,因此,仅作搜索登记并不能说明该域名已广为人知;相反,这种搜索登记反而会使互联网用户认为网站与飞利浦公司有某种关系。
  4、蒋某对该域名的注册与使用有恶意。如前所述,该域名的前7个字母与飞利浦公司的商标完全相同,后3个字母与飞利浦公司的CSI部门简称仅顺序不同,且蒋某网站主要指向飞利浦公司CSI部门产品;蒋某网站首页页面上,不仅出现了飞利浦公司闻名全球的“let’s make things better”宣传标语,而且多处出现CSI。不难看出,蒋某注册争议域名,意在造成其网站与原告网站的混淆,误导并吸引互联网用户访问其网站。
  通过以上四个方面的审查,法院认定蒋某注册使用philipscis.com域名侵犯了飞利浦公司的商标权、WIPO仲裁与调解中心作出转移域名的裁决并无不妥,故作出对原告的诉讼请求不予支持的判决。从本案的案情、当事人的诉由出发,我们将原告的行为称为对被告商标权的“反向侵权”。
  值得注意的是,UDRP第4条a款规定的投诉人在行政程序中必须举证证明同时具备的三种情形与域名司法解释的规定的侵权判断标准基本上是一致的,故若通过国内法的转换,确认ICANN的规则的效力,进而在审理中直接适用(本案中法官并未采取这种做法),亦可在实体上与本案判决达成殊途同归的结果。

分享到:


免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

近日一位自媒体博主发文吐槽称,自己因擅用黑猫警长进行配图,而遭到上海美术电影制片厂侵权起诉,这篇转发的文章在6个月内的阅读量仅有18次,上美却索赔10万,索赔金额过高。对此,你怎么看?

不好评论
不同意,一点也不高
同意,索赔过高