谈一种产品多项专利侵权案件中赔偿责任的确定——江苏江动集团有限公司诉江苏淮动机械有限公司专利侵权纠纷案

总第12期 南京市中级人民法院 姚兵兵发表,[专利]文章

  基本案情
  原告江动公司诉称:原告拥有ZL93246521.8号、ZL98225846.1号实用新型专利;还拥有ZL97317482.X号、ZL97305364.X号外观设计专利。上述4项专利目前都处于有效期内。被告淮动公司制造的ZH1110型柴油机同时侵犯了原告的上述4项专利。原告遂诉至法院,请求法院判令被告停止侵权,赔偿经济损失。
  法院裁判
  本案经过开庭审理后,法院认为:被告淮动公司制造的ZH1110型柴油机缸头落入了原告ZL93246521.8号专利的保护范围;输油管落入了原告ZL98225846.1号专利权的保护范围;齿轮室盖和油底壳部分外观特征分别覆盖了原告江动公司为ZL97317482.X、ZL97305364.X号专利外观设计图的特征。因此法院认定被告制造的涉案柴油机同时侵犯了原告上述4项专利权。
  在被告淮动公司侵权行为得到认定的情况下,法院认为原告江动公司要求被告淮动公司停止侵权、赔偿损失的诉讼请求应当予以支持。关于赔偿数额,原告江动公司以难以举证证明其实际损失或者被告淮动公司的侵权获利,也不能提供可以参照的许可使用费为由,请求适用定额赔偿40万元和为制止被告淮动公司侵权所支付的合理费用3万元。法院认为,由于被告侵权故意明显,因此可以认定其侵权行为的性质比较严重。从原告江动公司涉案专利本身看,缸头和输油管虽然只是柴油机的两个部件,但其与柴油机不可分割且对柴油机整体性能等具有重要作用;齿轮室盖、油底壳外观设计专利对增强柴油机外观和整体美感可以起到一定的作用。综合考虑本案的其他因素,酌定被告赔偿原告经济损失38万元。
  裁判分析
  本案案情分析只就一种产品同时侵犯多项专利如何确定赔偿责任问题作重点研究。
  专利侵权赔偿问题一直是专利诉讼中的难点之一,而一种产品多项专利赔偿额的计算更是难上加难。对这类一种产品中含有多项专利而产生的赔偿责任如何确定,在司法实践中并无统一方法。归纳起来,一般有两种方法:一种以每一项专利在产品中的作用确定一定比例来计算损害赔偿额;另一种则以产品本身获利综合计算损害赔偿额。但哪种更合理、更科学,理论上则少有分析论证。正因为如此,需要我们深入研究,从而在司法裁判中有一基本的准则,以避免司法中的随意性,使权利人对此类问题有一个合理的预期。
  一、专利侵权的赔偿原则、范围
  专利损害赔偿的范围,按照全部赔偿原则即指因侵权造成专利权人全部实际损失,或者说侵权行为人因侵权使专利权人受到经济损失而给予补偿的范围限定,其范围根据专利技术实施的情况,确定侵权人应承担的责任。侵权行为的损害赔偿以经济补偿为主,经济补偿的直接经济学解释可以理解为是使专利权人恢复到其未受损害时本应享有的效用曲线和利润曲线,即当受害者所受损害的赔偿能够恢复到未受损害状态时,赔偿就是完全的。损害赔偿的目的就在于填补损害,所以赔偿应与损害大小一致,赔偿范围不能小于损害赔偿之范围,使权利人的利益得不到充分保护;也不能大于损害之范围,使权利人从中获得超额利益。
  二、损害赔偿的计算方法
  在确定赔偿原则和范围后,损害赔偿如何计算才是核心问题,也就是专利权人损失的利益与其请求赔偿数额之间的等价关系。侵权法理论认为,侵权行为必须导致可计算的损害才存在赔偿问题。损害有些可以根据货币计算出实际减损的财产数额,有些损害则难以用货币计量,需借助公平及社会一般观念兼顾相关因素综合考量决定。虽然人们在侵权损害赔偿的确定方面尽可能追求精确化,并意图通过一系列计算方法去科学地计算损害赔偿金,或意图通过一定方式将损害赔偿金量化,但其实此类方法或方式并不符合侵权损害赔偿的要求。事实上,损害赔偿之计算,兼具事实、法律二问题之性质。计算损害大小归根究底为一法律问题,而非数学问题。现阶段,寻求一种准确和理想的计算方法也许并不现实,因此所谓的计算方法与其说是方法,不如说就是原则,充其量只是赔偿原则的具体化。尽管存在影响诸多难以度量的因素,但造成专利权的损害并非性质上不能计算,只是精确度难以计算或度量。现在司法实践中对专利侵权损失赔偿的计算方法主要有:一是按照权利人的损失;二是以侵权人的获利;三是参照专利许可使用费的倍数;四是法定赔偿。
  三、运用因果关系理论对问题的解读
  本案中,由于部件本身并不在市场中直接销售,市场中只存在包含侵权部件的柴油机--当然各部件的作用可能不同,此时只有一个侵权结果,即是柴油机的市场利益损失,所以被告的赔偿范围应以整机利润来衡量并且原告只能获得一次赔偿。如此确定赔偿范围亦存在事实和法律上的因果关系,专利部件在柴油机中发挥作用并使柴油机具有更强市场竞争力,市场利益损失的客观存在正是专利部件侵权造成损害的结果。损害的救济就是对于妨害事实的排除和对损失的赔偿,而妨害事实正是柴油机中存在多项专利部件,如果排除其中任一部件,柴油机将无法正常销售。所以将与专利损害直接联系的柴油机利润作为损失的确定范围,使损害结果得到全面认定,真正体现赔偿与损失价值的一致性。另外对这类一种产品多项专利案件,从节约诉讼成本角度看,也应当在一个案件中解决更符合诉讼经济原则,对当事人和司法资源都是有利的。
  四、计算赔偿额应把握的几个标准
  1、区分不同专利类型即发明、实用新型和外观设计
  一种产品中有多项专利的赔偿问题首先要区分发明、实用新型专利和外观设计专利类型,因为其中保护的内容存在一定的差别。发明、实用新型涉及的是技术方案,或者说是技术方面的创造,一般对产品的性能、技术进步等具有积极作用,而外观设计仅涉及产品外观,与技术无关,基本不包括结构设计,只是赋予产品一个装饰性外表或样式。其次对于此类问题一般都涉及零部件,这与产品、专利申请中的专利分类和技术主题有关,如果技术主题是一种零件、结构部件时,分类审查判断首先看是否只适用或应用于特殊的设备,同时再看是否是通用的零、部件。另外还受专利申请的单一性要求的影响。
  任何技术创新都是渐进的过程,对产品创新和改进同样也是从每个零部件开始的,开创性的发明创造虽然可喜,但毕竟较少,更多地还是从零部件改起。因此涉及发明和实用新型这类与技术有关的专利在计算赔偿时应考虑该零部件在整个产品中的作用,看其对整个产品的性能、效果等是否具有显著进步或明显改善,所以此时应正确认识零部件在产品中的作用,依其作用的大小确定一定比例,合理计算赔偿额。如果零部件对整个产品的性能提高或改善起到显著作用,此时应将整个产品的全部获利作为赔偿额。
  如果零部件是外观设计专利,在整个产品中对产品的性能、内在质量等不起作用,只对整个产品的局部外观产生美感,增加产品的美学价值,从而增强竞争力,这时则应看该局部的变化对吸引消费者购买需求是否能起到积极作用,如果对消费者带来视觉效果,刺激或增强消费者的购买欲,说明其零部件的外观设计对整个产品的美感起到作用。以案例中的“齿轮室盖” 和“油底壳”外观设计为例,齿轮室盖是柴油机的可见和显著部位,而油底壳一般消费者不易直接看到,对于这种情况也应有所区分。零部件外观设计对整个产品而言,其主要是产生美感而非带来技术效果,所以涉及赔偿时应考虑该部件在整个产品中的价值合理确定。
  2、区分专用零部件和通用部件或组合、配套产品
  零部件本身在工业领域也是产品,其对柴油机而言仅是零部件,而柴油机又由通用部件和专用零部件组成。产品(零部件)本身所具有的特性或功能,不论其使用在哪一个领域或者场合,均不影响其技术性能的发挥,这就是所说的通用部件(产品)。如果产品不具有独立功能或其它用途,只适用于某一特定目的或特殊用途的就是专用部件,其作用单一。因此对于专用部件,原则上应以整个产品利润计算损失额。而通用部件只能以该部件本身的价值来计算损失额为宜。从专利保护范围来看,以“缸头”为例,直观地看似乎专利只保护该产品(部件)本身,但作为专用部件并对柴油机整体性能提高具有积极作用,此时损害赔偿的范围的限定无疑涉及到法的价值判断问题。专用部件只能用于特定产品并提高特定产品的整体性能,其应用于特定产品并对特定产品发挥作用,其价值显而易见体现在特定产品上。与此有关的还有组合和配套产品问题,如果组合产品中含有专利部件,但其组合在整机上仍只是发挥专利部件本身的技术效果,各组合的技术特征无功能上相互作用的关系,此时只应考虑该部件本身的价值和作用。对于配套产品则在技术效果和使用目的上具有互相配合作用,这种情况应以整机利润计算赔偿额。
  3、区分零部件在整机中的作用
  零部件作为专利产品被安装使用于整机,其价值体现在整机,而非仅限于部件本身。零部件对于整机的作用也是有区别的,以本案为例,上述柴油机产品中的4项专利具有代表性。①缸头可谓小型单缸柴油机的“心脏”,属于柴油机的关键部件,由于其技术的改进,对柴油机整体性能提高产生实质性的重要效果,这种实质性的效果或对整机性能带来明显改善和提高作用,尽管仅是部件但与整机并对整机性能带来积极效果的,应将整机的利益作为赔偿依据。如果说损害赔偿应是专利权人的实际损失,那无疑应是柴油机的整体利益。其实侵权者看中的也就是部件在整机中的作用,否则其就没有必要利用专利部件了。②输油管对柴油机整体作用只是局部的,对柴油机整体性能并不能产生决定作用,只是使用户或消费者在实际使用中便于操作、拆卸和维修,这种作用对柴油机而言只是辅助性的,这种情形就应合理确定其在整机中的作用大小。③齿轮室盖作为小型柴油机的外观设计,是柴油机的显著部位,对整个柴油机起到吸引消费者购买的作用。由于其与柴油机的性能无关,但对促进销售仍可起到直接作用,如果侵权同样也应合理确定它在整个柴油机的作用或贡献,确定合理比例。④油底壳位于柴油机的底部,该部件作为外观设计在柴油机使用状态下,消费者或使用者一般不能直接看到,所以对这类情形,其对柴油机或吸引购买者作用相对较弱。即使侵权在确定赔偿比例上应充分考虑其在整机的作用。
  4、区分生产、销售者以零部件还是整机获利
  将零部件组装在产品中,生产制造者是因其柴油机中含有专利技术并与整个产品发挥积极作用而获利,因此,不论柴油机中是一项专利还是多项专利,只是保护范围的不同,造成损害的后果只有一个,即要么是专利权人的利益减少,要么就是侵权人因侵权而获利,不论以何种方式计算,侵权赔偿只能一次,并应以整机的利润作为赔偿额。此类情况应考察侵权者是生产零部件还是生产整机并销售获利。市场价值越高的专利技术,被侵权的可能性越大,而专利侵权的直接目的就是获取经济利益。事实上一般生产整机的厂家的生产经营过程,也是对其产品不断改进的过程,整机生产厂家发明创造的目的是改进柴油机的整体性能,当对其中某一零部件作出发明创造后,当然是用于自己的产品上并以此提高竞争力,这类厂家不会也不可能自己仅出售零部件本身,专利部件的实际价值最终体现在整个柴油机之中,而非仅是部件本身,部件必须安装于柴油机并使其整机性能得以改善和提高,此时部件与整机不可分割,其功能已溶入整机之中并形成一体,专利权人遭受到实际损害是柴油机整体性的损害,所以说这种情况下应以整机的获利作为计算损失赔偿额。因为侵权者侵占的是含有专利技术或部件的柴油机市场利益,而不是零部件的市场份额。如果仅以某一专利部件,特别是起主导或决定作用的部件本身来确定赔偿额,无疑会造成专利权人对柴油机市场利益的丧失。在美国司法判例中对于此类情况是以“整体市场价值规则”(Entire Market Value Rule)来计算其利润范围,即允许专利权人依照整个产品的价值来计算损失额。中国完全可以借鉴这一原则。
  五、最终解决之道
  正确解决本文所讨论的问题,关键是在实务中以法律确立的赔偿原则总结出计算损失的“规则”或方法,该规则或方法可能不具有数学运算的精确,但应符合社会经济的总体发展水平,符合同行业一般理性认知和社会公众基本价值判断为评价标准,只要同行和社会公众基本认可这个赔偿数额就是合理和正确的。依循这样的方式和过程,其计算形式上即具备正当性。对只有零部件侵权,判断其在整个产品中的作用和所占利润的比例,都带有很强的自由裁量性,正如英国法院认为,“损害赔偿金的确定从来就不曾是一门精确的科学,它实际上是由法官根据实际加以确定。” 因此必须基于上述全部赔偿总原则之下的几种具体方法为指导,依专利权人请求为优先适用,辅之法官的自由酌量原则和区别对待原则,从而依据证据由法官来完成在个案中对具体赔偿数额的确定。
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