简议否定性描述

总第12期 中国国家知识产权局复审委员会第六申诉处 王琦琳发表,[专利]文章

  根据《中华人民共和国专利法》,专利包括三种:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。其中,只有发明专利才需要进行实质审查。
  专利审查员在实质审查过程中,对否定性描述的理解有分歧,评价标准不一致,有时候还觉得评判所依据的理由不充分。这里对否定性描述进行简单的分析。
  否定性描述定义、分类
  顾名思义,所谓的否定性描述从字面上理解,就是在所进行的描述中出现了带有否定意义的词,比如:“非”、“不是”、“避免”等等。而从其包含的意义来讲,又可以分为两种情况。
  一种是:该否定性描述和与其对应的肯定性描述构成一对对立性的描述,该情况只有有限种选择,要么是肯定性的有限种选择,要么是否定性的有限种选择。比如:一个电压是正的或者一个电压是“非正的(零和负的)”。这种情况的特性是这样的描述都是要求保护的封闭的范围。这种情况下有一种特殊的例子是常见的,就是当这两个有限个数都是“一”的时候,该否定性描述和与其对应的肯定性描述构成一对择一性描述,比如:一种材料饱和或者不饱和,一种装置具有部件A或者没有部件A,一种方法具有步骤a或者没有步骤a。实际上,如果我们摆脱字面上的简单理解,从这种说法的实际意义考量的话,这种情况并不能算作真正意义上的否定性描述。
  另一种是:该否定性描述是从一个开放的范围中排除与其对应的肯定性描述的说法,该情况下,该否定性描述实际上也是一个开放的范围。比如:一种材料,其不是材料A(根据权利要求的技术方案判断:可以是B、C、D等等)。
  专利法、实施细则以及审查指南的相关内容
  与否定性描述相关的法条和专利审查指南的解释主要集中在权利要求的撰写是否清楚和得到说明书的支持方面,下面将《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)、《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《实施细则》)以及《专利审查指南》(以下简称《审查指南》)中的相关内容摘抄出来,作为分析的依据。
  《专利法》第二十六条第四款:权利要求书应当以说明书为依据,说明要求专利保护的范围。
  《实施细则》第二十条第一款:权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要的表述请求保护的范围。
  《审查指南》第二部分第三章(3.2.2):清楚
  权利要求应当清楚,一是指每一项权利要求应当清楚,二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。
  首先,每项权利要求的类型应当清楚,并且应当与发明或者实用新型要求保护的主题一致。
  其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。(权利要求中不得使用含义不确定的词语,除非这种用词在特定领域中具有公认的确切含义;权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要时”、“等”、“或类似物”等类似用词;在一般情况下,权利要求中不得使用“约”、“接近”或者类似的用词。)
  最后,构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚,这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。
  根据上面的条款和解释,笔者认为:如果权利要求书撰写清楚,至少要满足下面两个条件,一,从语言表述的角度看,要求其语义清楚、简明、没有歧义;二,其内容得到说明书的支持,所要求的保护范围清楚、合适。
  否定性描述分析
  对于一项权利要求的语义是否清楚,无需多说,因为其来自申请人对语言的把握能力,以及其主观上是否存在因为想要扩大保护范围而刻意使得语言叙述模糊。这里假设我们面对的否定性描述的说法在语言学的意义上都已经清楚了。而之所以要对否定性的描述进行专门的讨论,是因为在有的情况下由于采用了否定性描述的说法,导致权利要求的内容不能得到说明书的支持,其要求保护的范围不清楚,不合适。
  通常情况下,权利要求中对所要求保护的对象都是运用对其进行肯定性描述的方法,来限定其保护范围的。比如:一种装置,具有部件A、B、C、D、E。同时在某些情况下,我们也能看到与之对应的用否定性描述来限定保护范围的说法。比如:一种装置,具有部件A、B、C、D,没有部件E。
  在上面所说的情况下,我们会觉得上面关于装置的否定性描述的权利要求有些不妥,首先这样的描述并不常见,而且还会引发我们产生这样的思考:这样的否定性描述是否清楚。这里以上面的装置为例,进行分析。
  在根据本申请以及本领域的公知常识而判断该装置仅仅具有两种选择,要么具有部件E,要么没有部件E的前提下,其具体含义比如可以包括这么几种情况。
  其一、该装置原来具有部件E,而现在没有部件E,因为通过发明人的努力而发现,该部件E对于该装置来说没有什么贡献,去掉了部件E,仍然能够保持原来的技术效果、或者带来预料不到的技术效果;
  其二、该装置原来具有部件E,而现在没有部件E,是因为该装置中增加了在公知技术中没有的,具有新颖性、创造性的部件F,其替代了E的作用,并且进行了这样的替换的装置与原来的装置相比具有一定优点、具有预料不到的技术效果;
  其三、该装置不能有部件E,一旦具有部件E,则该装置无法实现其特定技术效果;
  其四、该装置具有部件E则具有效果a,没有部件E则具有效果b,而从该申请的技术方案和用途出发,装置的整体技术效果在具有效果b的时候较佳,所以强调装置没有部件E。
  至少在这样的几种情况下,否定性描述实际上清楚地表达了权利要求的意图,限定了权利要求的范围。这是因为,“没有部件E”的说法实际上构成了权利要求的一个特征,我们已经假设这样的说法在语义上是清楚的,同时根据上面的分析,我们对说明书中所给出的相应内容进行考察,该说法也是得到说明书支持的情况下,可以认为其要求保护的是一个清楚的范围。
  而与此相对的、根据本申请以及本领域的公知常识判断出:在该装置没有部件E的情况下,可以用公知的多种手段来代替部件E的作用的时候,其具体含义则指如下的情况:该装置原来具有部件E、而现在则可以包括除了连接部件E之外的任何连接部件,之所以不能包括部件E,是因为该连接部件E具有某种不利特点而不适用于本装置。
  对于这种情况,如果说明书中给出了足够多和充分的实施例证明,包括在“除了连接部件E之外的任何连接部件”这个开放的范围内的所有其它连接部件都能实现本发明的技术方案的技术效果,那么我们认为这样的说法是可允许的。因为在语言清楚方面,我们已经假设其满足了要求,同时在本段落中所进行的如上分析的基础上,我们也认可了这种开放的范围是一种得到说明书支持的合理的概括。
  同样对于这种情况,如果说明书中没有给出实施例,或者所给出的实施例不够充分,对于本领域的普通技术人员来说,也许能够推断出连接部件E1、E2能够满足本权利要求技术方案的要求,但是无法了解在“除了连接部件E之外的任何连接部件”这个范围内的其他所有连接部件比如:E3、E4等等,都能满足该权利要求技术方案的要求,那么由此可见,该权利要求得不到说明书的支持,其通过否定的说法,概括了一个很宽的开放范围,得不到说明书的支持,不能符合《专利法》第二十六条第四款的要求。
  但是在实际案例审查中,有时候权利要求中同样简单的出现类似“一种装置,没有部件A”的说法,其具体含义根据具体技术方案,有可能理解为上述任何一种情况,这样的场合下,就要从权利要求的完整技术方案出发,进行思考。首先理解该否定性描述说法的具体含义,分析其是否清楚,然后判断该说法能否得到说明书的支持。
  具体案例分析
  按照上面的方法,下面对几个具体案例就其否定性描述的形式进行简单的分析。
  第一个是:“开关元件和所述第二电极配置为在平面上不重叠”。
  这里的否定性描述是“在平面上不重叠”,对于本领域的普通技术人员来说,首先从语义上看“在平面上不重叠”就包括了很多种方式,作为前提的“在平面上”从理解上可以至少分为在同一平面上和从平面上看的两种意思,在同一平面上不重叠,可以是相互离开的状态,从平面上看不重叠,可以是指两者的空间位置所成的特定关系。由此可见:如果在该说法不存在不清楚问题的前提下,该说法要求保护的是一种开放式的范围。而说明书中的内容提示:开关元件和第二电极配置重叠有一定不利效果,对于本领域的普通技术人员来说,在将开关元件和第二电极进行配置的方式中,除了将他们重叠之外还具有很多公知的技术方案,这些方案对于本领域的普通技术人员来说是公知公用的。如果说明书中的内容包括实施形式、实施例和变形例等等,足够支持该说法,那么这种说法就是可以允许的,否则就是不能允许的。
  第二个是:“除了金之外的金属”。
  这里的否定性描述就是典型的排它型描述,很明显其首先指出了一个封闭范围就是所有金属,然后排除了这个范围中的一个元素,即金元素。对于本领域的普通技术人员来说,如果说明书中清楚地说明了金元素因为其独特的性质不能满足该权利要求技术方案的要求,其他所有金属都能符合该权利要求技术方案的要求,则该说法可以允许。若是出现其他情况,比如:金元素因为独特的性质不能满足该权利要求技术方案的要求,但是其他元素中也仅仅只有金的其它同族元素能够满足该权利要求技术方案的要求,则该说法不适当的扩大了权利要求要求保护的范围,不能得到说明书的支持。
  第三个是:“管道里不包括阻挡部件”。
  技术方案的背景是:该管道用于通风,为了通风便利,不宜有阻挡部件。这里还有个问题在于:阻挡部件是个功能性的说法,实际上就是指具有阻挡功用的部件。这样的部件由于妨碍了通风,所以不宜采用。从字面上的理解来看,就是说该管道是一个没有任何妨碍通风的部件的管道,好像是清楚的。但是,对于本领域的普通技术人员来说,在一个通风管道里面,不会无缘无故的设置妨碍通风的部件;所谓起到了阻挡功用的部件,往往是在其他方面能够获得一定技术效果的部件。比如:如果从说明书的内容中看,该管道中包括部件A、B、C,其中A、B具有一定阻挡作用,而C具有主要的阻挡作用,但是A、B有其它独特的技术效果,且必须设置在管道中;而C是有独特技术效果的部件,并且通过发明人的努力,可以将其设置在其他地方。本发明的技术方案就是将C设置在了其它的地方,保持其原有效果的同时,大大减少了阻挡效果,增强了通风。对于这样的情况,我们至少要从这么几个方面来考虑这个问题。
  首先,对于本领域的普通技术人员来说,部件A、B的阻挡作用能否忽视,能否将权利要求中的“阻挡部件”的说法就看作是仅对部件C这样的一类部件的概括。如果对于本领域的普通技术人员来说,不能这么理解,那么使用“管道里不包括阻挡部件”的说法就是不清楚,不合适的,因为管道里还存在其他阻挡部件,比如:A、B。
  其次,在对于本领域的普通技术人员来说,部件A、B的阻挡作用能够忽视,可以将权利要求中的“阻挡部件”的说法就看作是对部件C这样的一类部件的概括的前提下,还要考虑部件C的具体情况。如果说明书里面没有合适的内容对“阻挡部件”就是包括部件C在内的一类部件的观点进行支持,那么实际上、“阻挡部件”就是特定指部件C,其是本领域的一种特殊部件,能够起到独特的作用,则该“阻挡部件”的功能性说法得不到说明书的支持。而应该要求将权利要求改为其通过对部件C的具体结构方面进行正面描述来限定其保护范围。
  最后,在上述的前提下,如果对于本领域的普通技术人员来说,该“阻挡部件”的说法实际上是指的如部件C这样的,并非仅有部件C单独一个的一类部件,其都具有阻挡作用,而且用权利要求技术方案所述的方法能够将这一类具有阻挡作用的部件都进行改进,使其不再具有阻挡效果,进而使得在管道中不存在阻挡部件。而且,在对权利要求进行完整的理解的情况下,本领域的普通技术人员能够判断出,这样的说法意在对一类技术方案进行合理的概括,审查员仍然应该判断这样的否定性说法是否可以用肯定的、正面的描述来代替。因为该否定性描述几乎是必然会带来一些理解上的混乱和困难,如果在可能用肯定的、正面描述来代替的情况下,应当避免使用否定性描述。
  结语
  上面,对几个具体问题进行了分析,从中可以看出:实际上否定性描述是否可以允许,很大程度上决定于本领域普通技术人员对该技术方案的理解。
  但是,之所以否定性描述会带来一些理解上的难点,在于否定性描述不同于我们常常见到的肯定的描述,有的时候,否定性描述让人觉得其根本不是一个技术特征,有的时候,否定性描述引入一个开放的较大范围。
  当然,对于否定性的描述,我们也不能全盘否定,虽然它是一种容易导致产生问题的描述方式,但是也不能绝对地排斥这种表述方式。在遇到否定性描述的时候,应该根据具体情况,遵照《专利法》、《实施细则》的立法精神,按照《审查指南》的指导进行全面、合理的判断。
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