间接侵权的构成要件

总第12期 南京市中级人民法院 郑之平发表,[著作权]文章

  [案例名称]
  日本组合化学工业株式会社和庵原化学工业株式会社诉
  江苏省激素研究所有限公司和江苏省激素研究所实验四厂专利侵权纠纷案
  [案评要旨]
  新产品及产品唯一用途的事实证明责任应由哪一方当事人承担,何时发生举证责任转移,审判实践中应当准确把握。司法实务界对间接侵权的认定已经形成了基本的共识,但具体案件要具体分析,针对组合物产品专利,自己生产、使用该组合物的主要活性成份产品是否构成对该产品专利权的间接侵权值得研究。另外,虽然生产、销售行为被确认侵权,但持有国家行政机关颁发的相关产品登记证行为不属专利侵权行为。
  [基本案情]
  原告(日本)组合化学工业株式会社(以下简称组合会社)。
  原告(日本)庵原化学工业株式会社(以下简称庵原会社)。
  被告江苏省激素研究所有限公司(以下简称激素公司)。
  被告江苏省激素研究所实验四厂(以下简称实验四厂)。
  原告组合会社和庵原会社拥有92112424.4号“一种新颖的除草组合物”中国发明专利(以下简称92专利),授权公告日为1996年11月6日,其保护一种除草组合物,含有0.5-95%的包括2,6-双[(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)氧]苯甲酸钠在内的通式嘧啶衍生物或其盐,并含有可任选的载体,表面活性剂,分散剂和/或农用的辅助剂。
  两原告还拥有88108904.4号“嘧啶衍生物及其盐的制备方法”中国发明专利(以下简称88专利),授权公告日为1994年5月25日。
  92专利所涉及的组合物中的活性成份为双草醚,88专利涉及的是双草醚的合成方法。双草醚是2,6-双[(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)氧]苯甲酸钠的通用名称,亦被称为水杨酸双嘧啶,商品名为一奇。
  原江苏省激素研究所于2001年获得20%双草醚可湿性粉剂(一奇)、30%双草醚可湿性粉剂、双草醚可湿性粉剂的《农药临时登记证》。其后,被告实验四厂获得20%双草醚可湿性粉剂、双草醚原药和30%苄·双草可湿性粉剂的《农药生产批准证书》。2002年9月25日,原江苏省激素研究所和原江苏省激素研究所科技发展公司改制为激素公司,原单位的债务和职工安置由改制后的新企业承担。两被告在《农药科学与管理》杂志上多次刊登广告,宣传其生产的一奇农药。2002年,两原告在被告激素公司和巴拿马共和国均公证买到被告激素公司生产的一奇产品。
  两原告诉称,被告激素公司和被告实验四厂生产、销售双草醚原药和相关农药的行为侵犯其上述两项专利权,给原告造成了巨大的经济损失。请求法院判令两被告立即停止生产、销售、许诺销售双草醚原药、20%双草醚可湿性粉剂和30%苄·双草可湿性粉剂;限期撤回相应的农药临时登记证;在《农药科学与管理》杂志和《人民日报》上向原告赔礼道歉;连带赔偿经济损失人民币50万元。
  被告激素公司辩称,虽依法获得20%双草醚可湿性粉剂、双草醚可湿性粉剂和30%双草醚可湿性粉剂的农药登记证,但并未生产、销售、许诺销售上述三种产品。被告实验四厂承认生产了20%双草醚可湿性粉剂和30%苄·双草可湿性粉剂。
  [审理结果]
  一审法院认定被告实验四厂和被告激素公司生产、许诺销售、销售涉案农药的行为,构成对原告92专利权的侵害;两被告生产双草醚原药的方法落入原告的88专利权保护范围。而且,两被告具有合意,应承担共同侵权责任。
  但是,原告未提供证据证明双草醚原药的唯一用途就是用来制备92专利所保护的除草组合物,因此,原告认为两被告生产双草醚原药的行为构成对原告92专利的间接侵权的这一主张未予采纳。
  88专利系依照1993年1月1日修订之前的《中华人民共和国专利法》申请并获得授权的方法专利,对该方法专利的保护不延及产品,只能禁止被告使用该专利方法,因此原告请求判令被告立即停止生产、销售、许诺销售双草醚原药没有法律依据。专利权是一项财产权,不具备人身权属性,因此原告请求判令被告在报刊上公开赔礼道歉未支持。农药登记证是国家行政机关颁发的许可证,持有此证并不属专利侵权行为,因此原告请求判令被告撤回农药临时登记证没有法律依据,该请求也未支持。由于没有原告因侵权而受损失或被告因侵权而获利的证据,法院依法适用定额赔偿。一审法院判决两被告立即停止生产、销售、许诺销售20%双草醚可湿性粉剂和30%苄·双草可湿性粉剂的侵权行为,立即停止使用两原告拥有的88专利方法生产双草醚原药,共同赔偿两原告经济损失30万元;驳回两原告的其它诉讼请求。两原告认为两被告生产、销售、许诺销售双草醚原药构成对92专利的间接侵权,应予禁止,不服一审判决,提出上诉,请求在一审判决的基础上依法判决两被告立即停止生产、销售、许诺销售双草醚原药,并限期撤回农药临时登记证。
  二审法院认为,认定生产双草醚原药是否构成对92专利的间接侵权,必须首先确认生产92专利产品是双草醚原药的唯一商业用途。由于双草醚原药没有其他商业用途系一消极事实,难以举证证明,对此应由激素公司提供反证,其未能提供证据证明,故认定双草醚原药是专门用于制备92专利产品的关键成份。激素公司、实验四厂生产双草醚原药的行为构成对92专利的间接侵权。两原告明确承认没有证据证明两被告销售和许诺销售双草醚原药。持有农药临时登记证不能等同于生产农药,也不属于专利侵权行为。原告要求激素公司限期撤回农药临时登记证没有法律依据。据此,二审法院将一审法院判决的“立即停止使用两原告拥有的88专利所保护的方法生产双草醚原药”变更为“激素公司、实验四厂立即停止生产双草醚原药”。
  [裁判分析]
  一、消极事实的举证责任
  法律规定,当事人对自己的诉讼主张有责任提供证据,没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。“谁主张,谁举证”是中国民事诉讼举证制度的基本原则,举证责任倒置必须得有法律的明确规定。一般认为,主张消极事实的一方无需就其事实主张举证,如对方没有足够的反证则应认为其主张成立。本案对于双草醚的唯一商业用途是用于制造92专利所保护的除草组合物的主张,不属于法律规定的举证责任倒置范围,从法律一般规定而言,理应由提出这一主张的原告负举证责任。诉讼中双方就这一事实的举证责任发生了争议,被告认为原告应当对这一事实负举证责任,原告则认为这一事实属于消极事实,无需且无法举证证明,应当由被告举反证。
  待证事实涉及的说是举证责任的分配问题,该学说有消极事实说与外界事实说。消极事实说认为,举证责任应当由主张积极事实的当事人承担;外界事实说认为,举证责任由主张外界事实者承担,主张内界事实者不承担举证责任。对本案中的这一问题如何确定举证责任首先要解决的问题是,“双草醚的唯一商业用途是用于制造92专利所保护的除草组合物”是不是消极事实。在这一点上,一、二审法院存在不同的看法,最后二审法院认为属消极事实,被告应当提供反证,因被告未提供反证而认为原告主张成立。
  二、针对组合物产品专利,自己生产、使用该组合物的主要活性成份产品是否构成对该产品专利权的间接侵害
  中国《专利法》规定,对于发明和实用新型专利,未经专利权人许可,为生产经营目的制造、使用、销售、许诺销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、销售、许诺销售、进口依照该专利方法直接获得的产品;对于外观设计专利,未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售、进口其专利产品的,都属于专利侵权行为,从这些行为性质看均属于直接侵权。
  由于现实生活中的专利侵权手段千变万化,有些经营者为了逃避责任而想出很多方法来规避法律。为了切实保护专利权人的合法权益,间接侵权的概念被引入了知识产权保护领域,特别是专利权的保护。
  所谓间接侵权是指行为人并非直接实施侵权行为,而是帮助、教唆、诱导他人实施专利,或者明知、应知的情况下向他人提供实施专利所需要的主要原料、部件的,也属专利侵权行为。目前学术界对间接侵权是否以直接侵权的存在为前提有不同认识。结合说认为间接侵权须以存在直接侵权为前提,与直接侵权相结合而成立; 独立说则认为间接侵权不依附于直接侵权,可以独立存在。
  笔者认为,无论是结合说还是独立说,实际上都考虑到了由第三人完整实施专利技术行为的存在,只是对于完整、直接实施专利技术的行为是否必须构成专利侵权行为,二者存在差异。在知识产权领域,为了平衡权利人和社会公众之间的利益,在给权利人特定的权利同时,也进行了相当多的限制。在专利法体系中,存在着相当多的免责条款,即使第三人完整、直接实施了专利技术也不构成侵犯专利权。如第三人为了非生产经营目的而实施专利技术等情况,其行为并不构成专利侵权,但是如果向第三人提供相关原料、部件,使其具备了实施专利技术的全部条件,那么相关原料、部件的供应者仍然应当构成间接侵权。同时,由于知识产权具有强烈的地域性,在中国受法律保护的专利权在他国可能并不受保护,如果行为人在中国生产零部件而到他国组装成成品,则该行为人的行为仍然应当构成间接侵权。因此,专利间接侵权的认定,并不需要第三人构成直接侵权为前提,而是应当着重考察在整个过程中各行为人的行为结合起来是否完整地实施了专利技术,并且这种完整的实施对于间接侵权行为人而言,是能够预见的,也不违背其主观意思;对于第三人而言,这种完整的实施是不可避免的,即第三人购买或者受让相关原料、部件的唯一用途就是按照专利技术完整实施,否则就不能实现其购买或者受让相关原料、部件的目的。如果第三人购买或者受让相关原料、部件具有其他用途的,则即使第三人以该原料、部件完整地实施了专利技术,提供相关原料、部件的行为人也不应当认为构成间接侵权,除非证明其存在着明显的帮助、教唆、诱导实施专利技术的行为。
  因此,构成专利间接侵权应当具备以下条件:第一,行为人没有现行法律所规定的直接侵权行为;第二,行为人为第三人提供实施专利所必需的原料、部件,或有其它帮助、教唆、诱导实施专利的行为;第三,第三人利用行为人提供的条件完整实施了专利技术;第四,行为人对第三人实施专利技术的行为明知或应知。
  必须注意的是,间接侵权的构成应当以第三人完整实施专利技术的行为为前提,如果没有第三人的行为,则行为人就不构成间接侵权,而只可能是专利侵权的预备,可能构成即发侵权。如本案中,92专利保护的是一种除草组合物,实现除草功能的是组合物当中的活性成份双草醚,其它则是载体、表面活性剂、分散剂等辅助剂。原告证明两被告只有自己生产、使用双草醚原药的事实,未能证明两被告向他人销售过双草醚,并且他人使用该产品实施了92专利的侵权行为,因此,两被告生产双草醚是为实施92专利做准备,应当认定是为侵权行为作准备,可能构成即发侵权,而不应当认定为构成间接侵权。如果对两被告的行为认定为间接侵权的话,实际上是承认了“部分侵权”的存在,违反了专利法的基本原则。
  三、行政登记、许可制度与专利侵权
  行政登记是指行政机关为实现行政管理目的,根据法律、法规和规章的规定,依相对人申请,对符合法定条件的涉及相对人人身权、财产权等方面的法律事实予以书面记载的行为。行政许可是当今世界各国普遍采用的一种管理社会经济、政治、文化等事务的手段,其牵涉公共利益与个体利益的保护,市场调节与政府规制的关系,行政权与相对方权利的界分等问题。行政许可属于一种政府管制性行为,体现出权力对社会生活,尤其是经济生活带有强制性的、监控性的干预。
  本案涉及的产品是农药,中国对农药实行登记制度,农药的生产实行许可证制度。《中华人民共和国农业法》规定,农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、种子、农业机械等可能危害人畜安全的农业生产资料的生产经营,依照相关法律、行政法规的规定实行登记或者许可制度。国务院也制订了相关的条例和实施细则,对登记、许可都作了具体规定。本案被告激素公司经过自己的实验和申请,对涉案的农药获得了国家行政机关的登记证,原告据此认为其持有农药登记证的行为也属于侵权行为。要对这一问题作出判断,必须弄清行政登记的本质。
  行政登记并非权利或资格的赋予,它是行政机关对相对人涉及的身份关系、财产关系等权利的设定、转移、变更、消灭的情况记录,以便备查以及作为将来管理活动的参考依据。登记行为既是一种认可,又是一种证明,对社会公众产生一种证明力、推定力和公示力。登记行为不包含行政机关的意思表示,更没有为行政相对人直接设定行政法上的权利与义务,尽管登记行为能够产生一定的效果,但这些效果的产生是基于法律的明文规定而非行政机关的意思表示。 对于农药的生产,仅有农药登记证是不够的,还应取得国家行政机关的生产批准许可。由此看出,生产者申请获得登记证只是为生产做准备,并非生产、销售行为的凭证。中国现行《专利法》规定,对于发明和实用新型,未经权利人许可而为经营目的制造、使用、销售、许诺销售、进口专利产品,或使用其专利方法及使用、销售、许诺销售、进口依该专利方法获得的产品。因此,持有专利产品的行政登记证并不是专利法所规定的直接侵权行为。那么,能不能说持证行为构成间接侵权呢?从前文的分析不难看出,持证行为并不具备间接侵权的构成条件。既然持证行为不属于侵犯专利权行为,原告请求撤销被告农药登记证的诉讼请求法院应当不予支持。


免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例