对开放式撰写的权利要求的解释——太阳石(唐山)药业有限公司诉河北药都制药集团有限责任公司、南通市第一人民医院专利侵权纠纷案

总第13期 南京市中级人民法院 张雁发表,[专利]文章

  案评要旨
  在发明、实用新型专利的侵权判定中,确定专利权的保护范围是首要和至关重要的环节,原则上以专利权利要求的内容为准,同时,说明书及附图用于支持权利要求书,可以用于解释权利要求,尤其在专利权利要求表述有含糊不清之处时。确定专利权保护范围时,既要充分有力地保护专利权人的合法权益,又要与公知领域划清界限。本文将在这两项原则的指引下,讨论“包括但不限于”这一词汇对确定本案专利权利保护范围的影响。
  基本案情
  原告:太阳石(唐山)药业有限公司(以下简称太阳石公司)
  被告:河北药都制药集团有限责任公司(以下简称药都公司)
  被告:南通市第一人民医院(以下简称南通医院)
  原告诉称:原告于2002年申请了名称为“用于阴道给药的自疗式药盒”的实用新型专利,并于2003年获得授权。2004年原告发现二被告制造和销售的“妇纳康”产品侵犯了其专利权,请求判令二被告立即停止侵权、销毁库存产品,赔偿原告的经济损失20万元并承担本案全部诉讼费用。
  被告药都公司答辩称:被告生产、销售的“妇纳康”产品并不侵犯原告的专利权,且原告专利属公知技术,故请求驳回原告的诉讼请求。
  法院审理查明,原告于2002年向国家知识产权专利局提出“用于阴道给药的自疗式药盒”实用新型专利申请,并于2003年获得授权。其独立权利要求为:一种用于妇女阴道给药的自疗式药盒,包括但不限于盒体和盒盖,其特征在于药盒的盒体内装有用于治疗的药物,用于施药过程中防止药物流失的阻流垫,隔离手与药物接触的薄膜。2004年8月国家知识产权专利复审委员会对涉案专利作出无效宣告请求审查决定书,决定维持专利权有效。
  2004年10月原告工作人员来到南通医院,从该院购得涉案产品两盒。
  审判结果
  法院经审理认为:
  1、原告的专利具有合法性和稳定性,其合法权利应受法律保护。关于本案专利的权利保护范围,争议的焦点在于对独立权利要求中的“包括但不限于”的理解。根据相关法律规定,当权利要求书不足以对专利保护范围进行清楚界定时,可以借助于说明书或附图进行进一步的解释。本案中的“包括但不限于”陈述被用于本案专利独立权利要求的前序部分,对于其具体内涵,原告在专利说明书中作了必要的描述,可以用来解释本案专利权利要求,即“在由包括但不限于盒体和盒盖组成的药盒中,盒体内可以被分割为若干个区室,在这些区室内,分别盛装有治疗用药物、防止药物流失的阻流垫以及隔离药物与手接触的塑料薄膜。”该专利的基本构造由盒体和盒盖组成,如果“不限于”对构造具有限定意义,则从说明书中得到的指引是:限定在药盒中的盒体内“可以被分割为若干个区室”,这些区室内“分别盛装有治疗用药物等”,这里的限定只应限于盒体内。如此理解亦符合原告要实现的发明目的。由此可见,“盒体和盒盖”均是本案专利必要技术特征之一,但并不是全部,本案专利必要技术特征除独立权利要求中前序部分引述的公知技术特征外还应包括特征部分描述的区别技术特征,应当以区别技术特征与公知技术特征相结合来限定本案必要技术特征的范围。综上,本案专利保护范围是:一种由盒体、盒盖、药物、阻流垫、薄膜构成的用于妇女阴道给药的自疗式药盒,其中药物、阻流垫、薄膜置于盒体内。
  2、涉案产品由盒体、盒盖、药物、卫生防护塞、医用手指套组合而成,其中药物、卫生防护塞、医用手指套置于盒体内。经对比,涉案产品的技术特征与本案专利必要技术特征一一对应,落入本案专利的保护范围。即使考虑原告专利权利要求所描述的“包括但不限于”的限定条件,被告产品仍与原告专利的必要技术特征相同。被告药都公司侵犯了原告的专利权。
  3、被告药都公司抗辩称本案专利属在先公知技术,并提供了两份专利对比文件作为证据,但其未能提供证据的原件和合法来源,故对被告的抗辩不予采信。
  据此,法院判决:1、被告立即停止侵犯原告实用新型专利权的行为。2、被告药都公司赔偿原告经济损失10万元。3、驳回原告的其他诉讼请求。
  裁判分析
  一、确定发明或者实用新型专利权保护范围的一般规则。
  《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。这是指发明或者实用新型专利权保护范围应当以权利要求明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,当权利要求中的陈述存在含糊不清之处或有确定权利保护范围的其他必要之时,说明书及附图可用于解释权利要求。这就是确定发明或者实用新型专利权保护范围的折衷原则。折衷原则是在周边限定原则和中心限定原则的基础上发展起来的,纠正了这两种规则的极端和偏激的倾向。从专利法发展的趋势来看,各国立法均向折衷原则靠拢,最具代表性的立法文献是1973年的《欧洲专利公约》,该公约第六十九条规定:一份欧洲专利或者欧洲专利申请的保护范围由权利要求书的内容确定,说明书和附图可以用于解释权利要求。这也是中国专利法第五十六条第一款规定的立法渊源。
  这一条款表达了两层含义:一是阐述了确定发明或者实用新型专利权保护范围的基础规则,即以权利要求的内容为准,不允许严重背离或扩大权利要求所陈述的内容;一是揭示了权利要求书与说明书及其附图之间的辩证关系。说明书及其附图主要用于清楚、完整地公开发明或者实用新型,以使所属技术领域的技术人员能够充分理解和准确实现该发明或实用新型,同时说明书及其附图还用于支持权利要求,并在必要的时候用于解释权利要求,以确定专利权保护范围。
  二、本案权利要求书中使用“包括但不限于”一词对确定本案专利权利保护范围的影响。
  1、“包括但不限于”语汇的渊源和普通含义。
  “包括但不限于”这一语汇并不是汉语本土词汇,它是英语“including  but  not  limited”的翻译词,通常用于法律规定或合同条款,相当于中国法律中常用的“其他情形”兜底条款。汉语中“包括”的含义是:包含(或列举各部分,或着重指出某一部分);“限于”的含义是:受某些条件或情形的限制、局限在某一范围之内。由此可知,“包括但不限于”在汉语中一般用于书面语言,其后一般与列举式陈述相连接,意指该列举式陈述属于前面所述的情形之一,但并没穷尽可能的情形,可根据具体情况对列举之外可能的情形进行补充列举或详细解释。“包括”与“包括但不限于”两个词汇语意的区别之处在于:“包括”与后面所列举的项目之间是大于或等于的关系,而“包括但不限于”仅可能大于后面所列举的项目,言下之意是“未穷尽”。
  2、“包括但不限于”在本案专利权利要求中的特殊含义。
  一般说来,经中国国家知识产权专利局审查的发明和实用新型专利权利要求书中极少会出现“包括但不限于”这一词汇。因为中国国家知识产权局在《中华人民共和国专利法实施细则》和《审查指南》中均对权利要求书的撰写规定了一般格式,其中规定独立权利要求包括前序部分和特征部分,前序部分写明要求保护的技术方案的主题名称以及主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征,在该部分中,除写明主题名称外,仅需写明与技术方案密切相关的、共有的必要技术特征。例如,一项涉及照相机的发明,该发明的要点在于照相机布帘式快门的改进,其权利要求的前序部分只要写出“一种照相机,包括布帘式快门”就可以了,不需要将其他如透镜和取景窗等照相机的共有特征都写在前序部分中。可见,在权利要求书的撰写过程中,需要在前序部分进行描述的共有技术特征仅为该技术主题所共有的技术特征的一部分,只是限于篇幅和撰写要求而不予一一列举罢了,在列举的项目之前虽使用“包括”一词,然其语意与“包括但不限于”相同,只是由于知识产权局在规范性文件中所作的范例,一般专利申请人会遵照范例,而不会使用“包括但不限于”这一陌生而略显画蛇添足的语汇了。
  本案所涉的权利要求书中恰恰出现了“包括但不限于”一词,而争议的焦点也就在于对 “包括但不限于”内涵的理解。被告认为 “包括但不限于”是一种模糊陈述,无法确定本案专利的保护范围,原告则认为其权利要求是清楚的。根据中国相关法律法规的规定,权利要求书应当满足以下要求:以说明书为依据、清楚、简明,不符合以上三项要求的权利要求书不能通过国家知识产权专利局的实质审查。所以,在该起案件中,首先要解决的问题就是专利权利保护范围是否确定以及是否因“包括但不限于”一词的使用而不明确。
  本案中的“包括但不限于”陈述被用于独立权利要求的前序部分。由于“不限于”的内涵是一开放性表述,故仅从这句话本身确实无法确定“包括”的全部含意,但相关法律规定,专利说明书和附图可用于解释独立权利要求中所记载技术特征的含糊不清之处,但仅记载在专利说明书及附图中而未反映在专利权利要求书中的技术方案,不能纳入专利权保护范围。由此并结合前文所述,本案中的“包括但不限于”一词应具有两层含义:1、“盒体和盒盖”作为该专利技术主题的共有特征的一部分并未囊括该主题的所有共有特征,但因为与本案专利发明点相关的仅为这两项特征,后面的区别特征所引用和针对的仅为这两项共有技术特征,所以将该技术主题的其他共有技术特征予以省略,而以“包括但不限于”这一语汇加以概括。2、“包括但不限于”的另一层含意在于,“盒体和盒盖”均是本案专利必要技术特征之一,但并不是全部,本案专利必要技术特征除独立权利要求中前序部分引述的公知技术特征外还应包括特征部分描述的区别技术特征,应当以区别技术特征与公知技术特征相结合来限定本案必要技术特征的范围。对于“包括但不限于”在这层含意上的具体内涵,原告在专利说明书中作了必要的陈述,可用来解释本案专利权利要求,即“在由包括但不限于盒体和盒盖组成的药盒中,盒体内可以被分割为若干个区室,在这些区室内,分别盛装有治疗用药物、防止药物流失的阻流垫以及隔离药物与手接触的塑料薄膜。”综上所述,可将本案专利保护范围归纳为:一种由盒体、盒盖、药物、阻流垫、薄膜构成的用于妇女阴道给药的自疗式药盒,其中药物、阻流垫、薄膜置于盒体内。由此可见,本案专利的权利保护范围是确定的,公众通过该专利的权利要求书和说明书、附图足以判断其权利的客体和其划定的保护范围,“包括但不限于”一词的使用虽导致权利要求有模糊之处,但通过说明书的解释已经足以弥补,且这种弥补不会侵害公众利益和妨碍已公开技术的自由使用,故这种弥补和解释是法律所允许的。
  不过,鉴于“包括但不限于”一词本身所具有的含义上的未穷尽性,且国家知识产权专利局在《审查指南》中已做出了明确范例,我们认为,最好不要使用这一词汇,而直接使用“包括”来描述前序部分的公知技术特征即可,这样做并不会导致误解或歧义。
  3、“包括但不限于”被使用在本案专利权利要求书中对本案专利权有效性的影响。
  《中华人民共和国专利法》第四十五条规定:自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。对于“有关规定”的具体所指,国家知识产权局条法司作出了详细列举,其中包括:授权专利的权利要求书不清楚、不简明或者缺少解决其技术问题的必要技术特征。所以,本案中,被告认为原告专利权利要求书因使用“包括但不限于”一词而不清楚,提出无效宣告请求,如果该请求足以对本案专利的稳定性产生影响的话,法院应当中止审理。但因原告已经证明专利复审委员会决定维持专利权有效,且根据法院的审查,被告所提出的无效宣告的理由不足以影响本案专利的稳定性,故依法不予中止审理。
  三、关于本案侵权判定应适用的规则。
  在确定了本案专利权利保护范围之后,可以得出这样的结论:如果涉案产品的技术特征与权利要求书、说明书及附图所确定的本案专利必要技术特征相同或等同,就落入本案专利的保护范围。涉案产品由盒体、盒盖、药物、卫生防护塞、医用手指套组合而成,其中药物、卫生防护塞、医用手指套置于盒体内。而本案专利独立权利要求所揭示的必要技术特征是:一种由盒体、盒盖、药物、阻流垫、薄膜构成的用于妇女阴道给药的自疗式药盒,其中药物、阻流垫、薄膜置于盒体内。虽然涉案产品的各组成部件的名称与本案专利必要技术特征所描述的特征的名称不相同,但其结构、功能、安放位置等实质性内容均相同,所以应当认为涉案产品的卫生防护塞即本案专利的阻流垫,涉案产品的医用手指套即本案专利的薄膜。经过侵权对比可见,涉案产品的技术特征与本案专利必要技术特征一一对应,落入本案专利的保护范围。由此可见,相应部件名称不同而实质相同的情况并不妨碍法院作出相同侵权判定,侵权人试图通过改变部件的名称来达到混淆视听、逃避承担侵权责任的目的是不可能的。


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