创造性判断中的困惑

总第17期 巩建华发表,[专利]文章

  专利法第22条第3款规定:
  “创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步”。
  本文对实用新型的创造性暂不多谈。可见,在发明的创造性判断中,要看两个方面,一看是否有“突出的实质性特点”,二看是否有“显著的进步”。
  一、在判断“突出的实质性特点”时存在盲区
  突出的实质性特点,就是我们常说的“非显而易见性”。《审查指南》告诉我们,通常按三步法来判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见。简单地说,三步法是这样的:
  第一步,确定最接近的现有技术;
  第二步,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;
  第三步,判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。
  第一步中所指的最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,通常,我们只用一篇对比文件来表示该最接近现有技术,而不需用两篇或更多篇文件。第二步中所指的发明的区别特征却不限数量。从三步法的叙述中可以发现,第一步、第二步都容易操作,而第三步,最关键的一步,恰恰是把问题的本身摆了上去。为了使第三步也具有可操作性,指南随后引出了“技术启示”的概念,也就是在上述第三步的判断过程中,“要确定的是现有技术在整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。
  根据上面这段话,我们看出,显而易见性的判断此时已经转化成了“技术启示”的判断,如果现有技术中存在“技术启示”,则可以断定要求保护的发明是显而易见的,否则,如果现有技术中不存在“技术启示”,则要求保护的发明非显而易见。
  那么,什么样的情况就表明现有技术中存在“技术启示”呢?换言之,什么样的情况就表明要求保护的技术方案是显而易见的也就是不具备创造性呢?指南接着给出了存在技术启示的三种情况:
  第一种情况:所述区别特征为公知常识;
  第二种情况:所述区别特征在最接近现有技术的其它方案中,且所起作用与在本发明中所起作用相同;
  第三种情况:所述区别特征在另一篇对比文件中,且所起作用与在本发明中所起作用相同。
  应当说,《审查指南》在创造性判断这个受主观影响较大的问题上做到了尽可能地使其具体化、客观化。
  归纳起来,从突出的实质性特点出发,指南总共给出了判断一个技术方案不具备创造性的三种证据组合情况,即:
  1.一篇对比文件 + 公知技术;
  2.一篇对比文件中的两个方案;
  3.两篇对比文件。
  然而,上面已经说过,发明与最接近现有技术的区别特征经常是多个,当这多个区别特征分别在另两篇对比文件中公开,或一些区别特征在另一篇对比文件中,另一些区别特征为公知技术时,就出现了下列两种在审查员中也比较常见的评价创造性的情况:
  a. 三篇对比文件
  b. 两篇对比文件 + 公知技术
  这时就出现了做法和理论相脱节的现象,也就是说,在审查中惯用的这些做法在指南里找不到依据。因此,遇到这些情况的时候,审查员仍会按照习惯,在通知书中详细地进行特征对比,列举出若干篇对比文件,而到申请人答复时稍一争辩,又原封不动授权,这会造成执法不公,尤其是对大多数不争辩、只修改的国内申请人不利,可能导致他们将案卷视撤,或将权利要求的范围缩得过小。
  二、在判断“显著的进步”时容易产生概念上的混淆
  从专利法对创造性的定义中看出,一个技术方案只有在既具有突出的实质性特点、又具有显著的进步时,才能被确定为具有创造性。显著的进步通常体现在发明的效果上。关于“效果”这一概念,在指南的创造性章节中出现了多次,一次是在对显著的进步进行解释时用了“有益的技术效果”。指南对有益效果也就是创造性中所述的显著进步进行的解释是:
  ·发明与现有技术相比具有更好的技术效果;
  ·发明提供了一种构思不同的技术方案,其效果基本上达到现有水平;
  ·发明代表某种新技术发展趋势;
  ·尽管发明在某些方面有负面效果,但在其它方面具有明显积极的效果。
  以上解释已经把“显著的进步”这一用效果来体现的概念大大地淡化了。基本上可以这么说,根据《审查指南》,在进行创造性判断时,只要一个方案具有突出的实质性特点了,就不必再强调它的效果也就是显著的进步了,因为具有突出的实质性特点而不具备上述四个效果之一的技术方案少有。由此看出,创造性判断中的两个方面--突出的实质性特点和显著的进步,其分量不均衡,而且很悬殊。久而久之,审查员就容易忽略了显著的进步这一次要方面,这就给创造性的判断造成一定混乱,也就是,从理论上说应当考虑显著的进步,但在实际操作中,它形同虚设。
  另外,“效果”概念更多次是在审查指南的创造性一章第4节“几种不同类型发明的创造性判断”和第5节“判断发明创造性时需考虑的其它因素”中以“预料不到的技术效果”的形式出现的。在第4节中,对选择发明、转用发明和要素变更的发明进行创造性判断时,有没有“取得了预料不到的技术效果”是认定发明是否具有创造性的主要依据。在第5节的判断发明创造需考虑的其它因素中,当申请属于以下四种情形之一时,根据审查指南,审查员应当认为发明具有创造性:
  ·发明解决了久而未决的技术难题;
  ·发明克服了技术偏见;
  ·发明取得了预料不到的技术效果;
  ·发明在商业上获得成功。
  此处,也提到了“预料不到的技术效果”。
  既然创造性中所述的显著的进步是体现在技术方案的效果上,而且我们也看到了,在文章开头所说的专利法22条第3款对创造性的定义中,发明创造性与实用新型创造性的区别之一就是进步的程度是否“显著”,因此,当学习创造性课程时,“有益的技术效果”和“预料不到的技术效果”这两个概念同时出现了,这时人们会自然而然地认为,显著的进步是指后者,因为从习惯性思维出发,只有“预料不到”才能跟“显著”匹配,而“有益”显然是过于平淡了,跟“显著”似乎不是一个档次。
  上面也说过,由于在专利法的创造性定义中,对突出的实质性特点和显著的进步采用了“和”的关系,因此,一个发明要满足以上两个要求,即既要有突出的实质性特点又要有显著的进步,才具有创造性;反过来说,只要有一个要求不满足,就可以认定该发明不具备创造性。这样,一旦出现了上述效果概念上的混淆,就使得有些审查员在做创造性判断时,不采取三步法来进行突出的实质性特点的判断,而只判断发明没有显著的进步,也就是根据说明书内容没有发现发明有预料不到的技术效果,就断定该发明没有创造性。
  随着学习的不断深入,实审员应当对专利法、细则和指南中的概念有明确的认识。但如果在编撰法律文件时就避免矛盾的产生,比如在专利法22条第3款发明创造性的定义中将容易产生概念混淆的“显著的进步”删除,就有可能解决创造性判断中两部分(突出的实质性特点和显著的进步)的重量不平衡导致理论与实际不一致的问题,同时代表是否有进步的“效果”之间的概念混淆现象也可以随之消除,这样一来,创造性的判断会更加清楚。

(作者:国家知识产权局材料工程部)

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