日本的商标侵权行为及平行进口概论

总第42期 文/森智香子 Sun East知识产权事务所代表董事、日本专利代理人、早稻田大学外聘讲师发表,[商标]文章

 

  中国经济的惊人发展使其与其他亚洲国家产生了国内外价格差,今后关于平行进口的问题势必变得更加突出。在日本,除了一部分未解决的遗留问题,平行进口的处理问题己基本上得到了解决。本文试就日本的商标侵权行为以及平行进口问题做一个基本介绍。
  一、日本的商标侵权行为
  同中国一样,在判断商标是否侵权时,主要判断被使用的商标与注册商标是否相同或类似,同时应判断被使用商标的商品或服务与注册商标代表的商品或服务是否相同或类似。在日本,即使在先己注册的商标十分著名,如果第三人在与在先权利人所注册的商品毫不类似的商品或服务上使用该商标,在先权利人也无法依据该注册商标权来维护自己的权利,即主张第三人侵权。而即使形式上构成侵权,在先权利人在行使其商标权时的一些请求(如:责令停止请求,损害赔偿请求等)也未必会得到法院的承认。
  (一)独占权
  商标权者拥有在指定商品或指定服务上使用该注册商标的专有权(日本商标法25条),称为“独占权”。也就是说,他人没有正当权利或正当理由,其对该注册商标在指定商品或服务进行使用的行为,就构成侵权。因为使用的定义关乎刑事处罚的适用等问题,所以法律对商标的使用进行了限定性的列举(日本商标法第2条第3款1项-8项)。
  第1项 在商品或商品的包装上附加标志的行为。
  第2项 将附加有标志的商品或商品的包装转让、交付、或以转让和交付为目的的展示、进出口、以及通过电信线路提供的行为。
  第3项 在提供服务时,向接受服务者提供的物品上(包含给予或租借的形式,下同)附加标志的行为。
  第4项 在提供服务时使用附加了标志的物品来为接受服务者提供服务的行为。
  第5项 以提供服务为目的,将带有标志的、供提供服务中使用的物品(包括在提供服务时供接受服务者使用的物品,下同)进行展示的行为。
  第6项 当提供服务时,在接受服务者的与该服务相关的物品上附加标志的行为。
  第7项 在提供与影像有关的服务时,通过电磁的方法(包括电子的或磁性的方法,以及其他不能被人体所感知的方法,以下条款同)将标志映射到影像上来提供服务的行为。
  第8项 展示或散发,以及通过电磁的方法提供带有标志的、与商品或服务有关的广告、价目表或贸易文件的行为。
  (二)禁止权
  日本法律规定,在与他人相同的指定商品或指定服务上使用与他人的注册商标相近似的商标,或在与他人的指定商品或指定服务相类似的商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似的商标的行为,视为侵犯他人商标权(日本商标法37条第1款)。这被称为“禁止权”。其作用在于保护商标权的核心部分。
  与日本商标法第25条不同,本条并未规定“独占”权利,法律并未赋予积极使用该部分的权利。在法律上“类似”的范围不应是垄断的(虽然事实上有垄断的情况存在)。
  将独占权和禁止权的范围进行整理如下:

  ○的部分商标权的效力可以达到。
  ×的部分商标权的效力不能达到。
  (三)间接侵权
  日本的商标法中将构成侵权可能性高的行为视为侵权,也就是一般称为间接侵权的规定。以下的行为是被看作侵犯商标权的行为(日本商标法第37条2项-8项)。
  第2项 为了转让、交付或出口,而持有在指定商品或与指定商品或指定服务相类似的商品上或其商品包装上附以注册商标或与其相近似的商标的行为。
  第3项 为提供服务所使用的物品,持有或进口在指定服务或与指定服务或指定商品相类似的服务中供接受服务者使用的物品上附加注册商标或与其相近似商标的行为。
  第4项 在提供指定服务或者与指定服务或指定商品相类似的服务时,在提供给接受服务者使用的物品上附加注册商标或者与注册商标相类似的商标,以及为提供该服务转让、交付,或者为了转让、交付而持有或进口该物品的行为。
  第5项 为了在指定商品或指定服务上或在与其相类似的商品或服务上使用注册商标或与其相近似的商标,而持有附加了注册商标或与其相近似商标物品的行为。
  第6项 为了使他人在指定商品或指定服务上或在与其相类似的商品或服务上使用注册商标或与其相近似商标,而进行转让、交付或为了转让、交付而持有附加了注册商标或与其相近似商标物品的行为。
  第7项 为了自己或使他人,在指定商品或指定服务上或在与其相类似的商品或服务上使用注册商标或与其相近似的商标,而制造或进口可以显示注册商标或与其相近似商标物品的行为。
  第8项 为了制造表示注册商标或与其相近似商标的物品,而专门经营从事制造、转让、交付或进口所需物品的行为。
  二、日本对平行进口的处理
  在发生上述商标侵权行为时,对商标权的行使请求(如责令停止请求,损害赔偿请求等)未必会得到法院承认,平行进口行为就是例外的情况之一。
  (一)平行进口的概念
  虽然对于平行进口并没有统一的定义,基本上认为,平行进口是指在外国制造和销售的商品,不通过正规渠道(不经过正规总代理商),而被输入到某一国家市场。
  在日本,无论是商标法还是其他知识产权法规都没有对关于如何处理平行进口对问题做明确规定。
  (二)处理方式的变迁
  1970年的派克事件(大阪地方法院1970年2月27日判决)以前,日本是全面禁止平行进口行为的。日本海关直到1972年仍然严格禁止平行进口行为。
  改变这一方针的契机就是上述提到的派克事件。在这一事件当中,法院判定“原告(平行进口者)虽然在形式上并不拥有本案注册商标的任何权利,但是原告进口和销售真正派克制品的行为参照商标制度的本质,实质上缺乏违法性,因此不能说构成了商标侵权。”
  该判决表示出,即使在形式上是侵权行为,还有必要判断是否维持了流通秩序,只要具备:①商品的真正性(假冒物品的平行进口不在其中);②权利人的同一性;③商品质量的同一性。平行进口就不应该算作侵权。这一判决起到了划时代的作用。受到该判决影响,海关也逐渐改变了对平行进口的处理办法。
  此外,上述派克事件中①-③的要素,即为现在平行进口的概念,虽然与不成为商标权行使权利对象的要素不完全一致,但基本点是共通的。
  (三)现在的判断要素(FRED PERRY事件)
  日本最有名的关于商标的平行进口案件,就是FRED PERRY事件(最高法院2003年2月27日第一小法庭判决)。该案上诉到最高法院,揭示了到现在为止仍在被使用的关于平行进口的判断要素。
  本案中,首先不是日本商标权利人的第三者,在日本从事进口附有与日本的注册商标相同标志的同一商品,只要没有获得日本商标权利人的许可,这种进口行为就应该被视为侵权(日本商标法第2条第3款 日本商标法25条)。但是在具备以下全部3个要素的情况下,该进口行为可以被认定缺乏实际违法性而不被认为侵犯商标权。
  1.该商标是经过国外的商标权利人进行使用,或者得到国外的商标权利人许可而合法使用的。(权利人的同一性)
  2.在该国的商标权利人与在日本的商标权利人系同一人,或在法律或经济上是可以视为同一人的关系。该国外商标和日本的注册商标拥有同一出处。(不损害商标的出处表示功能)
  3.因为日本的商标权利人可以直接或间接的对该商品进行质量管理,因此涉案的商品与日本的商标权利人使用其注册商标的商品,在该商标所标示并保证的商品质量上没有实质性差异。(不损害商标的商品质量保证功能)
  前述介绍的派克事件的3个要素,即①商品的真正性;②权利者的同一性;③商品质量的同一性和1-3属于对应关系。但是严格来讲,关于③所说商品质量的同一性,FRED PERRY事件中的三要素中解释为“因为日本的商标权利人可以直接或间接的对该商品进行质量管理,因此涉案的商品与日本的商标权利人使用该注册商标的商品,在该商标所标示并保证的质量上没有实质性差异。”这一点与派克事件并不完全相同。


 

  (四)与专利平行进口的处理方法相比较
  关于专利的平行进口,在符合一定条件下,也有即使形式上侵权也不被作为侵权处理的情况,这时的要素与上述要素有所不同。因为这是与平行进口有关的日本知识产权实际操作中的代表性的内容,在此做一些介绍。
  关于专利的平行进口有名的判决是BBS事件(1997年7月1日最高法院第三小法庭判决)。在该案中,最高法院裁决“我国的专利权人或者可视为专利权人的主体在外国将其专利产品转让时,除非已就专利产品的销售地、使用地域将不包括日本在内的意图与受让人进行了协商,并将‘地域除外规定’在产品上进行了明确表示,否则其对该产品在日本不能基于专利权来请求责令停止和损害赔偿的权利。”也就是说,只有在转让时权利人与受让人之间关于该产品的销售和使用地区必须将日本除外这一点达成了协议,并且在该产品上进行了明确标注的情况下,权利人才可以对其专利权行使权利要求。
  如上所述,关于平行进口不构成侵权的要素,商标专利有所不同。日本商标法第1条规定“本法的宗旨是通过保护商标,以维护商标使用者在业务上的信誉、促进产业的发展并保护消费者的利益。”这揭示了与专利法的目的不同,商标法保护的不仅是权利人的利益,而同时要保护需求人即公众的利益。
  与中国的法律不同,日本的《专利法》中很多法条和规定都适用于日本的《商标法》。事实上,日本专利法中有太多的条款加以必要的修正后适用于日本的商标法。日本最高法院在前述案件中就对涉及平行进口的专利产品采取了与涉及商标权的平行进口的产品不同的要求。笔者认为最高法院的裁决是合理的。
  在日本,被指控侵权的平行进口商必须举证说明其平行进口的产品符合前述案例中所介绍过的三个要素才能免于被追究侵权责任。实践中,要证明平行进口产品符合这三条要素绝不是件容易的事,故此进口商必须对其进口的产品予以高度重视。
  (五)商标权的功能论
  回头再来看FRED PERRY事件中的3个要素。在第1个要素中模仿品当然无法免于侵权的诉讼,而2和3则是表明不得妨碍商标权的功能。其依据的观点是,构成商标权侵权的实质的违法性,应该是妨碍了商标的功能。这一观点也称为商标权的功能论。
  虽然关于商标权的功能论在日本的《商标法》中并没有明确的规定。但因其观点是基于前面介绍过的日本《商标法》目的的达成(通过对商标权功能的保护,不仅保护权利人,同时保护需求人的利益),因此在日本得到了广泛的支持。
  正如在第一部分中所介绍,关于“使用”的定义经过数次修改范围正在逐渐扩大。今后关于“商标”保护的对象范围继续扩大的可能性很高。笔者认为,在对商标使用的定义不断扩大的同时,能够灵活的应对各种情况、通过商标功能论来判断实质违法性的手法,今后也会继续受到广泛的支持。
  三、结语
  本稿前半部分说明了在日本《商标法》中构成商标侵权的行为。这同中国《商标法》的实际情况既有共同点也有不少不同点。本稿的后半部分介绍了在形式上构成侵权的情况下权利行使也不会得到支持的情况之一的“平行进口”问题。希望笔者的介绍能使读者对日本有关平等进口案件的处理原则有一些基本的了解。

分享到:


免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

日前,最高人民法院公开宣判“乔丹”商标争议行政纠纷10件案件,你觉得判决是否合理?