商标侵权的例外抗辩——以裁判案例为研究视角

总第44期 文/孙海龙 重庆市高级人民法院审判委员会专职委员、姚建军 西安市中级人民法院法官发表,[商标]文章

  商标侵权的抗辩手段十分有限,仅仅限于《商标法》实施条例第49条规定的正当使用情形。严格意义上讲,我国商标法律法规中没有明确规定商标侵权的例外抗辩,这一点与《专利法》和《著作权法》完全不同。但从《商标法》第52条规定的“未经商标注册人的许可”的规定,还是可以看出一点点“例外抗辩”的痕迹。《商标法实施细则》第49条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”因此,在某种意义上讲,“正当使用”可以被认为是一种例外抗辩的法律规定。然而,从广义上讲,“正当使用” 也并不应该仅限于上述第49条规定的情形,还应包括“合同抗辩”、“在先使用”等抗辩理由。
  一、“正当使用”抗辩的法理分析
  商标最本质的作用在于标示商品来源、防止混淆,昭示商誉,以利消费者遴选甄别,由于其这一作用,某一商标在消费者心目中代表了使用该商标的商品来源于某一特定的生产者,并具有相同水准的品质。商标又是进行广告宣传的有力工具,其可以成为厂商商业信誉(good will)的载体,它集中承载了生产者通过提供优质产品以及大量的广告宣传等建立起来的有关其产品及其本身的商业信誉。《商标法》亦须防止搭便车的行为,以保障商标权人获得与其商品及商誉相应之报酬;商标权人唯受有充分之激励,乃能致力研发高品质的商品,从而促进商品的繁荣。但是,正如一切权利都有相应的限制一样,商标权同样需要受到一定的限制。事实上,商标权从来都不是一种绝对性的权利,取得商标权并不意味着权利人有权禁止他人对其商标的一切使用行为,商标能禁止的只是有可能导致混淆的使用。商标大多是公共领域中的标识,商标权人选择其作为自己的商标并不能赋予其对该标识的垄断性权利,而只是在该商标成为其产品来源标志的范围内,才有权受到保护。自由竞争经济赖乎商家品牌间的竞争,商标法则由保障消费者获取真实的商品信息,而鞭策商家提升自我,进以推动竞争。尤其对于“描述性”的标识来说,这一点尤为明显。描述性的标识本来并不具有作为商标所要求的显著性,只是由于商标权人的使用,建立起了该标识与特定主体之间的联系,即具有了“第二含义”(secondary meaning),描述性标识才具有了表明商品来源的识别作用,《商标法》才赋予其可以作为商标注册的地位。但是,该标识的固有含义、“第一含义”仍然存在,商标权人无权禁止他人在原有意义上使用该标识来描述自己商品的相关特点。这正是商标使用的“正当”性法理所在。
  二、正当使用的构成要素
  TRIPS协议第17条规定:成员可规定商标权的有限例外,诸如对说明性词汇的合理使用之类,只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。1946年《Lanham Act》在第1115节(b)(4)中,全面吸收了普通法上法定正当使用(Classic Fair Use)制度。根据该条款,任意第三人善意、合理地使用他人的名称(Name)、短语(Term)、或图案(Device)来描述自己的产品或服务,只要该使用是一种描述性而非商标意义上的使用,就不构成商标侵权。由此,美国法院对正当使用总结出了三个构成要素:1、非商标性使用(non-trademark use)。非商标性使用指被控侵权人不是将原告的描述性商标作为商标使用,即其使用该标识是为了描述其商品的特征而非指示其商品的来源。从这一点上也可以看出商标法中的正当使用与著作权法中正当使用的区别,它并不像后者那样赋予了一种普遍性的权利来使用他人的描述性商标,而限于在该标识的原始描述性含义上使用。如果使用他人商标是用来指示商标权人或其商品的话,如对于重新包装的商品使用原有商标,或者在比较广告中使用他人商标,则不属于正当使用原则调整的范畴。2、公平、善意的使用(used fairly and in good faith)。正当使用要保护的是竞争者正当地描述其产品的权利,这种权利不因某描述性标识被他人注册为商标而受到损害。而这个概念本身就要求对他人描述性商标的使用必须是出于对自己产品描述的必要,而且这种使用必须是合理且善意的,即不得不正当地利用他人商标所代表的商誉。公平善意是一种主观上的要求,一般只能从使用者的使用状态等情况来推断。如该标识的描述性含义与后使用者的商品之间相关的程度,是否有可替代的表述等等。仅仅知晓某标识是他人的注册商标并不当然意味着使用有恶意,反之,如果使用人原本没有使用某描述性词汇,在他人将其注册为商标之后转而采用该标识,或者是使用了他人商标中与描述意义无关的那些特点,诸如字型、风格、颜色等,则可推定其有恶意。3、仅仅为了描述自己的商品或服务(only to describe its goods or services)。即使用他人商标不是作为商标使用,而仅仅是用来描述自己商品的特点。
  我国《商标法实施条例》的规定主要涉及的是对产品的名称、主要原料等特点的描述,如果遇到对他人商标的使用,是否能适用正当使用而得以豁免侵权责任?回答是肯定的,且有司法判例。例如,西安市中级人民法院审理的哈高科绥棱二塑有限公司与北京立高防水工程有限公司等商标侵权纠纷案,2002年7月7日黑龙江某公司取得了商标局核准注册的“SBC”图形注册商标(该注册商标的SBC非一般字母书写),核定使用商品为第19类防水卷材。2004年6月7日黑龙江某公司将其“SBC”注册商标转让给哈高科。 2004年11月哈高科发现王景玉销售了立高公司生产的防水材料,该产品合格证、宣传资料及商品名称上均使用了“SBC”,但立高公司使用的字母形状与哈高科的注册商标不同,同时立高公司在其产品上使用了自己的“立高”注册商标。立高公司持有的全国工业产品生产许可证上注明产品名称:其他建筑防水材料(SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材);陕西省建设科技成果重点推广项目证书及科技成果认证书载明:立高公司的项目名称为:“立高”牌SBC高分子复合防水卷材。哈高科起诉认为,三被告的行为侵犯了原告的注册商标专用权,诉至法院。法院审理认为,立高公司在其生产的防水材料上并未将“SBC”作为商标使用,且使用的“SBC”与哈高科的注册商标形状不同,立高公司在对外宣传时在“SBC”前均使用了自己的“立高”注册商标,这种使用并未使相关公众对其产品的来源产生混淆或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。立高公司使用争讼之标识属正当使用,不会对哈高科的注册商标造成损害。笔者认为,立高公司使用的“SBC”不属于商标使用行为,符合正当使用的构成要件,因此不构成商标侵权。
  三、“正当使用抗辩”的性质
  “正当使用抗辩”是属于“不侵权抗辩”,还是“侵权例外抗辩”,其是否与“混淆可能性”相关联,这是一个十分有意思的问题。即使在美国的判例中,也有不同的观点。有些判例认为正当使用仅仅与判断是否可能造成混淆有关,只要认定有可能发生混淆就拒绝适用正当使用原则;另一些案例则将正当使用视为一个独立的抗辩事由,即使有可能造成混淆,如果满足了正当使用的构成条件,被告仍然可以豁免于侵权的指控。两种观点针锋相对,最能说明上述两种观点碰撞的是备受瞩目的KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.一案,该案中,Lasting Impression I, Inc.(原告)和KP Permanent Make-up Inc.(被告)都是持久化妆(Permanent Make-up)行业的直接竞争者,他们都生产各自的色素产品。原告在其色素产品上使用的商标是“Micro Colors”,而被告也在其色素产品瓶子上的标签和宣传单上使用“micro color”, 来描述其产品的色素程度和颜色种类以及进行相关的市场宣传。面对原告的商标侵权诉讼,被告提出了法定正当使用之抗辩。虽然原告初步举证了存在混淆可能性,但联邦地方法院认为被告的正当使用抗辩成立,做出了有利于被告的简易裁决;而联邦第九巡回上诉法院却认为被告在主张法定正当使用之抗辩时,否定混淆可能之存在,因此该抗辩不成立。2004年12月8日,美国最高法院就KP Permanent Make-up Inc. v. Lasting Impression Inc.一案作出终审判决。最高法院的九名法官一致认为,在商标侵权案件中,即使混淆可能(Likelihood of Confusion)存在的情况下,法定正当使用(Classic Fair Use)之抗辩也能成立,被告在提出法定正当使用之抗辩时,并没有义务否定混淆可能。从逻辑上讲,正当使用是作为一种抗辩存在,其意义就在于“该抗辩成立则不侵权;否则即构成侵权”,而认定侵权的前提在于存在混淆可能性,如果原告不能证明有混淆的可能性,则侵权本身就不能成立,被告无须再主张正当使用进行抗辩。如果认为正当使用与混淆可能性不可能同时存在的话,正当使用这一抗辩就没有存在的必要。正当使用的理论基础在于我们认为有些情况下商标权人的利益需要让位于社会公众诚实描述其商品的权利,而公众的这种利益不应因为有可能造成某些混淆而遭到剥夺,换句话说,之所以存在“混淆的可能性”,根源就在于最初选择了描述性的标识作为商标;我们可以采取其他的辨别措施来防止这种混淆,如显著使用自己的商标或者明确与商标权人相区别等。可以说,在正当使用的情况下,被告使用某标识不是作为商标而是为了描述商品的特点,这本身就意味着一般情况下不会发生混淆;但是,不论从逻辑上还是从理论上,正当使用的构成都不应当以没有混淆可能性为前提。当然,有发生混淆的可能性,判断是否构成正当使用就更应该慎重,应结合实际情况判断商标权人的利益是否应该让位于其他人正当描述其产品的权利。
  四、我国司法实践中运用正当使用原则的案例缩影
  1、为指明自己商品的内容使用他人商标为正当使用。在(美国)教育考试服务中心(Educational Testing Service,简称ETS)诉北京市海淀区私立新东方学校侵犯著作权及商标权纠纷一案中,ETS是TOEFL考试的主持、开发者,对TOEFL试题享有著作权,并且在中国注册了TOEFL商标,分别核定使用在盒式录音带、考试服务、出版物等类别上。新东方学校在其发行的TOEFL考试题出版物上以醒目的字体标明TOEFL字样,故被诉侵权。一审法院认定因其使用的TOEFL字样与ETS的注册商标完全相同,使用的商品类别也相同,故其行为构成对ETS商标权的侵犯。二审法院则认定:“在我国目前的社会状况下,出版发行属于国家管制的特殊行业,出版物属于特殊商品,对出版物的来源进行识别一般是通过出版物的作者和出版单位来实现的。本案中,虽然ETS在出版物、录音磁带上合法注册了TOEFL商标,新东方学校在‘TOEFL系列教材’、‘TOEFL听力磁带’上突出使用了‘TOEFL’字样,但新东方学校对‘TOEFL’是在进行描述性或者叙述性的使用,其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关,是为了便于读者知道出版物的内容,而不是为了表明出版物的来源,并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。”基于此,二审法院认为新东方学校上述使用行为不侵犯ETS对TOEFL享有的商标专用权 。
  2、使用地名在某种程度上讲也属于正当使用。地名作为商标同样是具有特殊性的,我国商标法规定:县级以上行政区划的地名不得作为商标注册。这也符合国际上的惯例,因为该区域内的公众应该都有权使用该地名,不应被某个人垄断。但是,对于非县级以上的地名以及取得了第二含义的地名,商标法是不禁止注册的,对于该部分商标而言,同样存在着其他人正当使用的问题。如南京利源物业发展有限公司诉南京金兰湾房地产开发公司侵犯商标权纠案,就反映出了这个问题。南京市江宁区境内有一个“百家湖”,由于众多房地产开发商的开发及广告宣传为众人所知。利源公司成功开发了以“百家湖公园”命名的楼盘,并在“不动产管理”等服务类别上注册了“百家湖”文字的服务商标。南京金兰湾公司在该地区开发了一处名为“枫情家园”的楼盘,并以“百家湖?枫情国度”为广告语进行宣传 。本案中对“百家湖”的使用也是为了指明商品与某地理位置的联系,金兰湾公司并无恶意利用利源公司的商誉,“百家湖”的吸引力来自于它自身的地理环境而非来自于利源公司,应该可以构成正当使用。值得注意的是,最高人民法院民三庭针对该案请示的答复中提到的五个应该注意的问题,其中提到“相关商品或服务的分类情况”,认为商品或服务的分类情况往往决定了是否需要指示其地理位置。房地产销售中指示房地产的地理位置,一般应当认为是基于说明该商品的自然属性的需要。
  3、通用技术名称或术语的正当使用。如厦门华侨电子企业有限公司与四川长虹电器股份有限公司北京分公司等侵犯商标权纠纷案 。法院查明“HDTV”是本行业中技术术语“高清晰度电视”的英文缩写,已作为国家标准予以明确。四川长虹电器股份有限公司使用“CHDTV”不足以使相关公众产生混淆误认,属于正当使用。再如西安市中级人民法院审理的深圳市远航科技有限公司与被告深圳市腾讯计算机系统有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案,西安中院认为“挖坑”、“保皇”分别为起源于陕西、山东地方扑克牌游戏名称,且一直是作为特定扑克牌游戏名称存在并被公众广泛使用,因此其作为扑克游戏的名称,并已为相关公众普遍接受。被告使用的“挖坑”、“保皇”属于合理使用,不构成侵权。
  4、通过签订许可合同正当使用。如最高人民法院判决的哈罗斯特瑞特公司有限公司与武汉银沙鳖休闲用品有限公司等侵犯商标权纠纷案中,认为武汉银沙鳖休闲用品有限公司在生产、销售的服装上使用哈罗斯特瑞特公司的注册商标不构成商标侵权。
  结语
  通过对上述问题的研究,笔者认为我国现行《商标法》在判定商标侵权上可以在以下方面予以完善:明确判定商标侵权行为的构成要件;将造成相似、混淆作为商标侵权判断的要素之一;即明确商标侵权判断的逻辑规则,主张将“相似”、“混淆”作为必要要件,但不是充分要件,如法定抗辩和法理上的例外抗辩理由成立,则可以认定不构成侵权。但例外抗辩应与“构成混淆”为逻辑前提,否则就没有必要进行例外抗辩。


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