标准障碍——欧洲专利局不可躲避的保密协议

总第46期 文/Axel Stellbrink VOSSIUS & PARTNER合伙人发表,[专利]文章

  一、目前状况
  某些技术的使用,是要以相关方在提供相应技术信息前获取许可和签署标准保密协议或许可合同作为基础的。这种情况涉及大量有关光存储介质的技术,如DVD、蓝光光碟、CD、语音、声音和图像编码等,也涉及如Dolby(道尔贝降噪系统)、MP3、MPEG(动态图像专家组)和广播标准等大家耳熟能详的压缩技术。可是这些技术大部分由标准组织、合资企业、控股公司甚至个人所有。这些标准主要涉及无线技术、有线电视、家庭娱乐、视频流、REID(无线射频识别技术)、信息技术、半导体制造、电信、生命科学、纳米技术、化学等其他科学技术。
  申请人即使知晓该技术的详细信息,按照保密协议的要求,其在专利申请中也不得公开所有或部分详细信息。另外,在多数情况下,尤其涉及DVD或蓝光光盘技术时,欧洲专利局目前认为,仅提及这些或其他相应标准或者在权利要求中仅使用“DVD”或者“蓝光光碟”这些术语不足以满足欧洲专利公约第83条有关“必须对发明进行充分完整描述,以便使专业人员能够对其进行实施的”的规定,这样会自然导致上述领域中甚至与其领域相关的大量专利申请无法被批准和适用。

  二、 欧洲专利局目前的解决途径
  1、欧洲专利局的审查员一般遵循的是欧洲专利公约第83条的相关规定,即任何欧洲专利申请应由本领域专业人员对发明作出充分清晰且完整的信息描述。这种情况一般发生在正在进行的审查过程中,本领域专业人员可利用一般常识对申请信息进行补充,但是该类信息仅指没有保密限定并对公众开放的普通信息。
  2、此外,人们对欧洲研究报告应与其他规定文件复印件一并送达给申请人的这一规定仍持有争议。因此,鉴于信息的不可公开性,任何带有保密协议的标准不得与研究报告一并发送。
  鉴于此情况,申请专利的发明只有全部符合所列规定时,审查部门才能授予其专利权。未满足所列条件的申请应予以拒绝,除非欧洲专利公约对其有不同的法律界定。
  3、在目前情形下,尤其是在DVD和蓝光光碟领域内,技术上诉委员会(以下简称为“上诉委员会”)所作出的第T82/07号决议对该类情形提供了参考。该决议涉及转化声音或图像信号的方法信息的不充分公开。在具有争议的专利申请中,“DVD兼容节目码流”和“DVD兼容格式”这些术语在主要请求中被提及,但是在说明书中并未对其做进一步的解释。在该案的上诉过程中,上诉人和申请人提到公众可通过上述的DVD书籍获知相关标准,但上诉委员会并未支持该观点。在起诉阶段,该裁决成为了评定申请的基础,即任何提及DVD的申请不得视为已作出了充分信息公开。在众多审查程序中,欧洲专利局审查员进一步强调上诉委员会对T50/02的裁决并不适用,这一裁决主要指即使某文件信息必须通过购买或者未能被本领域专业人员所掌握,该文件信息仍属在先技术。

  三、事实和法律考量以及后果
  1、据悉,任何需要保密的信息不得视为本领域技术人员的一般常识。但是,审查指南的有关规定主要针对欧洲专利公约第54、56条而不是第83条的“技术现状”。后者仅可解读为专利申请应对发明作出充分、清晰且完整的信息公开,以便本领域专业人员可以对其进行分析。因此,在充分公开的规定中,并未发现使用“现有技术”这一术语。
  另外,根据审查指南规定,该领域专业人员应被推定为在相关领域具备一般知识和能力,并在相关时间知晓哪些是该技术的一般常识的专业从业者。另外,本领域专业人员还应被推定能了解技术情况的所有信息。本领域专业人员对相关知识的了解的标准与充分信息公开的要求标准是一样的。对现有技术的了解仅是了解情况的一种途径,与本领域技术人员对于一般常识的知晓是类似的。
  欧洲专利公约第83条对本领域技术人员操作其发明的能力有所涉及,并且还对申请的公开也作出了相关规定。就DVD而言,基本上有两个情况需要考虑:一是如果具有DVD技术的专业人员已经对过去有争议的标准有所了解,那么可以断定该标准可以被此领域技术人员所获取并知晓,并成为其知识的一部分。二是如果本领域技术人员之前并没有获取这个标准,那么他就对该标准并不知晓。根据标准原则和欧洲竞争法原则,在DVD制造领域,任何希望施行标准主体的人员都有机会对其进行了解,如果满足条件,就可获取许可和并签署保密协议。
  总的来说,“技术现状”这一术语并不是欧洲专利公约第83条的主体,且相关技术人员通常已经或能够了解该标准。因此这也成就了欧洲专利公约第83条的措辞要求,该条款规定符合某一标准的发明实际上应能够被相关技术领域的本领域技术人员操作。
  2、据上文第2节所述,欧洲专利局的审查员提及欧洲专利条约第65项有关研究报告的规则。第61项规则对欧洲研究报告的内容进行了概括总结,阐明了报告必须涉及与新颖性和创造性有关的文件,但是,并未涉及与信息充分公开的相关资料。因此,不管标准质量如何,标准持有者或其他任何使用者所拥有的保密的标准不是现有技术,因而也就不能在研究报告中引用。欧洲专利条约第61和65项规则并未涉及该问题。可能有人辩称该标准可能确实与其新颖性和创造性相关。这种情形通常出现在异议过程中,且有意给予第三方对刚授权专利提出请求的机会,以及给第三方对其他相关的且欧洲专利局通常无法获取的现有技术存在与否提供证据的机会。最典型的例子就是公开在先使用。
  另外,很久以前,标准产品就可以在市场上获取。如果该标准产品包含技术信息,且一方面在欧洲专利局的一般标准下可以被公众所获取,另一方面,与其后专利申请的发明相关,那么,其相关信息构成的现有技术就可以被第三方在异议程序中加以引用,因为在公开在先使用中,经常会出现这种情况。这也是异议程序的目的之一。
  即便标准自身被视为现有技术,任何知晓或者获取该标准的第三方可以在实现其发明创造时,将其作为本领域技术人员所获取的一般知识加以使用。但这并不意味着整个标准都要进行备案登记。相反,只有相关部分应在跟标准持有人取得联系之后,提交许可指令之前,进行备案登记。
  3、欧洲专利局审查员经常依据的决议从整体上并没有得到认可。在该决定中,就整个要求保护的范围来说,要求保护的主题,即DVD说明书中所述的兼容性,并没有得到充分公开。仅说明书中的一个实施例详述了将MPEG-2传输流转换为DVD视频兼容程序流。
  要求保护的范围应包括如DVD ROM,甚至强调对限定相关标准的DVD书籍的获取与委员会的认定无关。该委员会恰好错失了要求保护的发明的特定特征。另外,该委员会错失了事实证据,即事实上不同的说明对应于一个说明书的不同部分,即限定标准的DVD书籍。
  还有,后一证据可以通过宣誓书的形式提供,例如,没有公开但总结了标准的整体技术内容。
  另外,该委员会声称T50/02号决定是不相关的,因为它指向了现有技术文件的可获取性,还声称争议的申请遗漏了提供对该文件的引用,这里即限定标准的DVD书籍。
  众所周知,本领域技术人员的知识和对文件的引用都足以提供充分的公开。在后一种情况,T50/02号决定是相关的,这基本上说明如果所有利益相关方有机会为了各自的目的了解文件的内容,该文件被认为可以为公众获取,即使他们没有权利向第三方传播,只要该第三方自身可以通过购买而获得那些知识。作为DVD的任何制造者,其就是意图实施发明的人,可以获取相关标准,即使满足了T50/02中的要求。

  四、相关方面
  1、欧洲专利局目前的做法导致了不可躲避的障碍:欧洲专利申请人要么违背强调标准的保密协议,例如上述的DVD标准, 要么就因缺乏充分公开性而放弃欧洲专利申请。
  2、这种障碍甚至影响更远:如果发明要求更广的保护范围,例如“存储介质”或“数字和/或光存储介质”,其将不可避免地被相同的障碍所困。
  如前所述,整个要求保护的范围须在相应的说明书中得到充分的公开。“一种存储介质”这一宽泛的措辞也包含了DVD,因为DVD通常就被认为应不充分公开。这将导致整个权利要求范围的公开不充分。如果申请没有包含任何直接清晰的公开说明,将DVD和其他诸如此类的标准化存储媒介或装置从要求保护的范围中排除,这又落入了不可避免的障碍。众所周知,按照目前欧洲专利局的做法,将某些诸如DVD的特定技术产品从宽泛的保护范围中排除的做法是非常严格的。
  3、标准通常包含大量信息。如果申请人被迫执行这些复杂的标准,他会不可避免地破坏专利说明的架构。
  4、另外,标准的期限取决于各保密协议的执行时间,而不管标准的创新质量。这些期限可能会非常长,例如10年或更长。而且,由于详尽的信息说明,这些标准很可能不会被另一方在没有犯罪意图的情况下第二次开发。因此,这些标准不同于可能被授予专利权的发明,发明被保密的同时存在被第二次开发的风险。提交一般专利的优缺点有异于提交机密发明申请。
  5、如上所述,标准不是或者不单独是专利保护的主题。否则其内容会被公开,并且上述问题也就不会出现。尽管如此,要求保密协议的标准将会阻碍有利专利保护的任何进展。
  众所周知的专利制度背后的回报观点一方面为发明人提供一定期限的垄断权,而另一方面要求发明人要公开其发明。因此,在大多数情况下,被授予专利权的发明不仅在专利的有效期内而且在这之后也会得到发展。在专利的有效期内对专利的改进导致了独立的或从属的专利。这种状况进一步导致了业内的交叉许可,使得原始的发明专利为多方所获得。
  对于按照保密协议保留的标准和欧洲专利局目前拒绝任何涉及这些标准的专利申请的做法,这种情况是不可能的。相反,标准的持有人或者贡献方对于整个技术享有永久的专属权以阻止其他人注意到或者对这些标准的主题做出改进并就这些改进获得保护。相对于对发明性非常高的想法授予专利权,这种做法似乎更具吸引力,即使是非常小但非常复杂的标准。
  还是因为这个原因,标准不应成为相关技术进步的重大阻碍。被动地赋予标准保密协议而不是专利申请,这可能会部分的破坏专利制度中创新的主旨。
  6、此外,立法和欧洲专利局的做法看起来并不完全一致,例如生物材料的保藏。考虑到生物材料的复杂性和不能在专利说明书中充分描述,允许保藏生物材料。如果某人想获得样品,需投入一笔可观的费用。为了避免材料的任何滥用,如果申请被驳回、被撤回或者视为撤回,甚至可能只允许独立专家来获取样品并对其进行评估,并在获得专利权或从申请日起20年内不让公众获得该材料。这就是所谓的专家解决方案。
  而且,标准通常很复杂,并且在专利说明书中不能被实施或概括。如果他们进一步强调保密协议,独立专家根据标准中包含的信息将进一步证明专利申请的充分公开。因此,类似于生物材料保藏的例子,认为标准属于本领域专业人员应掌握的知识并且让申请人在专利申请中充分引用这些标准的做法是合乎情理的。

  五、结论
  目前, 欧洲专利局审查员否定完全公开的做法是颇具疑问的。此做法一旦正式采用,可能会造成更严重的问题。上述阐明的种种原由无不表明:撇开保密性质不谈,标准可以被认为是本领域技术人员应具备的专有知识。按照目前的实践,建议为专利申请人提供更明确的相关指示。在某些情况下,甚至建议采用一系列的标准规范。考虑到进一步的安全性,专利申请相关规定应包含这样的措辞:除强调保密协议的标准外,专利申请的保护应延伸到更广的领域。最好是出台相应的条款,强调相应的领域,而非仅强调保密协议标准本身。

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