集佳:为专利拍卖提供知识产权法律支持

总第47期 文/聂士海 China IP发表,[专利]文章

  在“中科院计算所首届专利拍卖会”的整个过程中,作为本次活动的承办方之一,北京集佳知识产权代理有限公司(以下简称“集佳公司”)在其中所扮演的角色格外抢眼。

  选择集佳的理由
  由于专利拍卖的专业性与复杂性,对于拍卖组织方能力的要求极高。为了更好地完成本次拍卖活动,需要成立由技术转移中介服务机构、拍卖机构及知识产权法律服务机构领域内顶尖的机构共同参与的联合工作组。
  据悉,中国技术交易所(以下简称“中技所”)作为本次专利拍卖的技术转移中介服务机构,受中国科学院计算技术研究所委托,寻找知名拍卖机构和知识产权法律服务机构领域内的、在技术转化方面具有影响力企业一并组成本次专利拍卖工作的项目组。
  集佳公司合伙人、顾问部主任梁岩律师向本刊记者讲述了集佳公司参与此次活动的具体过程。
  2010年8月6日,集佳公司接受中国技术交易所邀请前去洽谈专利拍卖合作事宜,详细介绍了集佳公司在专利市场化方面的经验和优势以及对本次专利拍卖工作的设想和计划。经过多轮筛选,中技所最终选定集佳公司作为承办方之一,为中科院计算所首届专利拍卖会项目提供知识产权法律支持。
  据梁岩介绍,集佳之所以能被选中,主要是因为其在专利市场化方面具有相对超前的意识与独特的优势。集佳从近年来服务于国内大中型企业的经验中认识到,知识产权代理行业内传统的业务模式已经无法满足企业对知识产权高端服务的需求。集佳从客户需求出发,总结出知识产权的转化运用将成为整个知识产权法律服务行业的重要内容之一,并先行先试,成为了知识产权代理行业内首个专利市场化和技术成果转化的探索者,通过为华为、联想和中铁集团等客户提供专利市场化和技术成果转化的咨询服务,成为了知识产权代理行业唯一一家在专利市场化和技术成果转化积累了丰富经验知识产权事务所。
  “专利拍卖,归根结底也是一次法律权利的转移过程,专利权转让过程离不开知识产权法律工作。作为本次专利拍卖唯一的知识产权法律服务机构,集佳为本次专利拍卖会提供知识产权法律支持,贯穿始终。”梁岩说,“具体来讲,集佳所提供的知识产权法律支持包括以下内容:结合行业特点和技术背景,分析各专利价值,并撰写专利说明;查询拟定拍卖的专利的法律现状,对有权利瑕疵的专利进行筛查;为专利拍卖提供知识产权法律咨询;开展竞买人招商工作并负责答复意向竞买人的咨询;本次拍卖之后,接受委托人另行委托,提供某个或者多个专利的预测市场价值报告、潜在需求分析服务、专利变更、企业专利池维护代理等增值服务。”

项目总体时间表及集佳公司工作内容概述

 

  准备工作突显专业性
  据介绍,集佳公司具体参与的拍卖前期准备工作主要有以下几项:
  (一)专利拍卖清单的准备及法律核查。本环节存在的法律风险是:专利拍卖工作持续了4个月,如果拟定拍卖的专利权存在不按时缴纳年费的情况,待最终举办拍卖会时,有可能存在权利因未缴年费而无效的专利;如果拟定拍卖的专利权存在许可、质押的法律状态,则该权利有瑕疵。集佳公司就上述风险提示至中科院计算所,确保上述法律风险降至最低。在本环节中,集佳公司牢牢把握两个关键点:一是律师对于权利人提供的专利信息的再核查工作非常重要;二是专利信息的核查应该两轮核查,应以双保险模式来最大限度地确保拟定拍卖的专利权无瑕疵。
  (二)撰写专利说明文件。专利说明文件相当于产品说明,应当以简洁明快的法律语言进行描述,这样便于企业管理者在较短的时间内了解专利内容,判断其价值,从而做出参加竞拍的决策。专利申请文件撰写质量决定了将来专利授权之后的权利范围。一份撰写质量好的专利,市场价值更高,更容易找到买家。为此,参与双方进行了明确的工作分工:中科院计算所科研人员了解技术的用途和技术背景,集佳专利律师了解行业特点和企业的兴趣点,集佳专利代理人了解专利文件权利范围和撰写价值,三个群体作用互相不可替代。
  (三)专利预招商及招商。本阶段工作由集佳公司及各地分公司、涉外合作伙伴,中技所及各地合作伙伴,北京国信兴业拍卖行和中科院计算所共同参与。因为有海外专利布局的专利更能吸引买家,所以该环节中企业提出的问题焦点有:1、是否申请过涉外专利或提出过PCT国际阶段申请?2、各专利是否已过申请涉外专利的优先权日期?3、是否能够接受观摩?另外,由于国家商务主管部门对于技术出口有自由出口、限制出口和禁止出口之分。对于中国专利权人向国外企业转让专利权,应当去商务部和北京市商务委办理技术出口审批手续。只有通过审批的专利,才允许转让给国外企业。本次专利拍卖拟定也向国外企业进行招商,专利拍卖公告具有法律效力,因此,在专利拍卖公告前,应报至北京市商务委进行技术出口预审。集佳公司提出,技术出口预审应前置。集佳专利律师已在预招商阶段向主办方及承办方提出该法律风险,并建议报至商务委进行预审。如果不进行预审,拍卖会结束之后,办理专利权转让手续时,如果因违反国家技术出口相关规定导致转让不能,可能会引起违约责任。
  (四)新闻发布会。积极配合主办方和其他承办方,于10月26日在北京共同召开了新闻发布会,邀请专业媒体本次拍卖进行了前期报道。
  (五)三地专利说明会。在北京、上海和深圳三地召开了专利说明会上,集佳公司对各个专利法律状态尽职调查结果进行公布,并在会后发起了一次各承办方内容的问卷调查,由各承办方中参与拍卖招商工作并参加专利说明会的工作人员,代表参加专利说明会的60余家企业意见进行问卷内容的填写,为下一次专利拍卖工作积累经验。在说明会上,企业提出了很多细节性的问题,如中科院计算所是否可以提供技术转化方面的服务;拟转让的专利是否存在专利许可、质押法律状态;是否有与标准相关的专利;是否可以电话参加拍卖;专利转让合同是否是格式合同,条款是否可以调整等等。
  (六)《专利拍卖文件》的准备及专利公告;《专利权转让合同》撰写及准备专利权转让著录项目变更需要双方签署的法律文件。本环节的关键点是:专利拍卖不同于传统拍卖,应当在拍卖文件中附加知识产权法律声明,例如专利年费的提示、专利质押许可状态的提示和政策风险的免责等,使竞拍人能够提前知晓。集佳律师撰写了该知识产权法律声明。

  拍卖现场及后续工作
  2010年12月16日,“中科院计算所首届专利拍卖会”在中技所正式举行。据全程参与了专利拍卖工作的集佳公司律师朱逢春介绍,集佳公司在拍卖会当天的主要工作内容是为竞拍企业提供知识产权法律咨询,为拍得专利的企业准备专利转让需要签署的法律文件。在此过程中,重点强调律师的两个“再审核”:一是对签字人资格的再审核,以免引发签字无效之法律风险;二是对专利名称的再审核,确保《专利权转让证明》和《专利权转让合同》中的专利名称与国家知识产权专利检索网站保持一致,以免发生专利权转让补正。
  另据了解,专利拍卖会后,还要进行拍卖价款的财务核算、专利转让相关法律文件的签署、专利权转让手续的办理、帮助受让企业对买到的专利进行深入性分析、与中科院计算所进行技术转化方面的咨询与合作等一系列的后续工作,同时积极准备未来即将开展的几届专利拍卖会。
  “中科院计算所首届专利拍卖会”顺利结束了,对于此次拍卖结果做何评价?整个活动过程中又暴露出哪些问题需要今后改进?在回答记者这一提问时,梁岩表示:“会后,我们对整个拍卖活动进行了认真的梳理和总结,得出以下几点认识:1、从现场上看,由于企业预先准备拍卖的预算有限,所以无法在现场买到自己非常想买到的专利,比较可惜;2、技术转化形式依然单一,需要探索更多的形式,促成技术转化和专利市场化;3、拍卖的技术领域应多样化,不应仅仅局限于计算技术,新材料、节能、生物、化学等领域的专利在未来也可以通过专利拍卖的形式进行转化;4、技术转化中介机构应丰富和深化服务内容,技术转移和专利权转化市场呼吁更多能够提供全面分析服务的中介机构;5、技术转让方应关注后续对受让方的技术辅导,受让方非常关注技术转让后续的技术转化工作,转让方应多多思考如何为受让方提供后续的帮助辅导;6、技术转让方应关注专利布局,转让方应提前考虑技术对应的专利撰写质量和海外专利布局,这样才能够满足受让方的转化需求和市场布局,从而提高技术转让价格。”
  “从首届专利拍卖会的成交额和成交率来看,作为首次专利拍卖会,取得的成绩是可圈可点的,但未来的专利拍卖会仍需要继续改进和加强。”梁岩说。



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