顾萍: “我在美国打337”

总第53期 文/ 鲁周煌 China IP发表,[专利]文章

 

337出庭律师协会前主席Tony V. pezzano(左)和现任主席Brian Busey(右)

 

  如果仅仅看到顾萍履历上的一大堆头衔: 美国纽约州律师、美国法律博士、美国专利代理人、香港城市大学法学院客座教授, 你会很难和面前这个充满朝气、侃侃而谈的漂亮女士联系起来。

  认识顾萍源于一场先后在上海和广州举办的337系列巡讲会。这场会议虽然没有官方背景,却极具规格和层次:不仅邀请到美国337出庭律师协会主席等在内的数名美国知名律师,更有来自美国国际贸易委员会(以下称I T C)的副主席和首席行政大法官做主讲。而这场汇集了美国337权威人士会议的发起者和组织者,就是顾萍。

  漫漫求学路

  1999年,顾萍结束了计算机专业和法律专业的本科学习后,到美国就读华盛顿大学圣路易斯法学院。2001年暑假,顾萍顺利拿到了美国知名的摩根菲尼根律师事务所(Morgan Finnegan LLP)的实习名额,这是一家当年在全美知识产权界排名前三的律师事务所,2002年毕业时她又直接被摩根菲尼根录用,从此开始了长达7年多的专利诉讼执业生涯。

  而回忆这段经历的时候,顾萍只是用了很多“太苦了”来形容当年在法学院和在纽约做律师的日子。“刚到法学院的时候,上课根本听不懂,美式英语和我们从小学习的英式英语发音上差别很大,教授上课的语速又极快, 每节课我大概只能听懂10%-20%。”顾萍回忆说。

  这还不是最可怕的,最可怕的是老师布置的课后作业:通常是300页到400页的法律阅读。“全是英文,很多法律专业词汇都不认识,读起来特别吃力。第二天上课老师要挨个进行提问,这是一天中最恐怖的时刻!每到前面还剩下三四个人的时候,我总是手脚冰凉,好像抱着救命稻草一样地猛翻课本,绞尽脑汁想怎么回答老师的提问!课堂问答占期末50%的成绩,而成绩不好就别想找到好工作。同学们都为了挤进前几名而拼命学习。”语言对法律专业学生的重要性不言而喻,而她的竞争对手几乎是清一色的美国人,逆境激发了顾萍不服输的个性,而语言和文化上的障碍让从小贪玩的她成了班上最刻苦的学生之一。“图书馆一般都是凌晨1点到1点半闭馆,那时我总是最后一个离开。”

  然而一开始的努力并没有获得预期的回报。第一学期上《合同法》时,每周都会考试,满分十分。第一次,顾萍考了2分,第二次努力复习了整整一周,满以为可以考7、8分的时候,却只考了3分。“那次考完试很受打击,当时到美国已经整整三个礼拜,没有给家里打过一个电话,没吃过一次中餐,天天都是凌晨3、4点睡觉, 早上7点就得起床,当天跟一个学长坐车去买菜, 回家的路上,车上放了一曲中文歌,当时所有的委屈再也憋不住,在车里就大哭了起来, 把一车人都吓傻了。”

  后来在助教的建议下,顾萍买了一台录音机,每节课都要录音,都要借美国同学的笔记去复印。顾萍回忆说,“那个学期,我没有看过一场电影,没有看过一次电视,几乎没有听过音乐,每天只有学习,永远是最后一个离开教室。当时真是哭都没有时间。那时候最快乐的事情就是中午可以回家睡一个午觉,从学校往家里走的路上,阳光明媚,才发现这个城市真的很美!”为缓解压力,顾萍开始学习打壁球,“每次打球的时候,都会把那个球想象成不可驯服的法律功课来发泄!”

  事实证明,中国人是善于学习的。随着语言的适应,顾萍逐渐成为班上积极举手发言的学生,成绩也变得优异。“我觉得中美法学院之间的教育差别是很大的。美国教育非常实用,迫使你有那么大的压力出来做律师。毕业后参加工作更是经常忙到不睡觉,其实早在法学院就适应了。而中国的法学院学习比较轻松,学习上也比较偏理论,但是我在美国没有学过法理课。”对比中美之间法学院的学习,顾萍说:“美国法学院非常重视司法写作,从我做律师打官司这些年的经验来说,我是真切感受到这一点的,司法写作非常重要。”

 


 

  从美国到中国的回归路

  毕业后,顾萍一直留在纽约,在全美排名前三的事务所工作,专职做专利诉讼,奔波于美国国际贸易委员会和美国联邦法院。近8年的美国专利诉讼职业生涯,顾萍做过近20个专利诉讼案及5个337调查案,代理过I BM、索尼爱立信、美联银行等大企业,技术领域涉及计算机硬件和软件、半导体、电子、化学和生物制药。

  比起法学院的日子,刚踏上工作的顾萍似乎更加辛苦。尤其做337的案子,因为诉讼时间较紧,经常是每天24小时连轴转。“在工作的前两年,一般情况都是凌晨2点到家,很多时候基本是不睡觉的。而且做诉讼也必须经常出差,地点都是不固定的。最忙的一次,我连续三天几乎没有睡觉。终于熬到周日下午6点多回家,坐在车里,困的根本睁不开眼睛。” 回忆当年的辛苦,顾萍依然十分动容,“记得那时正是夏天的傍晚,大家都吃完了晚饭,街上的情侣手拉手悠闲地散步。我看到窗外,眼泪就不自觉流下来。当时一个人在纽约打拼,感触特别深。”

  在一次口审证人的时候,因为顾萍的语速稍快,书记员对她说了一句话:“能否说的慢一些,我没有听清楚。”这句话令顾萍当场十分尴尬。而恰恰是这句话,顾萍开始了一段律师之外的另类生活。

  这件事之后,顾萍意识到自己的英语有口音,她开始在网络上寻找一个帮助外国人降低英语口音的学校,这时,她认识了自己的戏剧老师,一位从百老汇退休的老编导。退休后他和自己的太太开了一个家庭剧院,经常排练一些话剧并在剧院售票演出。和其他那些有表演兴趣立志要做演员的学生不同,顾萍是唯一的外国人,而这所非语言学校,也让顾萍结交了美国各个行业的朋友。她会在周末下班后和同学们一起做即兴表演,会有老师纠正她的发言,指导她的肢体语言。“上这个课程对我帮助非常大。今年三月,我的老师还邀请我去纽约演出,但我当时实在太忙了,没有时间去排练,太可惜了!下次一有机会我是绝对要去演的。”提到演出,顾萍显得异常兴奋。

  “99年刚去美国读书的时候,有美国同学问我:‘中国好还是美国好?’我当时很自豪的回答:‘这还用问,当然是中国好!’对方又问我:‘那你为什么还要来美国读书?’我当时感到非常受侮辱,我读完书还是要回到中国的。”顾萍说。

  2009年是顾萍职业生涯的一个大转折,在美国学习工作十年后,她做了一个艰难的决定:离开美国,加入北京集佳律师事务所。

  “在美国工作那么多年,我代理了很多美国公司、日本公司,却从来没有代理过一家中国公司。作为中国人,如果有一天我能代理自己国家的公司,我会觉得非常骄傲的。”顾萍说,“相比很多美国律师而言,我有自己的特长和优点。我既学过中国法又学过美国法,同时具备理工科背景。在美国打了很多年的诉讼,和许多法官也建立起了很好的友谊。作为一个中国人,在美国法律圈子里能有今天这些成绩,我自己也做了很多的努力。”

  作为一个华人律师,在美国的专利诉讼中代理中国企业,顾萍优势显著。“和客户沟通方面,我学过中国法律,我了解中国文化,我知道中国的内部法律顾问和公司老总在想什么,以及想知道什么。而美国律师在解释的时候,往往想当然的把你当作美国客户,想当然的认为你了解美国的诉讼和程序。他知道你不了解,但往往不知道你不了解哪些方面。所以我在和客户沟通的时候,会从中国法律的角度出发,来解释美国方面有哪些不同,这样更利于客户的理解。”

 


 

  如今,顾萍在中国依然十分忙碌,频繁往返于美国和中国。她也告诉记者:“我在美国接触最多的是公司内部的法律顾问。回到中国之后,我接触更多的是公司的老总。接触不同的人,也使我从不同角度看待法律问题。而这两年,我从中国公司老总的身上学到了法律本身是为市场服务的。从市场的角度看法律问题,其实可以更好的为客户服务。”如今,她终于实现了最初的梦想:帮助中国公司在美国的专利战场上厮杀对决。

  与出庭律师协会主席对话337

  采访中顾萍介绍了自己的两位好朋友: 3 3 7出庭律师协会主席Br i a n B u s ey和前主席To n y V.Pezzano。而顾萍也是出庭律师协会会员。

  据Tony Pezzano介绍,出庭律师协会是一个在ITC执业经验丰富的律师组织。其宗旨是在规则方面协助I T C,致力于完善I T C的诉讼实践。完全是337相关执业律师的组织。“我们有时站在同一战线,有时在庭上对峙,建立起这样的组织也使我们能够互相认识。”Tony说。

  China IP: 据了解,目前超过50%的337调查都以中国公司为被告,您如何看待这个问题?

  顾萍:80年代时候的337调查,大部分被起诉的都是日本公司,80年代以后,很多韩国公司和台湾企业被起诉。日本公司一开始也是不应诉被动挨打,被打的很惨。慢慢到了90年代以后,日本公司的知识产权体系越来越成熟,因为他们花了十年,十五年,二十年的时间来学习:你打我的时候,我怎样去反击。现在台湾公司也一样,开始慢慢的由不应诉的被动挨打到慢慢应诉,到现在开始逐渐起诉其他公司。

  这是一个学习的过程,逐渐成熟直到利用知识产权这张无形的手来保护自己的市场地位。我觉得这是中国公司应该学习的。要实现这条路,就是逐渐建立自己的知识产权体系,设好机关布好局,谁来打都不怕了。纵观全球,美国公司先做好然后打欧洲,欧洲做好了打日本、韩国,现在开始打中国。而中国公司现在也开始慢慢的走日本、韩国80年代走过的路,从不应诉的被动,到逐渐应诉,逐渐取得胜利。

  今天,我们看到很多中国公司被337起诉,说明中国的技术在进步,因为中国的出口产品威胁到了对方的市场,这是一个正面的角度。但我们也看到,还有很多中国公司选择不应诉,也是造成现在很多中国公司被起诉的原因。为什么他们不去起诉日、韩公司?因为你打他,他反过来会反诉你!但很多中国公司都是一打就跑,对方摸透了这点。我在这里就提醒中国公司,一定要从经济和市场的角度来仔细考量,这个官司值不值得打。

  Brian Busey: 上一次我来中国是5、6年前了,当时到北京做一个337调查的案子,那时的情况和现在大不相同。我觉得随着经济的发展,中国企业开始转向高新技术行业,比如半导体,复杂的设备等,这也使得企业日益重视知识产权

  二、三十年前,美国排名前十的专利申请人里找不到日本公司的影子。但今天,排名第一的是IBM,第二是三星,其后大概是4个日本公司。中国公司呢?我记得没有排名靠前的中国公司。倒是有很多台湾公司、韩国公司。将来我想也许能看到像华为这样的企业上榜。等到他们一年能拿到5千到6千个美国专利,你也会看到他们主动提起诉讼维护自己的权利。我认为事情说白了就是这样。只是中国现在还处于累积专利的阶段。

 


 

  China IP: 337调查和联邦法院的专利诉讼相比,有何区别?

  顾萍:国际贸易委员会实质上是一个行政机构,没有司法职权。但是337这个步骤,是半司法性质的,速度很快。法律规定12个月结束诉讼,最长不超过18个月。但实践中一般15个月就结案了,不管案子有多复杂。而联邦基层法院的专利诉讼,持续3-5年非常正常。

  另外,337只能有衡平法上的救济方式。即进口到美国的产品到达边境时,可以禁止产品入境,进口到美国上架销售的产品必须下架。337是没有金钱上的赔偿。需要金钱赔偿的话,就要去联邦法院起诉才有可能获得。所以我们经常会看到同一个案子,原告会在337和联邦法院同诉两个案件。因为原告要拿金钱赔偿。

  再者,美国联邦法院的专利诉讼是完全遵照《联邦诉讼程序法》、《联邦证据法》等来进行的,但是337的证据引入的规则就比较松散,不一定完全遵照这些规则。

  China IP: 您如何看待337的诉讼费用?

  Tony Pezzano: 337诉讼费用最少一般也要200万美金,专利多的话就另当别论了,在不同的案件中也各有差别。其实,当事人也可以在某些情况下有效地简化诉讼。一个案子从立案到庭审到庭审后的文书提交,需要原告和被告参与非常多的程序。在此过程中,所涉及的费用包括证据开示--在美国法律体系下,证据开示要求诉讼双方进行完整的开示。这就可能导致高昂的费用。

  但这个程序本身是非常公平的。在此程序下,双方都有机会完整陈述其观点,而I TC会根据这些观点进行裁决。要完整地将一个案子从头打到尾确实花费不菲。

  China IP: 很多被诉的中国企业抗辩说337诉讼程序时间太紧,对他们不公平。您对此怎么看待?

  Tony Pezzano: 不能苟同。正如过去我们所看到的,中国企业其实很少真正参与337程序。337诉讼中有非常公正的行政法官,他们只会根据案件本身的情况来制作相关记录。因此,我们今天到中国来做这个讲座,是希望中国企业能了解I TC的相关规则,也希望中国企业能向I T C提供必要信息以使得I T C能根据案情本身来判定是否存在专利侵权,或者专利是否有效。可以给I T C一个机会,因为I T C是一个非常公正的机构。

  在美国,其实有许多外国公司参与337诉讼,或者作为原告或者作为被告。I TC在处理美国侵权产品进口方面已经是驾轻就熟,处理涉及外国原告或被告的案子也是相当有经验的,也只会专注于案情本身。

  China IP: 面对337调查,一定要选择应诉吗?

  顾萍:很多公司提到337的费用就会止步。其实,有时候不应诉是对的。比如一个公司在美国市场一年的盈利只有100万美金,打一个337动辄都是3-5百万美金。当美国不是你的主要市场的时候,打这个官司是不合算的。应诉与否应该从商业角度出发来考量。或者也可以达成和解,或者签署同意令,在规定期限内自觉不涉足美国市场。以上都是可行的选择。总之应该根据商业需求先做出决定,再找合适的人来执行这个决定。

  China IP: 对很多中国企业而言,美国是其主要市场,但他们确实负担不起诉讼的费用。您对此有什么建议?

 


 

  Tony Pezzano: 如果中国企业被诉,但又负担不起诉讼费用,我建议他们考虑走ITC的调解及和解程序,以在庭审开始前达成和解,或者通过即决裁决或先期权利要求解释等方式尽早终止调查。当事人要简化案件其实有很多种选择,并不是一定要走完全部诉讼程序,支出巨额诉讼费。

  我们今天在这里就是想告诉中国的企业,应该好好了解并权衡以下因素:产品在美国有市场吗?美国市场的价值如何?将相关价值与在ITC进行诉讼的费用进行比较,如果继续诉讼于我有利,则不应吝惜费用,把钱花在刀刃上,做完整的诉讼也好,简化的诉讼也好,坚持打到底争取胜诉。说到底就是做一个权衡。

  China IP: 一直以来都有人呼吁在中国建立一套类似ITC的机制来保护国内企业。您认为可行吗?

  Brian Busey: 我认为可行。日本现在就有一种类似I T C的快速程序,不过据我了解是由海关进行的。侵权产品可能受到类似ITC排除令的禁令制裁。在此程序中,很多大公司明争暗斗,比如三星,苹果等等。好像欧盟也在试行类似程序。

  我觉得I T C在337领域是一个成功的范例,其他国家对这个机制均有所参照和仿效。我认为中国也可以建立类似的程序。关键点在于,要保证此程序的公平。337调查中有多级复审复核的程序,对待本国和外国的诉讼人都是不偏不倚的。你不但会看到苹果做被告,也有三星做被告。当事人是否胜诉完全取决于他们的专利和案情,而无关贸易政治。而在反倾销领域政治色彩就浓了。我感觉反倾销法律本身就对国内产业有倾向性的保护。但在337领域,程序是非常公正的。

  在上世纪80、90年代,相关法律就进行了修订以应对WTO体系的不足。这也能说明为什么你能看到I T C案子有30%到40%的原告是外国公司,如三星、诺基亚等提起的。世界各国的企业都选择337程序是因为他们知道这个程序是相当完善的,相当透明且具有确定性。如果中国、日本或者其他任何国家想适用这个体系,那么就要保证程序的透明和正当。在ITC,保障知识产权权利的全套程序是非常公正的。

  顾萍简介:

  顾萍律师是美国纽约州律师,美国法律博士,美国专利代理人。曾在美国执业8年多,先后在美国知名的摩根菲尼根律师事务所(Morgan& Finnegan)和美邦律师事务所(Mi l b a n k Twe ed)从事知识产权业务,业务范围涉及专利商标版权的诉讼、申请、许可及法律意见等。顾萍律师目前是中国最大的知识产权律师事务所之一的集佳律师事务所的高级合伙人。顾萍律师曾代理IB M, 富士通, 美联银行, 爱立信和索尼爱立信等客户在美国各联邦法院及国际贸易委员会(I TC)进行了20个知识产权诉讼和5个337诉讼调查。顾萍代理的337调查及诉讼涉及的专利技术领域包括计算机硬件和软件、互联网、半导体、通讯、电子、化学、生物和制药。顾萍还代理跨国融资兼并中的知识产权业务,曾代理大通银行、佳能公司、本田公司等进行尽职调查、出具法律意见书、撰写专利商标许可合同。

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