功能性限定权利要求的审查及侵权判定标准辨析

总第53期 文/范丽 国家知识产权局专利审查协作中心审查员(室主任助理)姚云 国家知识产权局专利审查协作中心审查员(室主任)朱宁 国家知识产权局专利审查协作中心化学处处长发表,[专利]文章

  2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(下称《解释》) 第四条规定:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”。

  2010年版《专利审查指南》(即目前应用的版本,下称《审查指南》)规定:“通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能性或者效果特征来限定发明才可能是被允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式……”。

  于是有观点认为:依据《审查指南》,功能性限定权利要求保护范围覆盖所有的实施方式,与《解释》规定的具体实施方式及其等同方式相矛盾,应仿效美国的做法,将“功能性限定”的审查标准与侵权判定标准统一为具体实施方式及其等同方式。也有观点认为:在审查程序中依据覆盖所有实施方式的标准从严掌握,在侵权判定中依据具体实施与等同方式的标准进一步压缩保护范围,从而通过不利于专利权人的规则的运用来达到限制功能性限定使用的目的。还有观点认为:《审查指南》及《解释》的实质是一样的,都是指具体实施方式及本领域技术人员不经创造性劳动就能得到的实施方式。可谓各家之言、见仁见智,众说纷纭,足可说明这一问题具有不同一般的复杂性和敏感性。

  就此,笔者的观点是:《审查指南》与《解释》貌似矛盾,其本质追求却具有一致性,两者之间是彼此呼应的关系。依据我国产业发展状况并比对美国及欧盟的立法情况,我国当前的规则体例是合理必要的。

  一、功能性限定概述

  功能性限定就是指以功能或效果来限定权利要求中的技术特征。在特定领域(或情形)中,功能性限定能够比结构或方法更加简洁或恰当的对技术特征进行限定,比如:在电学领域,对于不涉及物理结构改进的发明,使用结构、连接方式或信号传输的方式来撰写权利要求将非常困难,而将产品分成具有各自功能的模块,以功能限定的方式来撰写就会很好的解决这一问题。因而,功能性限定的撰写方式更多地出现在电学、通信等领域。

  如果仅从字面意义来看,功能性限定的特征应该覆盖能够实现同样功能或效果的所有实施方式,因而,采用功能性限定撰写的权利要求如果不加以合理限制就会具有不合理宽泛的保护范围。在这一点上,功能性限定与上位概念概括、整类产品概括等撰写方式就具有本质的区别,后者概念的外延是相对封闭式的,具有稳定性,而功能性限定的概念外延则是开放式的,不仅覆盖申请日前现有技术存在的实施方式,还能涵盖申请日后由于技术发展所带来的新的实施方式。显然,如不合理规制,功能性限定权利要求一经授权会将许多不应予以保护的内容纳入其保护范围;尤其是,如果功能性限定的对象是创新或新兴技术,将严重阻碍技术的改进与创新,而这恰恰是与《专利法》的立法精神背道而驰的。

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