先申请原则、抵触申请以及禁止重复授权概念的清楚化区分

总第57期 文/欧阳石文 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审业处研究室主任发表,[专利]文章

  禁止重复授权、先申请原则以及新颖性中的抵触申请是《专利法》中的重要概念,相互之间存在联系和区别,按照目前的理解,相互之间存在重叠。《专利法》第三次修改后,已将抵触申请扩展到本人申请在先、公开在后的专利申请或专利文件,由此可以对上述各个概念进行重新的界定,有利于理解和审查运用。本文拟从目前对这三个要领的理解出发,提出对其进行清晰的划分和界定的建议。

  一、目前对各概念的理解

  对于《专利法》第九条第一款第一句关于禁止重复授权的规定,在《专利法》中存在三个与之相关的概念。第一个是传统新颖性(即申请应相对于申请日之前为公众所知的技术(即目前专利法中的现有技术)具备新颖性),这是《专利法》最根本的概念之一。第二个就是抵触申请,其在《专利法》的规定中被纳入到新颖性范围,但很明显这一类证据显然与传统新颖性概念具有截然不同的性质。第三个是先申请原则,相当于目前《专利法》第九条第二款的内容。

  在审查实践中,上述四个概念之间划分不清楚,导致适用法条复杂化,容易导致混乱。此前审查指南(2001年版)中某些概念没有进行明确区分,如第二部分第二章第2.2节中曾有如下表述:“由于一项发明创造只能授予一项专利权,因此为避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授权,审查员在进行新颖性审查时,应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请。”显然这里将抵触申请与重复授权概念相提并论。对此,2006年版审查指南作了一定的改进,但仍然不够完善。根据《专利法第三次修改导读》第34页最后一段指出:原《专利法》第九条规定--“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。”这就是“先申请原则”。尤其指出:先申请原则也能起到防止重复授权的作用,但是它仅仅涉及“禁止重复授权原则”所要防止的一种情况,对同一人同日或先后就同样的发明创造提出两份以上专利申请以及对不同人同日就同样的发明创造提出两份以上专利申请的情况均未涉及。在该书中还进一步指出:禁止重复授权原则更为上位,先申请原则相对下位的概念。对此,形成了第三次修改后的专利法第九条的规定:第一款为禁止重复授权,第二款为先申请原则的规定。但上述观点或理解存在对各概念的适用范围没有划分清楚的问题。

  按照目前对审查指南的理解,抵触申请实现了部分禁止重复授权原则、实现了全部在先申请原则以及解决了部分在先申请在说明书中记载但没有在权利要求中要求保护的内容影响在后申请授权的情形;真正需要禁止重复授权的情形实现了剩余部分的禁止重复授权原则。按目前审查指南的理解存在诸多不便,甚至混乱,如图1所示,新颖性包括了先申请原则和部分禁止重复授权的情形,而禁止重复授权又包括了先申请原则、部分抵触申请的情形,抵触申请包括了先申请原则的情形,导致法条适用复杂,存在不必要的法条竞合。

 

 图1 目前各概念的理解相互交叉

  二、各概念内涵探讨及其区分建议

  为合理而清晰地划分传统新颖性、抵触申请、禁止重复授权以及先申请原则四个概念之间的关系,从而明确禁止重复授权所涵盖的内容,以下将从理论和实际操作方面进行论述。

  理论上来说,专利制度建立之初,最根本的概念应是传统新颖性,即只有相对于申请日之前公众所知的技术具备新颖性才有可能被授权。这是最根本的专利制度基石,授予的专利权不应当是申请日之前为公众所知,这是创新的本义。

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