中国的专利标识与专利标识标注权

总第64期 文/孙方涛 王侠 杨盈霄 李晓利 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心审查员发表,[专利]文章

  1984年制定的中国《专利法》第十五条规定:专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。之后的1992年和2000年修改《专利法》均未对该条文进行修改。为了使表述更加规范,同时与《商标法》中有关“商标标识”的称谓一样,将“专利标记和专利号”修改为“专利标识”;由于在总则部分的第十五条增加了关于共有申请权或者专利权的规定,为了尽量减少条文序号的变化,2008年第三次修改《专利法》将修改前的第十五条和第十七条合并作为修改后的第十七条,将关于专利标识规定放在第十七条第二款。

  2001年修订的《专利法实施细则》规定,专利权人在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识的,应当按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。国家知识产权局据此于2003年制定实施了《专利标记和专利号标注方式的规定》。2010年修订的《专利法实施细则》除了根据《专利法》的修改进行适应性修改外,还增加了第二款“专利标识不符合前款规定的,由管理专利工作的部门责令改正。”国家知识产权局于2012年制定并于5月1日实施了《专利标识标注办法》。

  在该办法实施之际,本文拟结合我国的实际,从专利标识的含义、专利标识的作用、专利标识是权利还是义务、有权标注专利标识的产品、专利标识标注权与专利实施许可的关系、专利相关的产品与专利标识的关系以及专利申请的标识等多个方面分析和讨论专利标识与专利标识标注权。

  一、专利标识的含义

  标识,按照《现代汉语词典》的解释,其为“标志”的异形词,发音为“biāo zhì”。其作为名词的含义是“表明特征的记号”,作为动词的含义是“表示某种特征”。

  专利标识,顾名思义,就是表明专利特征的记号, 其对应的英文为patent marking。《〈中华人民共和国专利法〉释解及实用指南》认为:“专利标识是表明该产品是专利产品的标志,通常是标明‘专利’或者‘中国专利’以及专利号。”

  《专利标识标注办法》第五条对专利标识的内容做出了规定:标注专利标识的,应当标明下述内容:(一)采用中文标明专利权的类别,例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利;(二)国家知识产权局授予专利权的专利号。除上述内容之外,可以附加其他文字、图形标记,但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众。

  《美国专利法》第287(a)条规定,专利权人与为其工作或依其指示于美国境内制造、要约销售或销售获有专利之产品,或将专利产品输入美国境内者,得于其产品附上专利(patent)或其缩写(pat)之字样与专利号码;如因产品之性质不能附上前述字样时,得将含有该字样之卷标附在产品上,或含有一个或数个产品之包装物上,以告示社会大众。2011年通过的《美国发明法案》规定专利标识使用虚拟标记,即专利权人可以通过披露一个无偿向公众公开的因特网网址来满足专利标识的标示的需要,只要公众可以从所披露的因特网网址上查到相关专利的具体信息。

  二、专利标识的作用

  专利标识主要有以下两个作用:首先,专利标识可以起到警示、通知作用。通过在专利产品、产品的包装或者产品的说明书等材料上标注专利标识,专利权人可以警告潜在的侵权人该产品是受专利权保护的专利产品,未经许可不得实施,从而使可能的竞争者打消仿制同样产品的念头,这可以看作是专利权人的一项权利;社会公众可以注意到该产品是受专利权保护的专利产品,从而鼓励他人进行回避设计,减少非故意侵权行为发生的机会,这可以看作是专利权人的一项义务。其次,专利标识可以起到宣传的作用,增加消费者对产品的信赖,增强产品的竞争能力,扩大产品的市场占有率。专利标识标注权具有包括广告利益在内的商业利益。在我国,通常认为获得发明专利权的产品必然是新产品,具有较高的技术含量,从而增强消费者对该产品的好感,增加对消费者的吸引力。技术相对比较成熟、竞争比较激烈的日常产品,是否标注专利标识可能直接影响产品的定价和销量。从宣传作用来看,更强调专利标识标注是一项权利。

  由于专利标识具有以上两个作用,基于维护社会公众利益的考量或维护专利权人利益的考量,将标注专利标识规定为专利权人的义务或者专利权人的权利。

  三、专利标识是权利还是义务

  (一)美国立法例

  《美国专利法》第287(a)条规定:专利权人与为其工作或依其指示于美国境内制造、要约销售或销售获有专利之产品,或将专利产品输入美国境内者,得于其产品附上专利(patent)或其缩写(pat)之字样与专利号码;如因产品之性质不能附上前述字样时,得将含有该字样之卷标附在产品上,或含有一个或数个产品之包装物上,以告示社会大众。如未为上述标示,专利权人不得于侵害诉讼请求损害赔偿,但如能证明侵权者已受侵害之通知,仍未停止其侵害行为,则通知后续行侵害之部分得请求损害赔偿。侵害诉讼之提起,视为侵害通知。从《美国专利法》上述规定可以看出标注专利标识是专利权人获得损害赔偿的一般原则,在一定程度上可以理解为是专利权人获得损害赔偿所应承担的义务;该义务可以通过侵权者收到侵权通知而消除(也可以看作是上述一般原则的例外)。这种侵权通知必须是来自专利权人的实际通知(actual notice),即使侵权人知道自己的行为侵权,但没有收到专利权人的实际通知,也不能视为侵权者收到侵权通知;这种实际通知必须指明专利权人所主张的侵权产品是什么,而不能只是告诉侵权人有关专利权的存在和归属。这种侵权通知的证明责任由专利权人承担。如果没有按照规定标示,专利权人只能针对侵权人收到侵权通知后继续进行的侵权行为获得损害赔偿。

  (二)日本立法例

  《日本特许法》第187 条规定:专利权人、独占实施权人或普通实施权人,依经济产业省令规定,须在产品专利发明的该产品上或生产产品的方法专利发明的方法生产的产品上(以下称“与专利有关的产品”)或者该产品的包装上,尽量附以该产品或者方法的专利发明的标识。

  目前,日本学界与通说均认为上述规定为任意性规定,专利标识是专利权人的权利而不是义务,专利标识不是获得侵权损害赔偿的要件之一。

  (三)中国立法例

  我国《专利法》第十七条第二款规定:专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。该条款没有使用“专利权人可以在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识”这样的表述,也没有使用“专利权人应当在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识”这样的表述,这表明在专利产品、产品的包装或者产品的说明书等材料上标注专利标识是专利权人独占的权利而不是义务,不同于《美国专利法》第287(a)条和日本特许法第187 条。由国家知识产权局制定并于2012年5月1日起施行的部门规章《专利标识标注办法》中将这种权利称为专利标识标注权。

  相对应的,为了保护这种专利标识标注权,在《专利法实施细则》(2010)第八十四条第一款中将“未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号”作为了《专利法》第六十三条规定的假冒专利的行为之一,根据《专利法》第六十三条的规定,该行为除依法承担民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以并处违法所得四倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处二十万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。这也是《专利法》中唯一同时涉及民事、行政和刑事责任的条款。

  为了规范这种专利标识标注权的行使,《专利法实施细则》(2010)第八十三条授权国务院专利行政部门规定标明专利标识的具体方式,并赋予管理专利工作的部门责令改正规定的专利标识。

  四、有权标注专利标识的产品

  有权标注专利标识的专利产品必须满足两个前提条件:1、合法的而非侵权的产品;2、使用了与所标明的专利标识对应的处于有效期内的中国专利

  就第一个条件而言,尽管专利侵权人生产的产品也是“专利产品”,但这种产品是侵权的专利产品。如果侵权人在侵权产品、该产品的包装或者产品的说明书等材料上标注专利标识,通常可以直接认定为故意侵权,因此,一般情况下,侵权人不会将与该“专利产品”对应的专利标识标注在侵权产品、该产品的包装或者产品的说明书等材料上。对于个别侵权人将与该“专利产品”对应的专利标识标注在侵权产品、该产品的包装或者产品的说明书等材料上的行为,笔者认为该标注行为本身违法,构成了假冒专利的行为,可适用我国《专利法实施细则》(2010)第八十四条第一款中的“未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号”;此时,侵权人构成了侵权专利权的行为和假冒专利的行为。

  就第二个条件而言,如果产品没有使用专利技术,或者使用了专利技术但没有使用与所标明的专利标识对应的专利,则这种标注行为构成了假冒专利的行为,可适用我国《专利法实施细则》(2010)第八十四条第一款中的“在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识”。

  如此看来通常情况下满足上述两个条件可能在专利产品或者该产品的包装上标明专利标识除了包括专利权人、专利实施许可的被许可人外,还包括中国《专利法》(2008)第十四条的推广应用、第四十八到第五十一条的强制许可和第六十九条的不视为侵犯专利权的行为人。笔者认为:鉴于专利标识标注权是一种独占权,因此除了专利权人、专利标识标注权的被许可人外,其他人未经许可标注专利标识构成了侵犯专利权人的专利标识标注权的行为。

  五、专利标识标注权与专利实施许可

  专利权人和专利标识标注权的被许可人当然有权在专利产品或者该产品的包装上标明专利标识,但是专利实施许可的被许可人是否当然有权在专利产品者该产品的包装上标明专利标识?这是一个有争议的问题。在2001年8月出版的《新专利法详解》中写道:“我们认为,被许可人也可以在其制造或者销售的专利产品或者该产品的包装上标明相应的专利标识和专利号,尤其是在专利实施许可合同中有明确约定的情况下。”该书中没有给出得出此结论的理由,在其他权威性著作中也没找到令人信服的理由。由于各国立法例中专利标识标注在专利体系中充当的角色不同,也没有从其他国家或地区中获得有用的经验,因此,被许可人是否当然有权标注专利标识尚没有最终的答案。有文章认为:专利实施许可不同于专利权的转让,不发生专利权主体变更的法律效力。无论是独占实施许可,还是排他实施许可或者普通实施许可,其目的都在于以约定的方式实施专利权。因此认为专利实施许可合同的被许可人并不能当然地享有专利标识权。本文同意该文的观点。

  不可否认的是,专利标识标注权是可以约定的,在专利实施许可合同中明确约定专利标识标注权是有必要的。对于专利权人来说,如果想保留专利标识标注权,无论是出于放水养鱼的想法还是想获得广告利益,都可以在专利实施许可合同明确约定保留专利标识标注权;对于被许可人来说,如果想获得专利标识标注权,无论是出于警示潜在的侵权者扩大市场份额还是想获得广告利益,都可以在专利实施许可合同中明确约定“专利权人同意被许可人享有专利标识标注权,可以在其专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识”。

  专利权人许可他人标注专利标识,笔者认为专利权人同时也许可其使用相应的专利技术。这是因为标注专利标识的前提条件是“使用了与所标明的专利标识对应的专利”。如果允许专利权人仅许可他人标注专利标识而不许可其使用相应的专利技术,则他人仅使用了专利权人的专利标识而没有使用相应的专利技术,其行为构成了假冒专利的行为,专利权人也要承担假冒专利行为连带的民事、行政和刑事责任。因此,不存在专利权人仅许可他人标注专利标识而不允许其使用相应的专利技术这样的情况,专利权人许可他人标注专利标识,通常可以认为其同时默示许可使用相应的专利技术。

  六、专利相关的产品与专利标识标注权

  专利相关的产品主要包括依照专利方法直接获得的产品和专门用于制造专利产品的元件或者部件。我国《专利法》中仅规定专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识,并未涉及依照专利方法直接获得的产品和专门用于制造专利产品的元件或者部件。

  (一)专利方法直接获得的产品与专利标识

  《专利法实施细则》(2010)第八十四条第二款规定:专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识,在专利权终止后许诺销售该产品的,不属于假冒专利行为。举重以明轻,根据该规定可以得出专利权人可以在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识,即在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识是专利权人的一项权利。

  《专利标识标注办法》第四条规定,在授予专利权之后的专利权有效期内,专利权人或者经专利权人同意享有专利标识标注权的被许可人可以在其依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识。由于依照专利方法直接获得的产品不一定是新产品,为了使公众能够通过专利标识区分专利产品和依照专利方法直接获得的产品,该办法第六条同时规定:在依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识的,应当采用中文标明该产品系依照专利方法所获得的产品。

  法律没有明文规定,专利权人享有在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识的独占权。但是,根据《专利法实施细则》(2010)第八十四条第一款规定,未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号属于《专利法》第六十三条规定的假冒专利的行为,换言之,标注专利号是专利权人的独占权;再根据《专利标识标注办法》第五条的规定,国家知识产权局授予专利权的专利号是专利标识必不可少的组成部分,我们可以得到这样一个结论:未经专利权人许可在产品或者产品包装上标注专利号,在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识是假冒专利的行为。

  综上,在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识是专利权人的一项权利,该项权利可以许可,专利标识中的专利号未经许可,在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识是假冒专利的行为。由此,或许可以认为:在实际操作中,在依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识事实上成为了专利权人的独占权。

  此外,《新专利法详解》从立法目的的角度出发,认为:“从立法本意上看,制造方法的专利权人也有权在依照专利方法直接获得产品或者其包装上的专利标识和专利号。”

  (二)专门用于制造专利产品的元件或者部件与专利标识

  在专门用于制造专利产品的元件、部件或者其包装上标注专利标识的问题在《专利法》、《专利法实施细则》和《专利标识标注办法》中均未涉及。在将专利标识作为义务的美国,CAFC在Amsted Industries Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.案的判决中认为专利权人在出售用于制造专利产品元件或者部件时,可以通过在元件或者部件上标注专利标识的方式,例如“供美国专利第*******号使用”,履行《美国专利法》第287(a)条规定的标识义务。

  通过上述美国的判例,我们或许可以得到如下结论:用于制造专利产品的元件或者部件与专利标识有着密切的关系,在元件或者部件上标注专利标识相当于在专利产品上标注专利标识。由于专门用于制造专利产品的元件或者部件与专利产品、专利标识有着非常密切的关系,因此笔者认为,在将专利标识作为权利的我国,专利权人可以在专门用于制造专利产品的元件或者部件、或者其包装上标注专利标识,但在标注时需要加上额外的明确的说明,例如“供中国发明专利第*******号使用”。这种标注可以看作是一种与事实状况相符的如实描述。此外,参照上一小节的论述,在实际操作中,在专门用于制造专利产品的元件或者部件、或者其包装上标注专利标识事实上成为了专利权人的独占权。

  七、专利申请的标识

  《专利标识标注办法》第七条规定:专利权被授予前在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注的,应当采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号,并标明“专利申请,尚未授权”字样。至此,国家知识产权局以部门规章的形式结束了学界和实务界关于专利申请是否可以标注以及如何标注的问题。1995年起实施的《广告法》第十一条规定:“广告中涉及专利产品或者专利方法的,应当标明专利号和专利种类。未取得专利权的,不得在广告中谎称取得专利权。禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利做广告。”在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利申请或者专利申请号是否属于广告行为存在不同的观点。但基于对国务院专利行政部门制定的部门规章的信赖利益保护,申请人只要是按照《专利标识标注办法》的规定标注,其标注行为就不应该受到限制,更不应该受到处罚。此外,第七条的规定并没有区分专利申请是否公布,换句话说,无论专利申请是否公布,均可以标注。

  八、结束语

  专利标识标注权是一项有中国特色的权利,权利人可以消极的不行使该权利而不会带来权利灭失或者无法行使的后果;专利权人如果积极行使权利则要受到限制,有义务按照国务院专利行政部门规定的方式予以标明。



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