莫让专利成为企业上市的阿喀琉斯之踵

总第67期 陈慧弘、方诗龙 国浩律师事务所律师发表,[专利]文章

一、事件回顾

  2012年5月15日,深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称朗科科技)向广西南宁市中级人民法院递交民事起诉状,起诉正在启动I P O询价推介的北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称旋极信息),以及农业银行、农业银行北海工业园支行侵犯其“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的发明专利权,要求三被告停止侵权并赔偿公司经济损失人民币6000万元。5月21日,朗科科技正式向中国证券会办公厅信访办及创业板部递交实名书面举报材料,要求停止旋极信息上市发行,以维护公司以及广大投资者的合法权益。旋极信息被迫延迟询价,之后做出回应否认产品构成对朗科科技涉诉专利的侵权。6月8日,旋极信息身背官司成功登陆创业板。

二、背景分析

  自从2009年9月开设以来,创业板作为自主创新企业及成长型高新技术企业融资的主要平台,以较低的入市门槛吸引了大量处于成长期的高新技术企业。然而,不论是2010年集中爆发的一系列拟上市企业“专利门”事件,还是当今的旋极信息的诉讼事件,专利侵权诉讼已然成为企业登陆创业板的阿喀琉斯之踵。

  早在2010年,苏州恒久光电科技股份有限公司因媒体报道该公司的“核心专利”在上市前已经被终止最终导致I P O发行被撤销,河南新大新材料股份有限公司因被河南醒狮起诉侵犯其“半导体材料线切割专用刃料”的发明专利在上市前夜被叫停,直到双方诉讼和解后才被允许上市。还有,北京合纵科技股份有限公司在与北京科锐配电自动化股份有限公司的专利侵权纠纷中终审败诉,尽管合纵科技发布公告,称停产行为对公司整体的产品技术发展并不会构成重大影响,但是, 合纵科技的IPO还是二度被否。

  众多企业被专利侵权纠纷拖住了上市的步伐,那为什么此次的专利侵权诉讼却未影响到旋极信息的上市进程呢?笔者认为这是一个非常可喜的变化,这说明了我们的证券监管部门对专利诉讼与上市之间关联性的态度有了变化,从简单的一棍子打死到有选择地区分对待,这更符合行业特性的科学决策。

  首先,专利诉讼涉及到技术,判定是否构成侵权取决于对专利技术如何解读、侵权行为如何举证等多个问题,并非对照法条就能得出结论。旋极信息方面极力否认其核心产品侵权,现双方是各执一词。此外,专利诉讼往往要耗费漫长的时间,这场官司将持续多久,最终旋极信息是否侵权,都还是未知之数,如果单凭朗科的诉状来认定旋极信息存在重大不利变化甚至叫停发行的话过于草率。

  其次,朗科科技选择在旋极信息上市前夕提起专利诉讼,其目的显而易见。尽管朗科方面表示,几个月前公司就在收集旋极信息的相关侵权证据,而在这个时间点决定起诉旋极信息,属于公司的商业判断,如果条件合适,也不排除双方和解合作的可能性。根据规定,证监会的发行批文只有6个月的有效期,一旦证监会要求旋极信息延缓上市,那么旋极信息必然会为了尽早解决问题而答应朗科的和解条件。因此,虽然我们不能说朗科科技是恶意诉讼,但其诉讼目的已经路人皆知。证监会此时放行旋极信息的IPO,有利于刹住这股不正之风,避免企业IPO成为“唐僧肉”。

  此外,旋极信息大股东、实际控制人陈江涛也做出书面承诺,如果公司因本次侵权案件最终败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金、相关诉讼费用,或因本次诉讼导致公司的生产、经营遭受损失,其个人将承担公司因本次诉讼产生的侵权赔偿金、案件费用及生产、经营损失,这一兜底承诺也是为了加强了证监会和投资者信心。

三、警示

  尽管此次旋极信息并未因专利侵权诉讼停下上市的脚步,但发行首日即破发5.22%,已经反映出这场专利权诉讼给市场带来了一定的心理影响,也给广大拟IPO企业敲响了警钟。在上市路上企业该如何避免及应对专利诉讼狙击,以下笔者谈些自己的体会:

  首先,要重视核心技术的专利侵权风险的预警工作。对于技术型企业而言,核心技术是其赖以生存和发展的基石,一旦核心技术遭遇重大侵权纠纷,将严重影响企业的上市进程,因此对核心技术进行侵权风险预警是十分有必要的。以上述事件来说,旋极信息ComyiKEY220 产品作为一种USB接口的硬件设备,至少与闪存盘是属于同一技术领域的,因此就有必要在研发过程中在该领域进行前期检索,筛选可能产生侵权风险的专利技术。需要注意的是,企业在检索所属领域的技术现状时,第一,不要仅针对技术创新点进行检索,有些技术创新依赖于基础性的技术手段,而这些基础性技术手段恰恰为专利技术,切不可想当然以为是公知常识或本领域惯用技术手段就忽视了对这些基础技术的检索;第二,不要仅检索中国的专利,因为根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》,专利侵权行为地包括产品的“制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为”的实施地,因此,检索范围至少还应扩大到所有可能成为侵权行为实施地的专利

  其次,当发现到有可能发生侵权的专利时,则要进一步分析核心技术是否落入对方专利的权利要求保护范围,评估是否存在侵犯他人专利权的风险。由于是否构成专利侵权的判定是一个十分复杂的问题,因此侵权评估的工作应当交由具备深厚技术功底和法律功底的人员来完成。一旦发现企业的核心技术已经落入了对方专利的保护范围,可以考虑采取以下措施:当发现有产品不能逾越的专利,通过修改技术,研发规避设计的新技术方案来避免侵权风险。不用大刀阔斧对技术加以改动,只要确保未落入对方专利的权利范围即可。如果企业的产品制造和销售等业务都已经成熟,以新技术方案代替的成本较高,或者新技术方案必须依赖于对方的基础专利,那也可以通过获得对方企业许可或授权的方式,合法使用该专利

  当然,如果有把握的话,企业还可以先下手为强,向专利复审委员会请求宣告对方专利无效,将可能发生的专利侵权诉讼扼杀在襁褓中。当然,拟上市企业也要重视专利申请与保护。上市过程中,专利是展现企业科技实力和创新能力的重要指标,这一点许多企业已经意识到,因此在企业的招股书中我们能够看到罗列了大量专利,尤其是实用新型,外观设计专利。遗憾的是,在大多数急功近利的企业眼中,专利也仅仅是一种包装手段,实用新型和外观专利的泛滥正说明了这一点。其实,当面临专利侵权纠纷时,专利更是应对和反击的有力武器。如今专利诉讼已逐渐成为市场博弈的工具,当被控侵犯专利权时,反过来运用“专利之剑”向对方施加压力,获得谈判的筹码,最终求得双赢的局面也不失为一种有效的手段。这就要求企业拥有强大的专利实力,建议企业在早期开发出新技术的同时就可以将这些技术申请专利,特别是组合专利,如此一来,当打算上市时,至少能保证有一批已获得授权的专利在手,当遭遇同一技术领域竞争对手的侵权诉讼时,有机会扭转一味挨打的被动局面。

  最后,不要惧怕专利诉讼,要清楚对方提起专利诉讼的目的是什么,实际上,大多数发生在上市前夕的专利诉讼为竞争对手企图逼迫企业支付巨额费用作为许可费或寻求和解的手段,有些甚至是无中生有的恶意诉讼。当面对这样的情况时,拟上市企业要综合各方面考虑,或与对方斡旋寻求能够接受的和解条件,或积极应诉利用这一机会来证明企业自身的科技实力和创新能力。更为可喜的是,我们从此案件中已经看到了证券监管部门对专利诉讼的态度变化。



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据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

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