当前国内专利运营的难点和出路分析

总第70期 何菁 安杰律师事务所发表,[专利]文章

  随着最近北电专利拍卖、苹果公司专利战、谷歌收购摩托罗拉等一系列事件的发生,专利的运营迅速成为国内外业界的热门话题。根据调查,国内外一些从事专利运营的企业积极联系国内一些有实力的企业,提供有关专利信息,寻找潜在买家。

  但是更为重要的是,如何发掘专利的潜在价值也已经成为国内部分领先企业的自身需要。事实上,一些成熟的企业已经在为自己手中集聚的大量专利开始认真思索出路。过去几年,随着国家知识产权战略的迅速推进,部分企业和科研院校申请了并且在国内外得到了众多的授权专利,如果这些专利“闲置”,无法转化为商业成果,也无法通过专利运营而带来利润的话,相当程度上会影响到地方政府、企业、科研院校知识产权战略的实施效果。如果专利的价值仅仅体现在专利诉讼和商品的竞争优势的话,那么专利的本身作为无形资产的价值远远不能充分体现出来。

  笔者根据走访调查相关政府部门和中国企业,并结合现有国际上涉及专利运营的最新发展和实际经验积累,现将有关现状、难点分析如下,并且就未来国内专利运营的发展方向提出自己的建议。

  一、国内外专利运营的现状

  在现阶段,专利运营的本质上是充分实现专利的财产功能,主要包括传统意义的买卖或者许可专利,也包括通过更加复杂的许可模式和金融运行手段实现价值。

  卖方通常出于获利,盘活已有专利资产的目的。对于拥有大量专利专利权人而言,申请、维持专利权花费不菲,耗费相当人力物力,更重要的是,随着一部分企业实施知识产权已久,授权专利数量急剧上升,企业管理层对于专利价值的认识正在逐渐深化。通过专利运营是获取转让或者许可费用是比较便捷的方式。

  买方的目的则较为复杂,大致可以分为如下几种:(1)有的买方出于防范或者抵御诉讼的需要,希望购买效力稳定、保护范围宽的重要专利,能够在诉讼中对竞争对手造成威胁,或者阻碍竞争对手的发展路径;(2)有的买方则是看重专利的潜质,希望以比较合理的价格获得优质价格,未来转手出让获利;(3)有的企业,比如电信行业,需要在涉及标准的必要专利许可谈判获得有利地位,对于购买与标准有关的或者是必要专利,往往有浓厚的兴趣。

  从国际上的最新发展上看,有关专利运营的双方界限已经日趋模糊。以往专利运营的卖方或者授权方多是掌握信息产业标准的强大专利组合的大企业或者组织,如IBM、Philips和MPEG LA等。通常为人们所诟病的Patent Troll,通常以诉讼迫使大企业就范,也是专利运营的一大主角。但是近年来,越来越多的本身有主营业务企业(operating companies)愿意把它们不需要的专利拿到市场上出售。比如,著名半导体内存技术企业Micron Technologies则是在2009 年直接将其1/4的4500件专利出售给专门从事专利许可的Round Rock公司,间接获得高额许可费用。这种赢利方式正在吸引更多的大企业积极考虑如何开发自己持有的专利价值。

  在中国国内,国内的专利运营有的一部分与传统的技术转让密切结合。买方不但需要购买专利技术,而且需要一系列的技术转移、培训等确保自己应用技术。

  单纯的以盈利目的的买卖或者许可专利的,目前尚不多见,见诸于报道比较多的有深圳的U盘企业朗科和中国上海生化研究院的。有的产业组织,比如中彩联的专利池和电压力锅专利池,尽管也有专利运营的色彩,但是由于比较封闭,外界难以得知具体的运作方式,让人难免认为其目的仍然是变相的产业联盟,其中涉及的反垄断法问题将成为这种类型的“专利池”难以逾越的障碍。专门研究国内专利池的国家知识产权专利复审委员会课题组报告基本认为国内的专利池受制于核心专利技术尚不充备等原因,多处于尝试、探索的初级阶段。

  二、专利交易潜在双方面对的难题

  国内的一些大企业,在获得大量专利授权之后,面临的一个集中问题是整理了解自己现有的专利。整理专利不仅仅是进行简单分类,更重要的是确认其价值适用范围,更深入地讲,需要按照专利保护的技术方案,根据专利丛(clustering)的概念,对专利做细致的分析、整理,对专利的运营打下基础。

  这种“整理”工作貌似简单,事实上工作量很大,而且要求负责审阅专利的人员在技术发展趋势和企业商业策略上有丰富的经验。目前绝大部分企业的专利管理人员已经偏少,工作量大。如果要求其仔细研读专利,发现适合运营的专利,工作压力必然难以承受。如果外派给律师和专利代理机构处理,将涉及到经费预算问题,同时外部律师如果不是和该企业有深入合作,对于产业的理解也往往和公司的经营人员有距离。

  研究整理专利之后,通过什么样方式和条件出让许可专利也是难点。专利交易的特殊性是交易的标的物较为特殊,往往只有熟悉特定领域的技术和商业方向的人才能比较好的判断出专利的价值。这样的人才培养一般来说需要从具体商业、法律实践当中培养。

  值得注意的是,企业专利运营管理人员的内部人员激励机制和人员保障非常关键。如果具体负责人员的回报与专利运营的结果无关,专利管理人员缺少积极性。这种情况在国外企业当中也存在。笔者最近与一个欧洲大型材料化工企业的专利法务人员沟通过程中,发现类似的问题:该企业知识产权高管热心推动知识产权运营,但一线人员疲于应付手头工作,难以有积极性进行深度的专利分析,导致相关许可工作进展缓慢。有的专利运营比较成功的企业,如Philips,其专利许可部门单独成立,完全按照企业化运作,并设立了具体的P/L 损益值考核效益。

  相对于专利权人而言,买方面临的困难既包括对于专利价值的评估,也包括投入资金风险问题。

  首先,对于中国之外的专利,该市场是全球化的。美国由于其专利诉讼发达,法院判决的赔偿额对于专利的市场价值有重大影响,导致专利市场价格高昂。比如在无线通讯领域,大家公认的有价值专利售价以百万美元计。国内企业即使规模大,但是如果金融支持,企业董事会在专利运营进行大规模的投入肯定非常谨慎。

  关于专利价值和资金决策方面,人的因素是最关键的。国内企业的专利团队较年轻,素质即使优良,在企业内发言权内难免有限。专利买卖的过程,除了为了处理诉讼等紧急情况,往往需要假以时日。企业高层决策慎重也是必然的。

  国际上成功的例子往往与企业高层管理人员在专利运营的智慧和胆识极为相关。比如索尼公司美国子公司的资深副总裁Mitomo先生,长期驻守纽约,分管索尼公司美国业务,深受美国知识产权文化和实践影响,敏锐地察觉Intertrust 的DRM安全技术的重大价值,最后说服董事会投入巨资和Philips 共同购入该企业(价值4.53亿多美元),获得其专利,让索尼公司在相关领域内的优势长期保持,并且有效的维持了与竞争者的态势

  另外一个例子是韩国三星,在2006年至2009年间,该企业投入数亿美元购入专利,弥补其专利组合的不足,使其在专利战中处于有利位置。表明上看,这些企业的投入巨大,但是考虑到大型国际化企业为了应付美国法院的诉讼每年投入数千万美元的诉讼费相比较,如此投入是值得的。

  调研中所接触的一位优秀企业专利运营经理不到30岁,但是由于多年从事专利运营评判和标准化工作,勤于思考,与国外同行有广泛接触,视野宽广,熟知国内外实践。如果企业高层决策也有类似经历,假以时日,不难预见可以培养一批高层人员担当大任。

  三、对于企业和政府部门的建议

  对于致力于国际化的企业,专利诉讼本身是商业风险的一部分。日本、韩国、台湾企业的经历是最好的证明。对于电信行业,北美市场还没有打开,但是仍然需要未雨绸缪。否则,不仅仅是未来单纯支付专利诉讼费用的问题,而且是彻底丧失机会。

  专利运营的一大关键是企业高管的眼光判断和企业产权战略决策能力。单纯依靠年轻团队的分析和外部咨询团队的意见,绝大部分中国企业的现有文化决定了高层人员难以作出决策。

  建议中国企业高层需要直接深度参与涉及知识产权问题的交易。事实上,发现有重大价值的专利往往来自于过往的交易本身。索尼公司当年发现InterTrust与其事先已经采用该企业的DRM技术有重要关系。

  另外,中国企业高层应当扩展沟通渠道,与经验丰富的国外企业高层建立信任,分享经验。紧密参与国际知识产权运营的人员和具有丰富经验的企业数量其实不多。借助中国企业的优势和国外企业寻求与中国合作伙伴发展紧密关系的愿望,中国企业完全有可能在较短时间内找到合作机会,与国外企业共同进行专利运营活动,从而获取知识产权运营的know-how。更重要的是,在专利运营的过程中,交易各方往往有天然的动机寻求有信任关系的合作者,减少交易风险。

  对于政府而言,政府应该放松中国企业出售其专利的限制。国内企业发现自己不需要的专利,以合理的价格出售国内企业或者外方,必须鼓励和支持。不应当仅仅因为担心企业经验不足导致部分专利转让价格过低而束手束脚。

  重要的是允许市场的自然形成,使得中国企业在交易中愈来愈娴熟。一味地保护的后果往往是导致企业见识有限,没有足够交易经验作出理智判断。

  目前,政府部门对于国外资本的专利运营机构(如高智)收购国内大学的专利抱有非常警惕的态度。这其中的政策考量有其道理。

  但应当注意的是,政府同时负有责任推动科研机构的专利成果转化。否则,科研机构的专利申请面临质量低下或者收益率低的问题,同样影响国有资产的保值。

  对于有的决策者而言,一个涉及专利运营的误区是,他们在相当程度上忽略了专利的期限。专利的有效期限是20年。即使在专利交易过程中因为经验不足,价格上吃亏,该专利的寿命也只有十余年(考虑到授权申请时间),所谓的不利后果是有限的。

  专利运营的概念简单,其实战过程却是复杂的。归根结底是因为专利的价值评估需要在实践中对于技术、商业和金融知识经验的积累。政府的责任是塑造良好的商业环境,使得企业交易能够按照商业的基本规律运行,遵循契约精神、信赖专业知识。

  四、当务之急--应对海外诉讼风险

  中国企业因为产业发展的特点在欧美市场必然要经历知识产权诉讼考验。最近的如LED产业面临的337调查,2008年发生的通领企业在美国艰苦应诉取胜的报道也广泛作为中国企业在海外风险的例子。

  未来可以预见到海外的专利诉讼风险将会进一步加大。以美国为例,以往深为诟病的由小型的Non-practising entity发起的Patent Troll诉讼,多以大企业为诉讼对象,类似微软公司、索尼公司、三星乃至大银行等金融企业多成为被告。大企业一旦败诉,陪审团经常判决高额赔偿,即使双方以和解方式结案,律师费用也往往惊人。另一方面,大型的知识产权经营企业,如Intellectual Venture等,往往通过专利的开发和购并,通过专利许可和其它商业运作方式盈利,极少诉诸于诉讼。

  但是,2010年12月,Intellectual Venture改变了其长期以来的诉讼策略,发起了三起针对半导体的专利诉讼,影响重大,涉及的技术包括电脑安全软件,动态存储器(dynamic RAM)和现场可编程逻辑门阵列(FPGA)。针对的企业多为年收入3-5亿美元的企业。业内人士认为,考虑到Intellectual Venture的投资方多是微软、英特尔、思科和谷歌这样的大企业,Intellectual Venture的诉讼也是大企业的利益驱使。未来大企业可能通过多种方式使用专利诉讼的方式保护其利益,可能会愈加普遍。

  鉴于目前中国企业的诉讼风险,指望以高额对价购买专利来保护自己未免不现实。为了保护中国企业利益,政府不但需要在预警方面进行更多的工作,而且应当注意吸收类似地区的经验,抓住核心问题投入资源,帮助企业解决当务之急。

  以台湾为例,台湾厂商多年以来在美国也深受专利诉讼之痛。其中,台湾企业面临的主要困难是专利的质量问题,拥有关键专利不足,导致台湾厂商在与美国企业的专利侵权当中常处于劣势。为此,台湾最近集中通过制定 “智财战略纲领”试图改进。

  台湾目前主要的做法是:

  (1)该纲领尤其强调纲领本身的级别,建议未来推动该纲领的工作直接由其台湾“行政院”负责,而不是由某一“部委”完成。台湾“经济部”在讨论过程中明确提到,日本及韩国的知识产权战略多系以首相或总理宣示推动,台湾的“智财战略纲领”也涉及跨各部门的目标设定及任务执行,因此最好也将推动的政府层面提升至“行政院”,体现政府重视及强化执行的效果。

  (2)通过其工研院从2011年起以实际案例试行结合市场需求预测、技术预测及专利布局等,建置一项市场导向的专利布局模式,推广给台湾产学研应用,来规划有效取得知识产权的方式及研究重点项目。

  (3)一旦有台湾企业被诉,工研院从其自己的庞大专利组合中积极调取有益专利,许可台湾企业使用,甚至主动出击,起诉国外企业。据报道,2010年12月,台湾工业技术研究院在美国联邦法院起诉LG侵犯工研院的在手机、空调、蓝光光碟机和液晶电视等22项美国专利;2011年8月,台湾工业技术研究院(ITRI)在美国国际贸易委员会(ITC)起诉LG在韩国和美国子公司专利侵权,涉及专利包括改善均匀性用在背光模块的显示设备,包括数字电视和显示器。

  (4)不仅如此,台湾工研院于2011年9月成立智财管理公司,由知识产权菁英人员出任专业经理人。智财管理公司为民间企业,该公司及旗下筹设的基金组成智财银行(IP BANK),为一种创新的智财营运模式,有意参加基金招募的业者,不须投入该公司所持有的专利,而是由智财基金对外收购专利。根据报道,智财管理公司下设两档基金,“反诉型基金”预计规模从5亿台币(约人民币1.1亿)起,以智能手机、面板显示器为主;“布局型基金”预估规模超过十亿台币,锁定能源、医材、智能电视、LED、绿色材料等产业。布局型基金涉及产业面较广,着眼中长程的专利布局,并且布局型基金不排除引进台湾政府的发展参与。

  台湾的上述做法和尝试为中国大陆提供了有益的启示。台湾的现有做法看来是参照了美国的RPX Rational Patent的模式,换之以政府为主导,调动民间的资本技术优势,既帮助台湾企业应对诉讼,同时寄希望于发展专利技术,在未来的竞争中取得有利地位。

  在中国,以中国科学院和重点科研院校为代表的研究机构,多年以来也已经积累了一批有潜力的国内外专利,尽管有薄弱之处,但是提供一个可以发展的基础。完全可以采用RPX Rational Patent的模式,既能够帮助加入的会员单位在专利诉讼中抗辩,也可以通过研发、收购、交叉许可的方式拓展专利。具体方式可以进一步研究。

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