以法律思维探索《专利法》第三十三条的合理适用(下)

总第85期 李越 国家知识产权局专利复审委员会化学申诉一处处长发表,[专利]文章

  前文对于如何将现行《专利法》第三十三条的审查标准合理适用于案例实践提出了需要考量的几个方面。然而,为清醒面对外部争议,需要进一步反思的是,是否做到以上几个方面就已经足够。这里,将我国的标准置身于目前世界上最有代表性的两种审查模式中进行对比分析,进而结合我国司法判决提出的不同观点,考察《专利法》第三十三条审查标准在我国现有法律框架下适用的合理性应如何把握。

  六、比较法研究及思考

  1、欧洲模式

  欧洲专利公约第123条第(2)项规定:“欧洲专利申请或欧洲专利的修改,不得含有超出原始申请内容的主题。”其专利审查指南中规定:“如果申请内容的所有改变导致本领域技术人员看到的信息从原申请的信息中(即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容)不能直接并且毫无疑义地导出,那么应当认为这种修改超出了原始申请的内容,因此不能被允许。”

  这里应注意的是,欧洲对于修改采用的是“直接并且毫无疑义地导出”的标准,其标准与我国十分一致,其差异在于明确提出关注原始申请中“隐含公开的内容”。在判例T823/96中,其申诉委员会认为,“隐含公开的内容”是指没有明确记载但是根据明确记载的内容可以清楚地、毫无疑义地导出的信息,在判断权利要求的修改能否接受时必须同时考虑公知常识的内容以决定从申请文件明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出什么内容。其CASELAW中记载的判例在审查标准的掌握尺度虽不一定与我国专利实践一些案件体现出标准相同,似乎赋予了申请人的修改空间略大,但差异可能源自其以判例的形式将依据公知常识从申请文件明确记载的内容中能清楚地、毫无疑义地导出的内容写入申请文件的修改方式予以固化和提倡,这与我国强调判断主体的所属领域技术人员的定位的内在要求是不矛盾的。再者,中欧两局专利申请状况、审查资源配置和人员状况以及后续司法救济程序设置等存在明显差异,一些案件的标准执行尺度存在差异是正常的。

  2、美国模式

  美国借助书面描述要求(Written Description Requirement)达到从立法的层面采取不同政策处理权利要求的修改问题和说明书的修改问题的目的。

  首先,美国法典第35篇第132节(相当于我国的《专利法》第三十三条,后称35 U.S.C. §132)规定的是,“修改不应在发明的公开中引入新的内容”;而美国专利审查程序手册 2163.07节规定的是:“如果将新的主题加入到专利公开内容中,不论是在摘要、说明书或附图中,审查员应恰当地依据35 U.S.C.§132或者251反对这种引入,并要求申请人予以删除。如果在权利要求中加入新的主题,审查员应依据35 U.S.C.§112的第一段的书面描述的要求予以驳回。”

  可见:美国做法是以不同的标准对待针对说明书和权利要求书的修改,其特色在于:对于权利要求的修改要考察的是新的或者修改的权利要求是否得到原申请中对发明的描述的支持。也就是说,对于权利要求的修改应适用类似我国的《专利法》第26条第4款的支持条款予以审查,而非《专利法》第三十三条。基于前述的能够实现要求和书面描述要求的不同,可以看出,这种对于修改后权利要求的审查要更侧重于判断修改后请求保护的发明是否是申请人在其申请日时就已经拥有的。

  在专利侵权案件中,在原始申请日后的某阶段增加权利要求或者在原始说明书中对于在后增加的对于权利要求的某些限定缺乏足够的描述的情形经常导致书面描述要求不被满足的问题。

  这种要求的结果是,在所增加的权利要求在原始提交的说明书中被充分描述过的前提下,法院认可该权利要求的增加。即便是新权利要求相对于说明书中公开的或者要求保护的主题更宽或者不同也可能满足书面描述要求。在In re Rasmussen一案中, 法院认为修改后的权利要求可以比说明书中公开的特定事实的范围更宽。该案争议权利要求将说明书公开的某特定粘附性涂敷方式概括成将一层粘附性地适用于另一层上的这样的一类步骤,但法院认为,对于阅读该说明书的所属领域技术人员来说均会理解,这些层之间是如何粘附的并不重要,只要它们是粘附的即可,因此,最终仍然得出该权利要求得到支持的结论。

  此外,根据书面描述要求,审查员在对加入权利要求的主题作出驳回决定的时候还应对现有技术予以考虑,因为这种有关新主题的驳回理由是可以通过申请人提供的现有技术予以克服的。这种在评价权利要求的修改时允许更大程度地将现有技术以及公知常识纳入考虑范围的方式无疑大大增大了权利要求修改的可能性,带给申请人更大的好处。在In re Smythe一案中,法院认定术语“对液体呈惰性的空气或其他气体”足以支持权利要求中的“惰性流体介质”,因为说明书中对空气或者其他气体分段介质的性质和功能的描述会提示所属领域技术人员:申请人的发明包含了更宽泛的“惰性流体”的使用。从这些具体操作中可以发现我国与美国的差异,但其根源在于立法层面的制度设计。

  笔者以为,专利的权利要求和说明书具备不同的职能,二者的分工是不同的。权利要求的功能是专利权人及其利害关系人实现法律利益的工具,其内容是法律允许的专利独占权的行使范围,是界定权利人与公众利益的界限,并以公示的方式宣布这种权利范围;而就专利说明书而言,一方面,告知公众所涉及的这项专利到底是什么,即告诉公众怎样制造和使用这项技术,最大程度地为专利的实施和在此基础上的进一步发明创造提供技术信息;另一方面,说明书是专利行政部门授予专利权以及确定权利要求的范围的依据,并可以对权利要求进行解释。所以,权利要求书与说明书这种功能上的不同决定了可以采取不同角度来审视申请人对它们的修改其实是笔者所认为的未来更好的解决之道。但必须注意的是,我国现行《专利法》第三十三条并没有对权利要求书和说明书进行区分,在这种情况下,严格、不折不扣地执行现行法律的规定才是专利行政机关和相关法院的职责所在。

  3、面对司法判决

  近年来,有关《专利法》第三十三条的审查标准曾因最高院提审的“墨盒”案等在业内引发热议。笔者认为,保护申请人或者说专利权人的利益很重要,但不意味只要我们对于审查标准的制定与执行是注重保护申请人以及专利权人的单方利益的,就一定能够促进国家的创新和技术领域的发展。这也就是说,对于专利制度的终极目标的理解是不能仅仅停留对于申请人或权利人的单方利益的层面的。不论是哪一项法定的要求,利益的平衡才是其设立和执行的要求。就标准的制定与执行而言,维护整体的法律执行的一致和秩序应占据更大的的权重;在整体的秩序与一致下,个案的不合理完全可以通过后续行政和司法程序予以纠正。因此,尽管对于一些个案问题引发的争议促使我们反思强调要提升《专利法》第三十三条的审查标准适用的合理性,但合理适用专利法第三十三条的审查标准并不意味着要矫枉过正,并不意味否定现行审查标准,而是要摒弃对审查标准的简单、机械的理解。

  在保护的执行中准确适用《专利法》第三十三条的审查标准要注意的另一问题在于:标准适用对合理性的追求不能超越合法性的界限,对于法律的明文规定,不折不扣地执行,是专利审查的基本要求。最高院通过“墨盒”案认为修改的标准应掌握在“不得超出原说明书和权利要求书公开的范围”,其创设的标准的重心在于强调作为《专利法》第三十三条的判断依据的是原说明书和权利要求书“公开”的范围,而非现行《专利法》第三十三条所规定的“记载”的范围。上述最高院的观点其实对于业内是的并不陌生,与我国01版审查指南的措辞是一致的。对比二者发现,《专利法》第三十三条中所称的“记载”,其在审查实践中的含义是明确和一致的,即包括文字记载的内容以及根据文字记载的内容和附图直接地、毫无疑义地确定的内容。《专利法》第三十三条将其规定为“记载”的内容,据此我国06版指南将上述01版指南的“公开的范围”改为与《专利法》第三十三条一致的“记载的范围”,其理由还在于:上述原申请文件的内容是在后进行任何修改的事实依据,申请人在后能否修改、能够修改什么、修改到何种程度的确定均依赖于上述内容依据,可见,作为修改的事实依据的内容越清楚、确定,则越有利于将其作为参照物与修改后的内容进行对比,从而也就越有利于准确一致地执行《专利法》第三十三条;反之,用于对比的参照物越模糊不清,则对比的结果越不可靠。遵循这样的思路,我国自06版审查指南相对于01版审查指南在修改超范围的判断标准方面还将“直接地、毫无疑义地导出”调整为“直接地、毫无疑义地确定”,从而更加有利于使修改超范围的判断标准的整体执行在实践中更加趋于一致,如此也“便于审查员和申请人能统一判断标准”。最高院“墨盒”案所创设的标准无疑再次退回到01版审查指南所确定的审查标准,这种基于个案纠偏而草率创设的规范必然是会影响整体的法律秩序,也无益于我国专利制度的良好运行。

  北京市高院提出:判断修改超范围的一个基本原则在于修改后的技术方案是否实质上改变了原始公开文本所记载的技术方案,即强调要考虑发明技术方案对于现有技术的贡献或发明的实质, 判断修改后内容是否是基于所属领域技术人员的能力能够实施的。这种将“直接地、毫无疑义地”的判断标准归结到“能够实施”的判断标准应该说属于审查标准的错位。“能够实施”标准与“直接毫无疑义确定”的主要不同在于:其一,能够实施标准是以所要解决的技术问题能否得以解决作为衡量标准的。如果不影响到技术问题的解决,即便原申请文件完全没有记载也不会得出否定的审查结论;其二,对于所属领域技术人员的能力的运用是体现在对说明书给出的技术手段是否能够解决技术问题的判断上,而非针对修改后的内容与原申请文件的对比,这意味原申请中缺失的内容的补入只要是该主体能从现有技术获得的或知晓的,或者通过常规实验能够得到的,就“能够实现”而言同样也不会得出否定的结论。如果在《专利法》第三十三条的判断中将所属领域技术人员的主体体现为允许将其能够通过常规实验和合乎逻辑的推理分析、知晓的普通技术知识的内容、甚至检索到的现有技术的内容均修改写进申请文件,则违背了《专利法》第三十三条的立法本意;而将清晰可操作的《专利法》第三十三条的具体判断标准演变“实质上改变原始公开文本所记载的技术方案”这样含混的概念,似乎也不能被视作一种进步。在现有法律框架下,公开充分问题、支持问题和修改超范围问题因立法本义不同而适用于明显不同的情形,如此就存在以贡献论来评价专利技术方案修改是否超出是否合适的问题,可能合情但不合法的结果。

  总之,尽管他山之石能够促使我们从更丰富的视角审视专利审查,但如何去芜存菁、消化吸收却是另一个值得深入思考的问题。

  七、结论

  脚踏实地,仰望星空。《专利法》第三十三条的适用亦然。脚踏实地意味着要立足我国国情,在整体法律框架范围内追求法律适用的科学性与合理性;仰望星空则意味着在审查实践中要密切关注社会需求,跟踪其他国家的审查动态,以追求《专利法》的立法价值的更好体现。本文对于上述两案例的积极思考和探索,希望对于实现《专利法》第三十三条的更好审查能够起到一定的借鉴意义。(李越 国家知识产权专利复审委员会化学申诉一处处长)

中国知识产权杂志总第85期



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