对使用不确定性词语修饰数值或数量可能导致权利要求不清楚的几点看法

总第13期 第13期 宋 岩 材料发明审查部石油冶金处发表,[综合]文章

 

在进行实质审查过程中,审查员经常会遇到由于对数值点或范围表述的不同而可能导致权利要求不清楚的案例,但审查指南仅给出了一些基本的原则,并没有给出在操作时比较具体和详细的参考做法。因此,审查员在遇到此类问题时不易把握,对一些具体案件的做法也经常出现争议。在此,笔者结合自己一段时间的审查实践,并参考EPO审查指南、USPTO审查程序手册(MPEP)以及PCT审查指南的规定提出一些看法,其中的个人观点仅供参考和探讨。

   

    一、审查指南的相关规定

    根据目前审查指南的规定,当审查员在实质审查过程中遇到权利要求中使用“约”、“尤其是”等类似词语修饰数值或数量的情况时,应使用实施细则第20条第1款提出反对。在审查指南第二部分第二章第3.2.2节对实施细则第20条第1款有关清楚的规定进行了解释,其将权利要求的清楚分为三个层次:首先,每项权利要求的类型应当清楚;其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚;最后,权利要求之间的引用关系应当清楚。其中,在每项权利要求所确定的保护范围应当清楚部分(审查指南2-272-28页)对使用含义不确定的用语做了不同的限制:

“权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”“必要是”、“等”、“或类似物”等类似用词。因为,这类词会在一项权利要求中限定出不同的保护范围,或者使保护范围不清楚。

在一般情况下,权利要求中不得使用“约”、“接近”或者类似的用词。权利要求中出现了这类用词时,审查员应当判断使用该词是否会导致权利要求不清楚,如果不会,则允许;但是在评价新颖性和创造性时,如果由于使用该词,使发明或者实用新型不能清楚地与现有技术区分开,则不允许。”

由审查指南的规定可以看出,对于“最好是、尤其是”等不确定性用语是明确不允许的,而对于“约”等不确定用语在通常情况下是不允许的。但在实际操作中,审查员基本上是将“约”的用语与“最好是”等的用语都归入不允许之列。《新专利法详解》在权利要求应当清楚部分也明确提出,不能采用含糊不清或者会产生歧义的措词[i],例如“大约是”,“左右等”。但在实际审查过程中遇到的情况又千差万别,是不是只要在权利要求中使用了不确定性词语就一定会导致不清楚呢,笔者认为需要通过进一步的引证和分析来进行探讨。

 

二、使用不确定性词语修饰数值或数量几种情况

本文列举几类修饰数值或数量的表述以期探究一些在实际操作中更加灵活的规则并区别对待之,但并非穷举。

(一)约、大约、近似、左右+数值点或范围

审查指南2-28页虽然对“约”的用语做了规定,但所述的“一般情况”并不容易把握。虽然所属技术领域技术人员在大多数情况下都会结合本领域的实际对“约”的数值或范围作出基本的判断,却可能因人而异,如此必将由于保护范围难以确定而导致权利要求不清楚。在这种情况下,尽可能要求申请人将其删除为妥。比如在某案中,权利要求1将初始温度表述为约180至约220,虽然所属技术领域技术人员结合常规的理解可以判断,所述温度由于工艺条件的限制,不可能太高或太低,高了就需要更多的启动能量,低了影响反应进行;但不同的技术人员对“约”的浮动范围可能有不同的标准,如果不修改而授权,这种不同的标准可能会影响到公众的利益。因此,综合以上考虑,审查员在第一次审查意见通知书中指出上述表述使权利要求的保护范围不清楚,申请人也接受了审查意见。

专利复审委员会第3422号决定(2003520作出)涉及的案例中,实审审查员在驳回决定的意见中提到,权利要求9中使用的“约”使所述权利要求的范围不清楚[ii],不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。复审委员会在决定中也明确支持了这一审查意见。

而在另一种情况中,尽管申请文件中使用了不确定性词语来修饰数值,但所属技术领域技术人员结合上下文可以看出其范围实质上是清楚的,则不必要求申请人改正。如在某案中,权利要求1所述的“6小时左右测定菌体的浓度应为每毫升种子培养液含有4.5亿-5亿个菌”。虽然简单的看“6小时左右”似乎不清楚,但是,由于该权利要求中已经明确限定了具体菌数,而且实现其技术方案时,菌数是必要的技术特征之一,时间只是获得该必要技术特征的一个条件基于上述理解,可以认为尽管权利要求中出现了“左右”这样的术语,但其保护范围是清楚的,因而不必要求申请人对此作出修改,否则,一旦修改,反而可能导致其它问题的出现。

对于这类术语的规定,欧专局的做法与我国有所区别,在EPO审查指南中规定,“要特别注意词语“大约”或术语“近似地”的使用。这种词可以用于例如特定的值(例如“大约200℃”)或范围(例如“大约x到大约y”)。在每种情况下,审查员应当判断该词的含义在申请内容的上下文中是否足够清楚。但是,如果该词的存在不影响本发明与现有技术在新颖性和创造性方面清楚地区别开来,该词语才是可以允许的”[iii]。由此可见,EPO强调两点,一是在判断“约”的限定是否清楚的过程中,应将本申请的内容作为一个整体来判断;二是如果该词不影响本发明相对于现有技术在新颖性和创造性方面的明显区别,则是可以允许的。

此外,PCT审查指南中也指出,审查员应当判断该词的含义在整个申请的上下文中是否清楚,如果采用“大约”这样的措词导致不能清楚地将发明与现有技术分开,则应当从缺乏新颖性和创造性的角度提出问题[iv]。这些规定都表达了允许的倾向。

(二)关于优选加数值的限定

在实质审查中,尤其是审查PCT申请时,审查员经常会遇到权利要求书中出现优选加数值点或范围的情况,此时审查员基本上都指出其可能导致权利要求不清楚而要求申请人修改。其主要根据可能有以下两点,一是认为这种用语本身表述的语义不清楚,即如同“最好是”、“尤其是”一样,将其归入含义不确定的用语,因此,即使一项权利要求中有时仅有一个保护范围,但如果在其保护范围前面记载了“优选”的修饰语,审查员通常也会提出反对意见;二是是根据审查指南2-28页中的规定,“这类词会在一项权利要求中限定出不同的保护范围”但笔者认为需要对这些依据进行分别探讨。

对于第一项依据,笔者认为“优选”和前述的“约”等词语不同。“约”的浮动范围是多少,不同的技术人员可能会有不一样的判断,即,由“约”导致的不清楚不在于是否存在多个范围,而在于不同的技术人员会有不同的认识。但“优选”一词的语义应该是没有歧义的,它是对被修饰词语进一步的肯定,如果在一项权利要求中仅有一个保护范围而使用“优选”进行修饰时,所属领域技术人员不会推定出其它的范围,而且在审查指南中也明显没有将其列入含义不确定的词语之中。如“一种如权利要求1所述的方法,其特征在于其中温度优选为20”,显然,此时仅仅因为在权利要求中使用了“优选”的用语修饰仅有的一个保护范围而认为权利要求不清楚的理由是很牵强的;如果认为优选的语义并不是不清楚的,即其不会给权利要求带来语义上的歧义,则我们可以进一步的得出这样的结论,即使“优选”多次出现在同一权利要求中,并出现了有限的多个保护范围,则多个保护范围也是确定的。那么,是不是同一权利要求中出现多个确定的大小不同的保护范围就会导致权利要求不清楚呢?

让我们从并列选择法概括的角度来讨论一下问题,审查指南2-29页对于并列选择法概括规定,“采用并列选择法概括时,被并列选择概括的具体内容应当是等效的,不得将上位概念概括的内容用或者并列在下位概念之后”,由此可见,审查指南目前是不允许在同一权利要求中并存多个大小不同保护范围。但在实际案例中我们可以常见这样的例子,如权利要求请求保护的金属选自钙、镁、钡中的一种或多种,尽管这种情况不能完全等同于上下位的概念,但明显在同一权利要求中并存了几个大小不同的保护范围,而我们在实际审查中又是允许的。但是否可以由此推定可以允许使用“优选”的用语,即是否允许在同一权利要求中并存多个保护范围呢,笔者不想妄下断论,但我们可以参考一下EPOUSPTO通行的做法。

EPO审查指南在权利要求应当清楚部分明确规定,“应当小心注意“优选”、“例如”、“如”或“更优选”的表述,以确保其不会引入不清楚。这种表述对权利要求的范围不起限制作用,即,这种表述之后的特征被认为是完全任选的”[v]。可见,EPO认为,“优选”的用语是对权利要求的范围没有限制的,另外,PCT国际检索和初步审查指南中也与EPO规定的原则是一致的。

而在USPTOMPEP中规定,“窄范围或优选实施方案还可以在另一个独立权利要求中提出或从属权利要求中提出。如果在单一的权利要求中表述,例如或优选会导致权利要求的保护范围混乱”。并举出使用“优选”会导致权利要求不清楚的例子,“认为不清楚的权利要求语言的例子是:“温度为4578,优选为5060”。[vi]

由此可见,EPOUSPTO的规定并不相同,而目前我国指南的规定似乎与USPTO规定的精神相一致,但欧美以及美国与我国的法系不同,文化背景也有很大差异,因此,是否应该坚持绝对禁止使用上述用语还需要今后进一步的论证。

  

(三)单边开放式用语加数值与不定数量的表述

     1、单边开放式用语加数值,如大于、高于+数值、数值+以上、不小于+数值、至少+数值

既然使用“约”的表述我们倾向于严格不允许,则从公平的角度讲,以上的表述也是不应该允许的。由于准确的范围很难确定,所以,如果允许这种表述,就会为后续的程序带来麻烦,很可能会导致对其他公众不公平,申请人也可能比较容易取得一个较宽范围的权利要求。但审查实践中往往不是这样,第一,上述用语至少仅是单边开放,第二,根据所属技术领域技术人员的判断,所述的保护范围并不能任意扩展,第三,如果审查员认为保护范围过宽而得不到说明书的支持,则不应将其归入不清楚之列,第四,明确表示不允许似乎会给具体操作带来很大麻烦,因为有时申请文件中往往仅记载了一个点,一旦修改,则将由单边开放的范围变成点,这对申请人来说很难接受。所以,如果这样的用语没有影响其与现有技术的区别并可以得到说明书的支持,则不宜提出反对意见。例如,同样是在上述的复审第3422号决定的案例中就出现了“至少、大于、高于”,审查员并没有提出禁止性意见。

2、关于不定数量的表述

这里所说的数量表述是指以“大量、较多量、少量、较少量”或类似用语表述的数量。从表面上看,对于上述的数量的表述似乎与“约”的表述类似,都应归入不确定性词语的范畴,其实不然。通常对于“约”的表述,在国内外申请文件中一般都不会对“约”的范围进行明确的说明或定义,而对于所述的不确定数量的表述则有所不同。在笔者的审查领域中,一部分(主要是国外)申请使用“大量、较多量、少量、较少量”或类似用语来表述组分的含量,说明书中通常也会对如此描述的数量给出解释。如在某案的权利要求1中记载了这样的技术方案:一种润滑油组合物,其含有:(A)一种润滑粘度的油,占较多的量;和(B)一种油溶性高碱性金属洗涤剂添加剂,占较少的量。尽管该权利要求表述为开放式权利要求,但由于说明书中对“较多的量”和“较少的量”作出了明确的限定,而且明确指出二者就是添加剂或是多种添加剂的有效成分,所以,审查员并没有对上述用语提出反对意见。

而一部分(主要是国内)申请虽然使用了上述用语,但说明书中却并不给出相应的解释。例如,在某案中,权利要求1要求保护的组合物中含有ABCDE五种组分(即该权利要求表述为一个开放式的权利要求),但是在B-E给出了含量范围的情况下,将A的量限定为“大量”,同时,说明书中对“大量”也没有给出任何解释,笔者认为,在这种情况下,很难确定大量的范围,因而是不清楚的。

 

三、意见和建议

(一)权利要求的作用是确定专利权的保护范围,就要求权利要求的内容和表述应当清楚、简要。这不仅是中国专利法的要求,各国都十分重视权利要求应当清楚、简明的要求[vii]。所以,以上笔者对使用不确定性词语的几种情况讨论的结果虽然不尽相同,但是,所述的用语一定不能导致权利要求不清楚。根据审查指南2-28页关于权利要求撰写的规定,“权利要求的保护范围是由权利要求中记载的技术特征集合作为一个整体限定的”,由此我们可以得出一个基本的判断原则,就是当权利要求使用这样的术语时,技术方案作为一个整体应该是清楚的。

(二)我局和EPO一样,都是适用成文法(从这个意义上将,笔者认为我局更应多借鉴欧局的做法),但我局并没有相应的案例进行补充,实际上,笔者在EPOCase Law中也没有发现比较相关的案例。虽然美国、EPO和日本对于使用“约”的用语似乎没有严格的限制[viii],但美国则对多数类似用语作出了限定(参见MPEP)。当然,各国的司法体系也不同,我们并不能简单的照办照抄。另外,虽然我国在审理专利侵权的案件过程中也适用等同原则,对于“权利要求记载了含有数值范围限定的技术特征,人民法院一般不应当认定不在该数值范围内的被控侵权物的相应技术特征为等同特征”[ix]。因此,考虑到中西文化背景、法律背景的差异和国家利益,笔者认为,首先,对于“约”或类似用语的限定应该严格限制;对于“优选”或类似用语的使用应作出新的研究,一是对于在同一权利要求中仅用“优选”修饰仅有的一个保护范围与同一权利要求中并存多个大小不同保护范围的情况是否应当区别对待,二是需要全面论证同一权利要求中并存多个大小不同的保护范围是否一定会导致权利要求不清楚;而对于单边开放式用语加数值与不定数量的表述应该遵循权利要求应该整体清楚的原则,并具体问题具体分析。

以上是笔者对与数值点或范围及数量的表述作出了相应的介绍和分析,并提出了一些个人的看法。总得来说,当遇到上述问题时,不应当仅从权利要求书的文字表面考虑,而是应该就发明的本质和相关的现有技术作出整体的判断,以确定技术方案是否符合专利法、实施细则及审查指南的规定;此外,在对上述问题进行充分论证后,建议在适当的时机对审查指南相应部分做出更加有说服力的解释或修改。

 



[i] 专利法详解》,第203页,国家知识产权局条法司著,知识产权出版社2001年第1版。

[ii] 权利要求9的内容为“权利要求7的组合物,其特征在于,该玻璃态聚合物含有少于约 2摩尔%的侧链官能度”。

[iii] 《欧洲专利局审查指南》,2005版第III-8页,Particular attention is required whenever the word “about” or similar terms such as “approximately” are used. Such a word may be applied, for example, to a particular value (e.g. “about 200° C”) or to a range (e.g. “about x to about y”). In each case, the examiner should use his judgment as to whether the meaning is sufficiently clear in the context of the application read as a whole. However, the word can only be permitted if its presence does not prevent the invention from being unambiguously distin­guished from the prior art with respect to novelty and inventive step

[iv] 专利合作条约 国际检索和初步审查指南》,世界知产权组织,第45 页(英文版)。

[v] 《欧洲专利局审查指南》,2005版第III-8页,(Expressions like "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. Expressions of this kind have no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression is to be regarded as entirely optional)。

[vi] USPTO:《MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE2173.05(c)

[vii] 《新专利法详解》,第203页,国家知识产权局条法司著,知识产权出版社2001年第1版。

 

[ix] 最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿2003.10.27-29)。

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