浅谈中美单一性处理的几点问题

总第160期 刘娜 李荟萃 张丹红发表,[综合]文章

中国《专利法》第三十一条第一款的规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。”在答复中国专利申请的单一性问题时,只要同一申请文件的多个独立权利要求中具有解决同一技术问题的“相同或相应的特定技术特征”,就可以在同一个申请中提出,属于“同一发明创造”。

因此,基于上述法条,在撰写中国专利申请文件时,代理师和长期从事本领域工作的专利工程师都能够根据工作经验,避免出现撰写的申请文件不符合《专利法》第三十一条第一款的规定的情形。但是,随着向外申请案件的不断增多,这些看似符合“单一性”的案件,在向美国提出专利申请的过程中,却可能被审查员指出存在“单一性”的问题。

向美国提出专利申请的途径

众所周知,如果想要在美国提出专利申请,通常有以下三种方式:

一是直接向美国专利商标局提出申请;

二是通过PCT途径向国际局提出国际申请后选择进入美国;

三是通过《巴黎公约》途径向美国专利商标局提出申请。

作为国内申请人,较为常规的操作方式一般是第二种和第三种。根据笔者的代理经验,第二种和第三种方式在费用方面基本持平,第二种方式则得到更多应用。本文以第二种方式作为重点,探讨国内申请文件通过PCT途径进入美国后,若遇到“单一性”问题时代理师应如何应对。

需要说明的是,以下提出的美国专利申请遇到“单一性”的情况,是指国内基础申请在审查阶段未被指出存在“单一性”问题,PCT申请在国际检索阶段也未因“单一性”问题被要求缴纳附加检索费,但却在美国审查阶段被指出存在“单一性”问题的情况。此类情况往往使得申请人非常迷惑,并考虑是否其中国专利的申请文件本身在撰写上就存在一定的问题或缺陷,或是否其申请在进入美国时,代理师应该考虑单一性的问题,对申请文件的内容进行合理的修改甚或删减。

美国的限制性要求(035 USC 121)

对于基于PCT国际申请的美国专利申请是否具备单一性的审查,为审查员减轻了工作量,并给了审查员较大的裁决自由度。因此,在答复此类型的问题时,申请人应进行比较全面的答复。

根据美国审查指南和法条35 USC121的内容可知,每个申请仅限于一个发明。如果美国审查员认为一个专利申请文件包括了至少两个类别的技术方案,除了细则37CFR1.475(b)规定的情形以外,该申请均不满足单一性的要求,申请人需要通过修改或删除权利要求的方式来克服上述缺陷。

在此,笔者需要说明的是,针对美国专利申请与PCT国际申请关于“单一性”评价貌似存在“判断标准不一”的问题,笔者的理解是:美国专利申请考虑了审查员的“审查工作难度”,给予了审查员更多的裁量权。审查员有理由对“多种并列实施例”“不同分类号的产品”等类型的案件,要求申请人仅在美国申请文件中保留一组权利要求继续审查,而其余的权利要求可以通过分案的方式继续予以保护。这样,审查员在审查某一件美国专利申请时,就不需要对所有实施例都进行检索和评述。但是,这与PCT国际申请中提到的“特定技术特征”的观点并不冲突,只是二者考虑问题的角度不同而已。因此,在一定的程度上,申请人可以恳请审查员基于同一个技术构思的前提,在不给审查员增加过多负担的情况下,允许申请人将所有权利要求或部分权利要求保留在同一件申请文件中以继续获得审查。

答复美国的“单一性”的问题时遇到的几类案例

下文将结合笔者在实际处理的案例中遇到的美国专利申请“单一性”问题,针对几种类型的案例进行浅析。当然,由于大部分美国专利申请并未收到有关“单一性”问题的审查意见,以下浅析的内容仅局限于已知的部分实际操作经验,供读者参考。

(一)大小主题

第一套权利要求保护小主题的产品,第二套权利要求保护大主题的产品,例如:

“1.一种压缩机,包括A和B,其特征在于,所述压缩机还包括C。

10.一种空调器,其特征在于,包括权利要求1至9中任一项所述的压缩机。”

此类型的美国专利申请遇到的“单一性”审查意见为:审查员认为权利要求应该被分为两组,第一组是权利要求1至9,保护了一种压缩机;第二组是权利要求10,保护了一种空调器。二者明显是不同种类的产品,因而不符合“单一性”的要求。

对此,申请人在答复上述审查意见时,需要首先陈述权利要求1和权利要求10均包括解决技术问题的特定技术特征C,并进一步选定第一组为备选组别,以避免审查员不接受申请人的争辩意见时,本申请的审查能够第一时间得以继续进行。

根据笔者的代理经验,此类型案件的答复方式通常会得到美国审查员的认可,并最终使得美国专利申请文件中的权利要求1至10得以全部继续获得审查。

(二)多种实施例

此种情形与权利要求的套数无关,而是在同一套权利要求的从属权利要求中具备多个并列实施例。例如:

“1.一种压缩机,包括A和B,其特征在于,所述压缩机还包括C。

权利要求2-4属于第一个实施例;

权利要求5-7属于第二个实施例;

权利要求8-10属于第三个实施例。”

这种情况,是申请人最可能遇到的情况。因为,在进行专利撰写时,申请人基本上不会在一套权利要求书中仅保护一个具体实施例,而是会根据多个实施例所具有的“共性”特征,合理地进行上位,使得一套权利要求书能够保护“技术构思”相同的多个实施例。这样能够合理地为申请人节省费用,并使产品的保护更为全面。

对于这种申请文件,实际代理过程中一般会遇到以下两种关于单一性问题的情形:

第一种,美国审查员下发的限制性要求的通知书中,未提供对比文件,仅根据不同的实施例将权利要求书划分成类别A(涉及权利要求1-13,15,18-20)、类别B(涉及权利要求14)和类别C(涉及权利要求17)三个类别,并告知类别A、B、C之间不具有单一性。

而PCT条约中对于单一性的评述方式为:若多套权利要求具有相同或相似的特定技术特征,则具备单一性。针对该情况,为确保申请人的权益,笔者根据代理经验认为,可以采用PCTRule13.2和13.1进行争辩,即争辩类别A、类别B和类别C等不同类别之间具有相同或相似的特定技术特征。另外,为了答复的完整性和避免浪费答复机会,在争辩的同时,必须同时选择一套权利要求供审查员继续审查。

第二种,在美国审查员下发的限制性要求的通知书中,提供了对比文件1,审查员认为类别A(涉及图3显示的压缩机)、类别B(涉及图4显示的压缩机)和类别C(涉及图5显示的压缩机)三个类别之间缺乏单一性,具体原因是:它们的共同的技术特征N(即权利要求1的技术方案)已经被对比文件1公开,因此,技术特征N不构成特定技术特征。

如果申请人通过比对发现权利要求1中的技术特征N确实被对比文件1公开了,那么在答复此通知书时,就需要考虑修改和删除权利要求(比如,可以将三个类别共有的特征并入权利要求1中),从而选择一组或多组具有“相同或相应的技术特征”的权利要求继续保留并予以审查。但是同时需要提醒读者的是,笔者建议仍然需要选定一个类别对应的权利要求供审查员继续审查。

在实际的操作中,笔者发现,即使多个实施例具备“相同的技术构思”,也会在实施的过程中具有各种各样的区别。这就给审查员造成了误解,认为不同的实施例应该在不同的申请文件中被单独提出,而不应该集合在同一篇申请文件中。

对此,笔者认为,申请人在进行国内基础文件撰写时,应多关注以下四个方面的内容:

一是权利要求布局合理。权利要求中需要合理的上位,以使得多个实施例的“共性”特征被优先得以保护。而仅有一层上位的“共性”特征在面对单一性问题时,往往显得势单力薄。所以,在基础专利申请文件中,需要考虑是否能够保留中间位的“共性”特征,使得权利要求的布局更具有层次性。比如:权利要求1中限定a与b活动连接;权利要求2中进一步限定a与b滑动连接;权利要求3至9中再进一步限定a与b在不同的具体实施例中以何种结构具体实施。这样,在权利要求1被公开的前提下,仍然有权利要求2可以作为权利要求3至9的“共性”特征得以保留,克服单一性问题。

二是“共性”特征前置。撰写时,注意撰写内容的顺序,尽量将所有实施例的“共性”特征安排在权利要求书中靠前的部分,以此来提示审查员本申请实质上具备较多的“共性”特征,而对于并列的具体实施例中难以统一的特征,也应该以并列方式安排在权利要求书的后部,以使得审查员快速理解申请人的意图。

三是附图说明部分的撰写。当实施例为多个时,为了说明书的叙述逻辑更为清晰,申请人通常会有如下记载:图1示出了第一个实施例中压缩机的结构示意图;图2示出了第二个实施例中压缩机的结构示意图;图3示出了第三个实施例中压缩机的结构示意图。此时,审查员就会根据附图说明的图号,直接判定权利要求书中包含了三个实施例,并要求申请人进行选定。而将“第几个实施例”修改为“在另一个可变形的实施例”中,虽然并没有产生本质上的区别,但是不会直接引起审查员怀疑“是否几个实施例本质上就是不同的”的印象。或者也可在附图说明书中进一步阐明,此可变形实施例与图1的区别仅在于A部件的结构不同(A部件并非权利要求1中做出创造性贡献的特征)。

四是具体实施方式部分的撰写。与附图说明部分类似,申请人为了描述清楚,通常会对不同的实施例进行分别的详细描述,从而容易导致审查员难以把握各个实施例中的关联和重点。因此,笔者建议,撰写时尽量将多个实施例的共性内容在前半部分一并提出。而分开撰写某个实施例时,仅描述本实施例与其他实施例的区别,做到“共性”突出、“区别”明确,这样审查员更容易把握各个实施例之间的差异程度,从而避免因为撰写内容过于“独立”、“全面”而导致“共性”被隐藏,以至于不好把握。

(三)一个或多个实施例中对于不同的技术特征的进一步限定

此种情形与权利要求的套数无关,而是在同一套权利要求的从属权利要求中具备对不同的技术特征的进一步限定。例如:

“1.一种压缩机,包括A和B,其特征在于,所述压缩机还包括C。

2.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述C包括C1和C2。

3.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述A包括A1和A2。

4.根据权利要求1所述的压缩机,其特征在于,所述B包括B1和B2。”

对于此类型的案件,审查员会认为,不同的从属权利要求解决的技术问题是不同的,也就是技术特征C解决的是一个具体的问题,而技术特征A和B解决的是其他的问题。对此,在实际的操作中,依据前述提到的“特定技术特征”的理由,只要权利要求1中具备特定技术特征,就可以选择争辩,并基于具体实施方式部分的记载,说明对A\B\C部分的具体限定,同样是为了解决权利要求1的技术问题而进一步提出的,因而属于同一个发明创造性。

(四)其他两种不常见类型

除上述较为常见的类型外,还有以下两种情况也值得注意:

第一种是产品+方法。即第一套权利要求保护产品,第二套权利要求保护方法。例如:

“1.一种压缩机,包括A和B,其特征在于,所述压缩机还包括C。

10.一种压缩机的装配方法,其特征在于,包括在步骤SN中将C安装在A上。”

此种情况,笔者暂未在实际操作中遇到,但是通过查阅部分资料可知,此种情况大概率会被认定为不符合单一性。故笔者建议申请人在遇到此情况时,选择产品权利要求以继续进行审查。当然,申请人也可以根据个案的具体情况,酌情陈述方法权利要求与产品权利要求具备特定技术特征的理由。

第二种是成套出售的产品。即第一套权利要求保护第一种产品,第二套权利要求保护第二种产品。例如:

“1.一种茶壶,包括A和B,其特征在于,所述茶壶还包括C。

10.一种茶杯,其特征在于,所述茶杯还包括C。”

此种情况笔者暂未在实际操作中遇到,但是通过查阅部分资料可知,此种情况大概率会被认定为不符合单一性,因为两种产品很有可能属于不同的类别。故笔者建议申请人在遇到此情况时,选择其中一套产品权利要求以继续进行审查。

总结

综上所述,在美国国家阶段遇到“单一性”问题的情况并不罕见,具体操作中可以根据个案的情况更有针对性地进行答复。另外,对于美国专利申请文件中被暂时放弃的部分权利要求,申请人可以通过分案(DIV)、继续再申请(CA)、部分继续再申请(CIP)的方式进行保护,这也为国内申请人在美国获得专利授权给出了途径。

目前,国内撰写的申请文件大部分都并未在美国遇到“单一性”的审查意见,因此国内申请文件的撰写方式并不存在“本质上的问题”。但是,参考美国审查意见通知书的内容,不断积累美国申请文件撰写的经验,对于本领域的从业人员而言也是十分有必要的。

 



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