专利法修正案草案二审稿要点解读:多措并举促进专利实施运用

总第161期 江昱玢 China IP发表,[专利]文章

6月28日,专利法修正案草案二审稿(简称“草案”)提请十三届全国人大常委会第二十次会议审议。据悉,草案通过新设专利开放许可制度及明确单位对职务发明创造的处置权等规定,促进专利实施和运用,为创新成果转化为生产力赋能。另外,草案也积极回应国内外最新关切,规定了产品局部外观设计保护和专利侵权法定赔偿数额等内容,从多个维度进一步加强专利保护。China IP记者第一时间采访学界和企业界知识产权专业人士,针对外界普遍关注的草案修订细节,进行亮点解读、观点分享,并提出建议。

新设开放许可制度 提升专利运营水平

据国家知识产权局信息,此次草案修改中新设置了专利开放许可制度。专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的方式、标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。草案同时规定,开放许可期间,专利权人也可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。

早在十年前就对专利许可开放制度进行研究的中国科学院大学法律与知识产权系副教授尹锋林在接受China IP采访时表示,开放许可制度的借鉴来源是英国《专利法》第四十六条的许可承诺制度(License of fight)。根据该条规定,权利人在获得专利权后,可向英国知识产权局作“许可承诺”登记。专利权人在作出该登记之后,其他任何人均可向专利人要求获得一个普通的使用许可,专利权人不得拒绝,但使用人需向专利权人支付合理的使用费。“开放许可制度本质上是一种承诺,专利权人在专利局或者产业局作登记,但是许可使用费需要上报并由专利权人和相关机构协商决定。”

业界普遍认为,专利开放许可制度对专利技术应用和推广具有积极意义。官方数据显示,2007-2019年,我国(不含港澳台)有效发明专利拥有量从8.4万件增长至186.2万件;2018年,全国专利密集型产业增加值达到10.7万亿元,占国内生产总值的比重达到11.6%;知识产权使用费进出口总额自2007年的85亿美元增加到2019年的410亿美元。虽然我国专利申请量和授权量较高,但对专利权“重申请、轻运用”的现象一直存在。对此,达闼科技知识产权部高级总监王振凯指出,国内专利许可市场有较大发展空间,引入专利开放许可制度是一种有益尝试。“从公权力介入角度,该制度类似于专利池的打包式、一站式许可,有助于促进技术流动。相比过去一对一谈判的较高成本,开放许可或将有助于降低获取专利许可的成本。”而从转化运用角度,如何让知识产权真正成为技术转化运用载体,也是专利强企必须思考的问题。“目前,国人还不太习惯通过许可方式实现技术交易,开放许可将有助于专利技术更好地转化为生产力,也有助于专利权人更好地回收创新研发投入,进而激发企业和个人创新活力。”

但尹锋林直言,建立开放许可制度实际上是对专利权人的权利限制,如何鼓励其加入该项承诺成为制度推行的关键问题。“进行开放许可登记,可让企业对获取专利使用许可有稳定预期,但也意味着权利人不再享有对专利许可授予的绝对支配地位,特别是针对竞争对手的专利使用许可授予,权利人或将陷入两难境地。”据介绍,英国当局为激励企业进行许可承诺登记,从而消除企业滥用知识产权的可能性,规定登记企业的专利年费减半收取。但目前,草案暂未对开放许可制度的执行细节作出明确规定。

外界担忧,我国在构建主动支付专利使用费的诚信环境方面仍处于初期阶段,开放许可是否会对专利保护造成负面影响值得商榷。尹锋林指出,施行开放许可制度的前提是企业使用专利前,要事先通知专利权人或者知识产权局,否则势必构成专利侵权。王振凯则认为,制度推行与经济和技术发展水平息息相关,并非所有产业都适用开放许可制度,建议国家在一定领域内进行示范性试点。“衡量成果不应仅以专利权人实际获利金额为标准,还应从产业角度评估产业健康度和正向增长情况,这体现了开放许可对促进产业高质量、可持续发展的重要意义。”对此,有委员建议在草案第五十一条中增加关于开放许可的两点内容,即:国家鼓励利用财政性资金设立的科研院所和高等学校对其专利实施开放许可;对涉及重大公共卫生和社会公共利益的专利,鼓励专利权人实施开放许可。

同时有观点认为,专利开放许可为企业实现技术领跑,避免科研成果被边缘化提供经营战略新思路。2015年和2019年,丰田公司分别宣布免费开放其5000余项氢燃料电池和2000余项混合动力车相关专利使用权,对此,业界认为丰田是将开放许可作为一种企业竞争策略。从企业行为透视背后的商业目的,王振凯表示,开放许可为企业经济运作提供了新途径:“表象上,引入开放许可制度是法律事件,但将其放在商业环境中观察和实践,不难发现提供专利免费使用将影响产业发展导向,有助于吸引其他企业跟从其技术方向,带来的产业回报远远大于专利费收入。”但尹锋林强调,企业开放部分专利许可和法律层面上的建立开放许可制度存在本质区别。“此次草案中涉及的开放许可是规范性制度,但企业开放专利的含义变化空间较大。例如,将专利向社会进行公开展示,允许其他企业无偿使用,是一种开放;与被许可人协商解决使用费等事宜,是一种开放;区别对待有使用需求者,授予或拒绝授予其许可权利,也是一种开放。而开放许可制度作为《专利法》修订过程中的新增规定,将更大程度避免执行层面的不确定性。”

建立职务发明创造激励机制 促进科技成果转化

草案明确,单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用,并规定国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。

尹锋林将上述规定解读为国家特别针对国有科研事业单位和高校等机构,鼓励其实行产权激励,旨在解决国有资产流失问题。根据现行《中华人民共和国专利法(修正)》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。“对私营单位的职务科技成果,即使没有《专利法》有关规定,也可自行制定对发明创造人的激励政策。但国有科研事业单位和大学如果依然按照原有《专利法》规定,将影响科研人员创新活力。”尹锋林认为,草案明确了单位对职务发明创造的处置权,并对高校、科研院所和科研人员之间合理分享创新收益等问题进行建议性制度构建,促进了专利实施和运用。

科技成果使用权、处置权和收益权改革的不断深化,为激发科研人员创新热情和促进科技成果转化持续加码。2015年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》第四十五条规定,科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的,按照标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。该规定明确了科研人员的创新收益权,但并没有给予其所有权激励。2016年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》中首次提出,探索赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权;2020年5月18日,科技部等九部门印发的《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》明确了通过科技成果产权激励方式促进科技成果转化,规定试点单位可结合本单位实际,将本单位利用财政性资金形成或接受企业、其他社会组织委托形成的、归单位所有的职务科技成果所有权赋予成果完成人(团队),试点单位与成果完成人(团队)成为共同所有权人,并可赋予科研人员不低于10年的职务科技成果长期使用权。

近年来,我国科技创新激励改革的积极进展,为营造良好科研生态、建设科技强国奠定坚实制度基础,而此次草案修订是对职务创新成果所有权内容的再一次丰富。但具体实践中,应怎样将产权激励落到实处?王振凯以其所供职企业所做的突破性实践中的“专利合伙人模式”现身说法,助力破解创新驱动瓶颈。“对待专利权奖酬报酬,不能将其视为单向的企业负担,更应从知识产权制度整体性来考虑。”据介绍,“专利合伙人模式”作为该企业知识产权战略的重要组成部分,包含职务发明奖励、高质量专利奖励、专利运用奖励等,以公司对外专利诉讼赔偿、专利出售等获得金额的10%作为奖金,且具有上不封顶与终生享有的特点。在奖励范围上,除奖励发明人外,还覆盖为专利转化运用做出贡献的利益相关者,并包含企业知识产权工程师。“专利股权和上市股票股权是等量齐观的,回报企业内部知识创造型员工,能增强其主人翁意识。”王振凯赞同让专利成为科研机构改革和科研人员报酬的一种承载方式,形成知识产权创造、保护、运用和回报的闭环。“专利奖酬机制是商业社会知识产权运作中的底层逻辑,与员工报酬强相关。过去,《专利法》更关注专利使用和专利侵权判定等,而此次草案修订拟明确单位对职务发明创造处置权,将强化和提升专利在企业管理运作中发挥的高价值。”

此次草案对单位实行产权激励采取鼓励态度,而非进行强制性规定,业界对此纷纷表示赞许。“从经济法角度考量,产权激励不具有刑法或民法那样的强制性色彩,其主要考虑的是市场调和作用。”王振凯提议打造试点案例,以榜样企业先行成果鼓励更多企业投身创新收益制度建设与实践。“企业是最聪明的,一旦能看到新规定对自身高质量发展的助力作用,以及奖酬机制对专利创造、保护、运用及商业化的正向推动,企业将自主落实标的。”

加码专利保护力度广度 释放积极信号

我国现行《专利法》于1985年正式开始实施,针对专利领域出现的新情况、新问题,曾分别于1992年、2000年和2008年进行三次修正,为鼓励和保护发明创造、促进科技创新进步发挥了重要作用。自2012年国家知识产权局研究起草《中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)》拉开《专利法》第四次修改大幕至今,已超过7年时间。今年4月,国家知识产权局发布2020-2021年贯彻落实《关于强化知识产权保护的意见》推进计划,提出推进《专利法》修订审议工作,引入侵权惩罚性赔偿制度,推动延长专利有效期,加强药品专利保护等。与此对应,此次草案审议新增侵权法定赔偿额、保护局部外观设计等一系列规定,为增强知识产权保护力度、扩大知识产权发展广度再添新助力。

针对审议中提到的相当比例的专利(主要是实用新型和外观设计)市场价值较低,而原有10万元的法定赔偿下限数额偏高的情况,草案拟取消专利侵权法定赔偿数额下限为10万元的规定。“有一些经销商或零售者,售卖侵犯专利权产品的数量有限,10万元法定赔偿下限远高于实际获利金额。”尹锋林对此表示理解。“但取消赔偿下限,将使保护专利的权威性和打击侵权的威慑力大幅降低,达不到惩罚性目的。我认为应该设置合理下限,比如1万元或5万元。”但对于是否应借鉴2019年4月新修订《商标法》中由“一倍以上三倍以下”提高为“一倍以上五倍以下”的惩罚性赔偿标准,尹锋林指出:“惩罚性赔偿针对恶意或故意侵权,符合加强专利保护大趋势。但依照填平原则,合理计算专利权等无形资产的侵权赔偿数额并非易事。”

此外,草案拟增加对产品“局部的”外观设计给予专利保护的规定,专家将其解读为对外观设计保护范围的扩大。我国立法中对引入局部外观设计制度的探讨始于21世纪初,2008年《专利法》修订时虽以多个条款加强外观设计保护力度,但局部设计制度并未提上讨论议程。近年来,随着《专利法》第四次修改的推进,局部外观设计保护问题再度引起关注。据透露,目前中国正准备加入《工业品外观设计国际保存海牙协定》,依据协定要求,缔约方需提供不低于15 年的专利保护期,我国外观设计专利的保护期限也将由现在的10年相应延长,一定程度上加大对外观设计的保护力度。

草案还规定,国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设,完整、准确、及时发布专利信息,提供专利基础数据,定期出版专利公报,促进专利信息传播与利用。同时,草案明确不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益等内容,并增加了对于专利保护期补偿和药品专利纠纷早期解决机制问题的相关规定。

7月3日,中国人大网公布专利法修正案草案二次审议稿全文。据悉,此次审议稿的修改之处,除之前媒体报道和外界关注的部分规则修订外,还增加了申请日前六个月内有“国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的”情形的不丧失新颖性等规定。目前,全国人大常委会正对二次审议稿征求意见,社会公众可直接登录中国人大网(www.npc.gov.cn)提出意见,也可以将意见寄送全国人大常委会法制工作委员会,征求意见截止日期为2020年8月16日。



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