聚焦第三次《专利法》外观设计专利修改

总第28期 China IP发表,[专利]文章

      2008年12月27日,第十一届全国人大常委会第六次会议通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定。与上次修改时隔八年后,这是立法机关对《专利法》的第三次修改。此次修改直接涉及外观设计专利的就有8处之多,而且很多是重大修改。该法将于今年10月1日正式实施。
     “人民网IP沙龙”特别邀请了原专利复审委外观申诉处处长、现中华全国代理人协会外观设计专业委员会副主任赵嘉祥;国家知识产权专利复审委第八处副处长张跃平;国家知识产权专利局外观设计审查部部长助理卞永军做客,讨论外观设计专利相关条款修改的内容、原因及新专利法实施后对外观设计专利申请、复议将会产生哪些实际影响。

      IP沙龙介绍
     “人民网IP沙龙”是由人民网知识产权频道与本杂志在2009年推出的定期小型讨论会。沙龙将每次特邀3到5名专家讨论时下最热门的知识产权话题,或发表看法、或献计献策。同时沙龙还邀请15到20名嘉宾到现场与专家就话题进行互动讨论。
      人民网和本杂志联合举办IP沙龙的初衷就是利用两大媒体的优势,聚集知识产权人的观点和声音,并传播给社会大众,从而让更多的人了解知识产权、关注知识产权、参与知识产权。因此沙龙秉承的原则为“关注热点、碰撞思想、传递声音。”
      2009年,IP沙龙将定期举办,也希望我们的读者能关注并参与我们的沙龙活动。

      外观设计专利大修之原因:加快创新步伐、提高设计质量
      卞永军:外观设计近几年的申请量和授权量增长非常快,平均年增长速度是26.7%。从1984年的几百件,到2008年的312904件,数量已经在世界上居于首位。但数字背后也有一些问题,而24年前的法律有些跟不上发展,所以不得不修改。
      一、外观设计专利授权标准较低造成了大量专利质量不高。
      二、《国家知识产权战略纲要》主要是激励创造,要有效保护,还要在运用和管理方面下工夫。
首先关联设计的规定就是为了激励创造。其次“简要说明要用文字进一步解释专利的图片和照片所表达的范围保护”就是为了更有效的保护外观设计专利权人的利益。第三在运用和管理方面,新专利法加入了一个评价报告,专利权人或者利害关系人,在行使外观设计专利权的时候,要向相关机关提交评价报告,对这个评价报告在侵权诉讼中设立一个程序,避免了权利的滥用。
      三、大量修改外观设计专利也是为了顺应世界潮流,即对工业设计的重视。
美国工业设计协会有一份统计资料表明,在工业设计方面如果投入1美元,销售收入会提高2500美元。日本也做过一个统计,如果要取得一千亿日元销售额,工业设计起的作用占51%,而技术和功能方面占到26%。表明这些国家发展和改进的程度越来越倾向于外观设计制度的保护。


      创造性?“发明”的标准如何理解
      第二十三条修改为:……授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。(增加的第二款)……
      这一条款在形式上和发明以及实用新型的创造性条款的问答有些类似。但对该条的意义和未来实务中的作用,该做何理解?

      张跃平:这次专利法第二十三条加入了类似于发明和实用新型创造性的第二款,不过是否叫“创造性”,现在还没有定。该条款借鉴了TRIPS协议第二十五条第一项:“各成员可以规定工业设计不是新的或始创的,如果它们不显著区别于已知的设计或已知设计特征的组合”。对于创造性的理解我认为应该分这样几个方面:
      一、 创造性的条件应该逐步提高。据了解,在外观设计的发源地欧洲,那里的外观设计有独特性的规定,但是并不比较组合(因为欧洲认为所有的设计都是组合变化而来)。和国外发达国家相比,我们的水平还不是很高,所以我认为此条款应该把握一个原则:“创造性”的条件不应该太高,标准也应该是由低到高逐步过渡。
      二、 比较的领域问题。对于外观设计的比较,不应该只有相同或相近领域才能比较,应该跨类别比较。这也是欧洲外观设计专利比较的一个特点。
      三、这一条款主要的应用是在无效程序中,在初审阶段是不审查创造性的,因为这个阶段不能检索。所以这一条款会直接影响复审委员会无效的审查工作,很有可能增加无效案件的数量。

     条例改变带来复审委新的挑战
     第三次专利法修改第二十三条第三款规定了权利冲突的内容。将原二十三条中有关权利冲突的内容单独成款,并将“在先”改为“在申请日之前”。
不过对于这一条最大的改变并不在于《专利法》,而是正在审议的《专利法实施条例(草案)》。
      张跃平:第二十三条里还有一个内容就是权利冲突,原来细则的第六十五条第三款以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效,但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的,专利复审委员会不予受理在条例草案中已经被删除。
赵嘉祥:原来的细则(第六十五条第三款)规定,如果解决这个问题,必须先告侵权,有了判决书后才能启动无效,这样正像大家所说,互相踢皮球,谁也不解决问题。这一次把这一款删除后,我觉的是积极的做法,所有的公众、当事人能够依据这个法律的规定,请求专利复审委宣告这项专利权无效,因为这和在先专利权是冲突的。。
      张跃平:原来细则的规定还有一个缺陷,就是2001年修改了专利法后,外观设计的图片和照片都是不可以修改的。所以申请一个外观设计专利后权利人不实施专利,就不可以告侵权,因为侵权必须有行为,仅仅申请不构成侵权。而得不到法院的判决,没有行政机关的处理决定,不能够请求宣告专利权无效,所以当时这种权利冲突的无效案件非常少。
现在细则的第六十五条第三款删除了,专利复审委就有权认定权利冲突,给了我们一个机遇,同时也带来了很大的挑战。因为专利复审委所有审外观设计无效的审查员都要明确什么是在先权利冲突,而这必须解决几个问题。
     一是在先合法权益范围认定,虽然最高法院在《关于审理专利纠纷案件若干法律问题》第十六条里规定了在先合法权利包括商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品的包装和使用权等等。随着科技的发展,像域名权,驰名商标权,尤其是非注册的驰名商标的认定就很麻烦。另外还有著作权,可以资源登记,是自动生成的。比如说一个外观设计,这个设计是否有著作权,也是个问题。如果请求人认为,这个外观设计专利和他人在先的著作权有冲突了,这肯定会由我们来认定他是否享有著作权。还有知名商品的包装装璜权,什么是知名?什么是特有的包装装璜?所有这些对于复审委来说都是一个新的职能,有很多工作要做,也有很多经验要积累还要加强学习。

      外观设计与发明和实用新型冲突吗?
      张跃平:冲突只是跟其他权利种类的一种冲突,因为专利法三种专利合一,即发明、实用新型、外观设计理论上就是一种权利,所以不应该有冲突。但是就我个人而言,因为技术性能,有些设计可以申请外观设计,也可以申请发明和实用新型,这样权利之间是有交叉的,所以实用新型和外观设计之间会有抵触申请的问题,但是这个观点同意的人比较少,大部分人认为不抵触。
如果是抵触申请,那权利之间的交叉必须有一个途径解决,为什么不认为是权利冲突呢?主要是它们都属于专利权,不构成权利冲突,但是抵触申请又不让用。举一个例子,一个实用新型的发明人,先申请了一个实用新型,而且画出来了,但是有人也许没看见,也申请了一个外观设计,和实用新型差不多。这种情况下,如果不能抵触,它是合法有效的,外观设计权利人主张实用新型的权利人侵犯了其专利权,实际上实用新型的权利在前面,外观设计专利人主张这样的权利肯定是不合理的。他不属于在先权利,没有在先公开,是不是也不算在先?这种情况下就会出现一些不合理的行为。所以我觉得,抵触申请应该是实用新型发明和外观设计可以互为抵触。不过这种观点反对的多。
      卞永军:其实这个问题还是从保护类型方面理解好一点。比如说发明和实用新型保护的范围就是一种文字的技术方案,落到技术方案上,反映在人们头脑当中,是通过文字的思维。但是外观设计是视觉的美感效果,可能权利的范围还是不太一样的。既然权利范围不一样,交叉起来就可能不容易,我认为,抵触申请也不应该包括发明和实用新型。
      为什么肖像、著作权和知名商品装璜构成权利冲突呢?这几项权利也是作为视觉的,商标是图形、文字,通过视觉来感知的。所以在知识产权保护的过程当中就有一定的交叉。设计内容决定了交叉的可能。但是虽然外观设计和实用新型有一定的交叉,(既可以申请外观设计,也可以申请实用新型)但是保护的内容不太一样,构成抵触或者冲突的可能性还是很小的。
      程义贵(高博隆华律师事务所):但实际当中还是有可能的,实用新型后面的图画得很清楚了,其他人以这个作为基础,拿去申请外观设计,算不算在先设计?
      卞永军:这个有办法解决,一个在先,一个在后,如果出现这种情况,主要涉及到实用新型的附图,能不能作为外观设计专利权的证据,要判断该图是否清楚表达了外观设计,或者申请日前在公开出版物上发表过。

      标示性平面印刷品不授予外观设计专利的背后
      修改动专利法在第二十五条第一款中增加一项,作为第(六)项:“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。”不授予专利权。

      卞永军:新加入的条款有三点。第一点是平面印刷品,主要是标贴或者瓶贴等等。因为专利的功能还是创新的作用。第二点,涉及到图案、色彩或者结合的设计,还是定义在平面上,属于图案和色彩的结合,没有包括形状。第三个要点是非常重要的,就是标识作用,大家会在商标权里看到,商标有一种作用是指示商品的来源,或表示商品的品质。如果有一些在平面印刷品上只涉及到图案LOGO的设计,产品名称;指示标志,比如说交通指示标志;或者表示一种活动等等这些设计排除在外观设计专利保护客体之外。
      比如矿泉水瓶贴,其实它的作用不一定表示商品的来源,还加入了很多装饰性的元素,比如说对标贴本身有一定的装饰性的内容,而这种装饰作用跟标识作用有很大的区别。如果平面设计不是起标识作用的,应该受专利权保护。
     潘大龙(欧盟驻华代表团知识产权官员):这个新的条款,我感觉是避免太多人既申请商标保护,又申请外观设计专利保护。但这个条款有很多定义的问题,什么是装饰性,什么是标识性,什么时候表示产品的来源,这些审理起来都很麻烦?
     卞永军:修改的初衷是来自于司法机关和某些企业的建议。对于这一条存在着观点的碰撞,有的比较极端的观点是“一刀切”,即(平面印刷品)无论是装饰性还是其他的,都排除在保护范围之外,可以通过商标权或者版权保护。但后来的规定放弃了“一刀切”,并且加入了这样三个限制性的条件。不过现在还需要进一步细化,会通过操作层面,用一种举例式明确我们要排除的。
马东晓(国浩律师集团(北京)事务所):据我了解,该条款的增加并不是因为和商标权的冲突的问题,而是感觉外观设计,尤其是平面印刷品的外观设计大量出现,中国专利法的实施没有太大的意义。像您说的“一刀切”,可能更好一些?
      张跃平:我觉得任何事物的存在都有合理性,为什么平面标贴类的外观设计这么多,要是通过反不正当竞争法来保护,力度不是特别大。如何判断知名是个问题,怎么判断特有的包装装璜,条件还是很苛刻的。商标保护,商标的显著性,不可能把这样一个瓶贴申请注册,我觉得,申请外观设计,对申请人而言,既简便且保护力度又大。

关联设计:合案申请、整体转让、单个无效

    《专利法》第三十一条第二款修改为:“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。”这是新修改的专利法中重要修改内容之一,目前这一规定被称作关联设计。
      关联设计的出现所带来的问题就是数个设计之间的关系问题,是否可以单独转让?如果一个无效,其他的是否有效?

      张跃平:国外将这一情形称为关联申请,但我个人认为叫关联申请不太合适,因为关联申请都是单个申请。在中国严格来说叫关联设计。这一条款的目的主要是解决目前法律框架下同一申请人单个申请重复授权,多个申请和案又不符合单一性,申请人只能挑一个来保护的问题。
      第三十一条里规定,在简要声明里指出一项基本设计,合案只能有十项,其他九项和指定的一项是基本的相似,如果符合这个条件,这十项就可以。一个很形象的比喻就是一头大蒜,中间是基本设计,外围一圈都是关联设计。这实际上是要加强对外观设计专利的保护,因为如果是十个相似的外观设计在一起的保护,肯定要比一项大得多,这样有利于保护申请人的设计风格、品牌。比如说到飞利浦的剃须刀,大家就能想到握柄的样子。
      我认为如果合案申请了,就不能转让其中一个,而是应该整体转让,因为这种情况下,就不会出现权利的不稳定或者混乱,比如说你把一个“蒜瓣”转给甲,另外一个转给乙,都是相近似的,就会出现混乱的问题。不过这只是个人观点。
      不过对于后续的无效程序我觉得和转让是有区别的,转让必须全部转让,那如果其中一个专利无效,是不是所有专利都无效呢?权利都是相互独立的,虽然捆绑在一起,但是每个权利都相互独立。即使基本设计无效了,剩下的权利依然可以捆绑在一起的,因为关联申请解决的是合案申请的问题,只要符合这个条件,可以合案,即使基本设计没有了,其余设计仍可单独存在,单一性也不属于无效的条款。
      葛强(万慧达知识产权代理有限公司):无效如果是一项一项宣布无效,而转让是整体转让,这是不是有矛盾?
张跃平:这是不矛盾的。因为转让造成的混乱是侵权问题,分开转让如果大家都告侵权,那就太混乱了。无效不会引起这样的问题,成套是相对独立的,被无效的就无效,剩下的依然是合法存在的。

      评价报告将面临三大挑战
      将第五十七条第二款改为第六十一条,修改为:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
     “专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

      赵嘉祥:外观设计专利评价报告,过去叫检索报告。新修改的专利法规定,评价报告可以在主张权利的时候作为判断专利权有效的初步证据。但是很有可能面临一些问题。
      一是时间问题,一个评价报告很有可能要耗时几个月,所以应该规定一个较短的期限,比如两个月。
     二是检索报告的作用在于做检索部门进行的检索范围要大。实用新型可以检索一下发明专利的资料,甚至可以检索日本的、欧盟的,而外观设计就不行,因为可能要考虑非文献专利资料。而这个检索范围直接决定报告的有效性。所以检索数据库还是一个很关键的问题。目前国家知识产权局正在对这个问题做课题研究。
     三是法律规定了评价报告,但是法院如果只拿评价报告当做参考资料。而在已有设计抗辩中,或者是在无效宣告程序中所出现的新的证据或资料,应当由评价报告的发出部门能够进行修改。同时接受申请人的其他证据,报告的权威性就会受到挑战。
     此外,评价报告除了在法院审理阶段会起作用外,它还弥补了外观设计初步审查时,没有经过检索这样一个缺陷,给权利人或者利害关系人主张权利前提供一种参考的作用。

     强化外观设计简要说明,明确保护要点
     专利法第三次修定将第二十七条修改为:“申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。”
   “申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护产品的外观设计。”
 
     将第五十六条改为第五十九条,修改为:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”
    “外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”

      卞永军:简要说明文件是在第二十七条涉及到,它从不必要文件变为必要文件,而且有解释外观设计产品的作用。现在实践上的初步要求,一是如果是关联申请的基本设计,一定要写;二是产品的名称是什么,一定要写入简要说明;三是产品的用途,这对于分类起到参考作用;四是必须写明产品的设计要点,因为对于后续程序,包括法院的侵权判定都很重要。但对于这个要点如何写还要进一步的细化,因为把一个图形的东西用文字描述出来,是很困难的,是一个思维的转变。
      目前对于简要文件还要加一个省略示图,比如你想保护哪个图,提交一个平面的图,再提交一个立体图就可以了,但是有些视图,外观设计的保护情况,有的人不在简要说明中说明,在侵权判断的时候,是不是惯常设计,是不是没有设计要点,没有清晰的界定,所以要在简要说明里进一步阐述。还有一个比较重要的内容,现在外观设计的公报有一个比较大的改变,在进行公报的时候,比如说这个立体产品有很多图,要全都公报。现在类似于有一个摘要附图的方式,选一个最能表现设计要点、设计构思的图,指定作为基本视图,可以公告基本视图,还有一个详细的文本,采用这种方式进行说明。
 
      葛强(万慧达知识产权代理有限公司):关于简要说明加入的问题,我们以前采用的是观察判断,增加简要说明是有用的,但是担心将来会不会回到以前放弃的要部判断的模式?
      卞永军:以前侵权判断的时候,有人提出,在无效程序和侵权程序里说的不一致,有一个取舍的问题,这就决定了写设计要点有一定的综合性,把设计要点写得既在确权程序获利,又在侵权程序中有利。不同的产品有不同的领域,或者你在综合这类产品可能造成侵权范围的基础上决定,比如说我们在课题研究的时候提到,如果这个产品从综合判断的角度更好一点,你就写得笼统一点,比如说这个设计要点在某个视图上,或者在某一个大部件上,可能就写得比较笼统。如果这个产品涉及的领域,保护的范围惯常设计很多,设计点很小,可以写得细一点,比如电冰箱上的某一个面上的某一个部位。


 

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