美国专利商标局报告解读:非市场因素对中国商标申请量及制度的影响

总第167期 江昱玢 China IP发表,[专利]文章

1月13日,美国专利商标局(USPTO)官网发布文章,介绍了最新报告《中国商标专利:非市场因素对申请趋势和知识产权系统的影响》(下称“报告”)的主要内容。报告指出,中国专利商标申请量的激增受政府补贴、政府指标、恶意注册、防御性申请等非市场因素影响。该报告一经发布,即引起我国知识产权领域专业人士的关注。

中国商标申请量已连续多年位居世界第一。报告中提到,从全球申请总量来看,2019年中国国家知识产权局受理的商标申请量占全球总数量的约51.4%;同年,中国申请人在USPTO商标申请量达76566件,占总量的31.9%(详见图1)。1月22日,中国国家知识产权局发布2020年中国专利商标、地理标志、集成电路布图设计统计数据显示,2020年,中国商标注册576.1万件;收到国内申请人马德里商标国际注册申请7553件;完成商标异议案件审查14.9万件,同比增长64.7%;完成各类商标评审案件审理35.8万件,同比增长7.8%。中国的各项主要知识产权指标稳中有升。

报告称,专利商标申请量往往是一个国家创造力和创新强度的衡量指标,但考虑到政府补贴等非市场因素,USPTO对上述结论对中国是否适用持保留意见。究竟如何解读USPTO此番评述的目的初衷?报告反映出中国商标申请注册中的哪些进步和问题?如何通过更加完善的商标申请及审查制度,维护良好营商环境并提高创新水平?2021开年辞旧迎新之际,China IP记者特邀专业人士,共同回顾和展望我国商标领域的发展变化。

规范商标注册使用行为

报告援引一项学术研究数据称,2017年,中国申请人向USPTO提交的服装类商标注册申请中,约2/3涉嫌提供虚假使用证据。对比美国遵循“使用在先”原则,承认在先使用的未注册商标与注册商标有相同的权利,报告指出,我国商标注册登记取得制度的“注册在先”原则,弱化了商标的实际使用,或为商标抢注者留下投机空间。对此,北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学及国家律师学院兼职教授马翔详细解释道:“美国专利商标局要求商标申请人在申请提交时或申请通过初审后,与商标注册日起第5至6年及每次续展时,都要提交其商标在指定商品或服务上的使用证据。而来自中国的申请人往往不了解USPTO关于证据标准的规定,因此其提交的证据往往可能被认定不规范。”他表示,不排除有部分中国申请人在申请美国商标时及申请提交后的一定时间内,没有在美国实际开展业务,或者其申请的商标是纯粹的防御性商标,因而也无法提交证据。马翔坦言:“在此种情况下,如果中国申请人委托的美国代理律师不专业,其甚至可能会诱导申请人伪造使用证据。”

万慧达知识产权合伙人、中国社科院知识产权中心兼职研究员黄晖博士对强调注册商标的使用义务表示赞同。“我国存在的撤销三年不使用商标以及不使用不赔偿的制度,实际都是商标使用义务的一种体现,且目前实际的撤销成功率也高达70%左右,只是需要另外单独申请撤销,与驳回复审程序不一定同步。相比而言,欧盟的做法值得借鉴,即凡是连续5年没有真实使用的商标,就不能用来对抗他人注册或得到任何保护,同时,任何人都可以提交撤销该欧盟商标注册的申请。”他补充道,“美国商标不使用则不能注册的制度,实际上来源于其宪法只允许联邦就州际商业活动进行立法的规定,不具有普适意义”。

面对中国商标规范使用中存在的常见问题,马翔建议道:“可以提高对注册商标的使用要求,增加续展、转让、异议引证时需提交使用证据的相关规定。此外,可以通过修改《商标法》,在立法层面上全面加强对商标代理行业的管理,使商标代理服务回归法律服务的本质。”

报告指出,中国商标法律制度与执法方面存在漏洞,使得没有真正使用意图的第三方恶意抢注商标的情形大量存在。中国现行《商标法》第四条第一款中规定,“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”,但恶意抢注现象依然时有发生。对此,专家直言,恶意抢注商标现象在全球范围内普遍存在,尤其是在欧盟(包括欧盟单一成员国)、英国、以色列等不进行“相对性”审查的国家,在先商标权利人只能通过监测对在后申请的商标提起异议,从而阻止其获得核准注册。

为规范商标申请注册行为,维护正常商标工作秩序,国家知识产权局于2019年2月12日发布《规范商标申请注册行为若干规定》征求意见稿,经国家市场监督管理总局审议通过,自2019年12月1日起施行。此规定明确了八大非正常申请商标注册的行为,例如:摹仿为相关公众所熟知的商标,抢先申请注册他人已经使用并有一定影响的商标商标申请数量、指定类别或交易数量明显超过合理限度,或与所在行业、经营状况明显不符等。2020年初,国家知识产权局加大对易产生不良影响的疫情相关商标注册申请的管控力度,于2月7日下发《疫情防控相关商标审查指导意见》,严厉打击通过商标注册造谣、炒作等恶意注册行为。“除此之外,相关部门正积极研究《商标审查审理标准》的进一步修订工作。在商标审查复核环节中,要尽可能借助大数据的手段为审查员赋能,提高系统性打击商标异常申请的效率。”黄晖表示。

关注企业商标申请战略

商标注册是现代企业进行产品和品牌推广的重要举措。但一些知名商标被第三方进行跨品类抢注或类似商标注册,容易使消费者产生误认情形,以至于部分企业不得不选择进行防御性商标注册。例如,阿里巴巴、小米、老干妈等知名品牌纷纷便通过防御性商标注册筑起了“商标护城河”。

报告认为,促使中国商标申请量剧增的第四大非市场因素即为防御性商标注册。USPTO虽然承认其合法性,但此类商标往往不会在商业中使用,注册费用也会增加申请人成本,甚至超出部分中小企业的实际预算。“总体来说,企业保护品牌价值的心情可以理解,防御性商标注册亦属无奈之举。但商标只有使用才有实际意义,不以实际使用为目的的注册,背离了商标制度作为市场竞争机制的本质和初衷。”黄晖谈到。

但在恶意抢注、商标囤积、攀附名牌等行为数见不鲜的实际背景下,防御性注册已经成为企业普遍采取的品牌保护策略。有观点认为,在诉讼阶段耗费心力去认定对方攀附、自证驰名商标,甚至私下和解购买,都只是亡羊补牢的下策,而提前注册防御性商标,才能让企业掌握知识产权工作主动权。谈及注册防御性商标的优势与弊端,马翔认为:“不仅在中国,对于绝大部分遵循‘注册在先’原则的国家,注册防御性商标都是申请人保护自身商标不被第三方抢注的必要手段。即便是在美国,也存在第三方在不同类别上抢注中国知名品牌的现象,因此,权利人也同样需要通过防御性商标注册进行保护。”

依据中国国家知识产权商标局发布的2020年四季度商标统计数据,2019年12月16日至2020年12月15日,中国商标注册申请量超过911万件。黄晖表示,要理性看待数据增量:“随着电商平台的迅速崛起,广大商家对注册商标的需求量增大。排除现行《商标法》第四条规定的不以使用为目的的恶意申请后,企业进行防御性注册的需求也会相应降低,彼时的商标申请量将更能客观真实地反映经营需求。”

境外商标申请注册方面,世界知识产权组织(WIPO)公布的数据显示,中国提交的马德里商标国际注册申请量逐年增长,2018年排名仅次于美国和德国。但报告认为,相对于国内商标注册量,中国的马德里商标国际注册申请量仍然很少,国内外商标申请比值与欧、美、日、韩等国家或地区存在较大差距(详见图2)。马翔认为,中国国内申请与马德里申请数量差距较大的首要原因,是申请人的目标市场不同:“相对而言,大部分中国企业并没有实现国际化,或对国际市场的开拓需求并不紧迫,因此其通过马德里申请商标国际注册的商标数量较少。而欧盟、日、韩等发达国家或地区的企业国际化起步比较早,对于国际市场的开拓比较成熟,因此其国内外商标申请比值相对而言高于中国企业。另一方面,国内很多企业将国际化的目标市场定在非洲、拉美等国家或地区,而这些国家或地区的马德里成员国较少;即使加入了马德里体系,很多非洲成员国对于通过马德里体系申请当地商标保护的审查也非常缓慢,甚至处于‘休眠’状态,因此,中国申请人往往通过当地的代理人律师直接递交申请,而非通过马德里体系提交。”

取消知识产权申请资助

报告中提到,政府补贴、政府指标、恶意抢注、防御性申请等非市场因素,影响了中国商标申请量,夸大了中国的创新力和品牌创造力。对于以上评述,马翔认为其具有一定合理性,但不完全准确:“目前,中国商标申请量较大的主要原因有四:一是商事制度改革全面实施,市场主体数量增长较高。截至目前,中国市场主体已经突破一亿户,这势必会产生大量商标申请的需求。二是中国商标代理机构增速很快,市场竞争激烈,部分商标代理为了生存,会变相囤积一些商标。三是资本巨头、互联网公司大幅加码商标代理行业,通过不收费甚至是补贴官费的形式进行营销,刺激了当前的商标申请需求。四是与此前的2至3年的商标注册审查周期相比,现在的商标审查周期基本压缩在4至5个月,申请人提交申请后短时间内即可知晓结果,很多企业因此愿意进行更多尝试性申请。由上可知,中国商标申请量的大幅增加,与国内补贴和政府指标等并不具有必要联系。”

报告参考中国已出台并实施的77种国内外商标申请补贴政策后认为,其补贴金额通常超过注册商标的成本,给投机者以可乘之机,也让USPTO面临来自中国的欺骗性商标注册的挑战威胁。但问题在于,报告的数据来源均为2019年前的政策文件,如其引证的江苏省《省政府关于深入实施商标战略的意见》为2010年出台的文件,《浙江省人民政府办公厅关于深入实施商标品牌战略的意见》为2014年出台的文件。鉴于上述的部分政策现已废除或更新,以其为参考依据并不准确。马翔认为,中国各地方政府确实存在对知识产权申请注册的补贴政策,但主要集中于专利申请与部分海外商标申请,对于国内商标申请部分并没有补贴。“对于多数中国中小企业而言,境外商标申请、驳回复审、异议等程序的官费及代理律师费相对非常高,政府给予适当补贴是必要的。”对企业申请商标进行自助补贴并非中国独有,马翔进一步举例称:“比如,2021年1月1日,欧盟知识产权局与欧盟正式推出欧洲‘中小企业创意助力基金’,计划为每个中小企业提供不超过1500欧元的补贴。”

全面取消对知识产权申请的资助已成为必然趋势。2020年1月6日,国家知识产权局局长申长雨在全国知识产权局局长会议上明确提出,“全面取消实用新型、外观设计、商标申请注册环节的资助与奖励,重点支持做好后期的保护和运用”。2020年5月13日,国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发的《2020年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》通知的第二章“强化知识产权质量导向”第59条中,明确要求“推动地方全面取消实用新型、外观设计和商标申请注册环节的资助与奖励”。2021年1月21日,国家知识产权局部署2021年工作重点时,提出“突出知识产权高质量创造导向。优化‘十四五’知识产权发展指标,全面取消对知识产权申请的资助,重点加大对后续转化运用、行政保护和公共服务的支持”。针对政府补贴较为集中的专利申请及授权,具体政策已经出台:根据2021年1月27日最新发布的《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》,中国将在2021年6月底前全面取消各级专利申请阶段的资助,各地方政府也将在2025年以前逐步减少对专利授权的各类财政资助。

当被问及报告发布的目的初衷时,马翔向China IP记者表示:“美方出具该报告的首要目的,在于敦促中国取消对商标专利申请的补贴,也可能希望借此推动中国政府进一步改革商标注册制度,从‘注册在先’原则向其遵循的‘使用在先’原则靠拢。”黄晖则预测:“根据美国去年新修商标法中对已注册商标进行复核的规定,预计下一步将会有更多在美虚假或恶意注册商标被依法撤销。”



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