《专利审查指南》[1]（简称《指南》）第3.2.1.1节“三步法”中关于确定最接近的现有技术（下称“对比文件1”）规定，允许将技术领域不同（即“外领域”）的现有技术作为对比文件1。但这样的规定会令后续对技术问题和技术启示的判断无法合乎逻辑地进行，从而在实践中成为审查员或无效请求人规避对技术启示的分析和证明的“捷径”。虽然该规定最后提到，“应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”，但这种建议性用语在实践中没有任何约束力，申请人/专利权人无法以其作为争辩理由。

应当说明，外领域对比文件虽然不应作为对比文件1，但能且只能作为技术启示来使用，这也符合《指南》第2.4节关于本领域技术人员具有从外领域获知现有技术及技术知识的定义。另外，《指南》第4.4节“转用发明”提到潜艇副翼的示例中，本领域的潜艇显然是改进对象，外领域的飞机主翼提供的是改进的技术启示。

《指南》为避免“事后诸葛亮”所作的努力

创造性判断的前提是承认现有技术中不存在要求保护的方案，因而其必然带有大量主观因素，很容易陷入“公说公有理婆说婆有理”的境地。为了如《指南》第6.2节指出的“减少和避免主观因素的影响”，避免犯“事后诸葛亮”的错误，《指南》采取了两方面措施：

一方面，设置了虚拟的“本领域技术人员”的概念，其既不知晓本发明的方案，也没有创造能力，因而不能将其具体化为发明人、审查员、代理人、侵权人或任何实际的技术人员。

另一方面，将技术问题/技术效果摆在突出的核心位置，并贯穿创造性判断三步法的始终。也就是说，包含主观因素的创造性判断必须回答这样一个问题：不知晓本发明方案的本领域技术人员为何会进行上述组合、运用，其是出于怎样的动机？全面理解“三步法”后得到的合乎逻辑的答案是：本领域技术人员在对比文件1的基础上结合其他技术手段的主观目的，当然不是为了得到其并不知晓的本发明，而是为了解决对比文件1中存在的技术问题、获得更好的技术效果。

贯穿三步法始终的“技术问题”的逻辑性

对于技术问题，“三步法”包括了以下（1.1）-（3.2）共五个方面的规定。
在第一步中，考虑技术问题和技术效果：
（1.1）“最接近的现有技术，例如可以是，……所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近……”
第二步的核心是根据技术效果确定技术问题：
（2.1）“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。”
（2.2）“应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题……作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”
第三步，确定是否存在技术启示的核心依然是技术效果/技术问题：
（3.1）“现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”
（3.2）在可认为存在技术启示的三种情况中，需同时满足技术手段公开、以及该手段在对比文件2和本发明中作用相同这两方面的标准。

本文仅讨论结合对比文件1、2评价创造性的情况。分析上述规定可得出以下结论：
第一，在（2.2）重新确定的技术问题，很可能不同于（1.1）中的说明书中描述的技术问题。

第二，从（2.1）、（3.1）可知，相对于“最接近的现有技术”，非“更好的技术效果”是不能作为确定技术问题的基础的。同样，对比文件已解决的技术问题，当然也不能被确定为“发明实际解决的技术问题”。

第三，关于“更好的技术效果”，《指南》第3.2.2节第（1）项举例为“质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等”。可见，区别特征或技术手段本身不是“更好的技术效果”。

第四，（2.1）、（3.1）明确指出，对比文件1是改进对象，而对比文件2提供改进的技术启示。

第五，判断对比文件2是否给出技术启示，需要同时满足手段本身及其在本发明中的作用都被公开这两个方面。这是因为创造性判断中并不存在技术手段相同则效果相同的原理和判断逻辑。恰恰相反，技术手段本身能够起到的作用是不确定的，只有在具体完整的技术方案中与其他特征相互配合才能发挥特定作用。
对此，《指南》第6.4节还特别指出：“创造性的判断，应当……评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。”

曾有观点认为，判断技术启示时，不应只看技术手段在对比文件2中的作用，本领域技术人员会考虑该手段在现有技术整体中能够起到的作用。但是，这种观点显然与（3.2）相悖。

将外领域对比文件作为对比文件1的弊端

将外领域对比文件作为对比文件1的问题，会导致无法合理确定技术问题、无法判断技术启示，这是因为：

如果外领域的对比文件1“能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多”，其与本发明的区别主要在于技术领域，则据此重新确定的“技术问题”就只能是“如何确定技术领域”。但技术领域转换显然并非技术效果，而只是技术手段。

既然对比文件1应用到本领域的对比文件2，那么它就只是改进手段而非改进对象。由此，应当将从二者结合中获得更好技术效果、因而是改进对象的对比文件2，作为最接近的现有技术。这样，后续论证才可能符合《指南》规定（2.1）-（3.2）。而且，本领域技术人员从本申请说明书中所记载的内容也不可能得知“领域转换”这样的“技术效果”。即使是潜艇副翼这样的转用发明，其说明书的撰写也是以现有潜艇为基础提出其在水中升降不便的问题，而不会以飞机为基础而提出需将飞机主翼进行转换领域的“问题”。

《指南》第4.4、4.5节规定的“转用发明”和“已知产品的新用途发明”，涉及的只是发明本身的类型，而不是用“转用”或“新用途”的概念来判断创造性。

案例分析

虽然上面提到以外领域的对比文件1进行三步法判断会陷入无法合理确定技术问题和技术启示的困境，但某些审查员甚至是合议组却认为这是降低技术启示分析难度的“捷径”。近年来，很多无效请求人也发现了这条“捷径”。对于在申请、维权中花费了大量成本的专利权人来说，无疑是非常不公平的。

下面通过三个案例进行说明。篇幅所限，本文仅对其中第三个案例进行详细分析。

案例一：涉案申请200610003329.9

第一次复审决定（第44185号）以外领域的对比文件4作为最接近的现有技术，结合相近领域的对比文件2及公知常识的断言维持驳回决定。在北京一中院撤销第一次复审决定后，第二次复审决定（第85791号）仍以相同的方式维持了驳回决定。

分案申请201210377015.0的二通及驳回决定中，审查员以本领域的对比文件3作为最接近的现有技术。相比而言，对比文件3公开的特征最多。然而，复审决定（第115188号）却改以均为外领域的对比文件1、2和公知常识的断言维持驳回决定，且对申请人关于技术领域、技术问题的争辩不予回应。

可见，即便能够检索到公开技术特征最多的本领域对比文件，为了降低否定创造性的难度，合议组也可能倾向于选择外领域的对比文件作为对比文件1。

案例二：涉案专利ZL03826179.0（CN1759242B）

无效请求人以外领域的证据1作为最接近的现有技术提出了第一次无效请求，在合议组的“指导”下，其又改以本领域的证据2作为最接近的现有技术提出了第二次无效请求。在此基础上，合议组作出了无效决定（第33181号）。

可见，即便用本领域证据作为最接近的现有技术也可能否定创造性，无效请求人也认为用外领域证据作为最接近的现有技术更便于论述。

然而，尽管上述无效决定对于最接近的现有技术的确定没有问题，其在后续的诉讼中也得到了各级法院的支持，但该无效决定依然在技术问题的确定、技术启示的判断、公知常识的论述等方面存在重大缺陷乃至常识性错误。笔者将另行撰文评述。

案例三：涉案专利ZL201210342112.6（CN102995185B）

合议组以外领域的证据1作为最接近的现有技术作出了无效决定（第35873号），在后续的诉讼中得到了各级法院的支持。

涉案专利的权利要求1为：
“一种用于捻线机或翼锭式多股捻绳机的工位的喂纱装置，所述工位为了在外纱线中产生纱线张力而具有工位自身的纱线制动器，其特征在于，该喂纱装置(13)是能够加装的补充组件(12)的组成部分，并且该补充组件(12)能够被固定在相邻工位(2)的壁(24,25)上，并具有两个能够被单独控制的驱动装置(27A,27B)，在这两个驱动装置上分别连接有一个用于对外纱线(5)施加作用的纱线摩擦轮(14)。”

捻线机是将两股纱线捻成一股的纺机，其将外纱线形成气圈围绕内纱线旋转进行捻合。而对于气圈张力控制，则有被动的“纱线制动器”和更节能的主动控制器[“驱动装置(27A,27B)”连接的“纱线摩擦轮(14)”]之分。

主、被动控制器本身都是公知的。涉案专利要解决的问题是如何对仅有被动控制器的老式捻线机以低成本加装主动控制器的方式进行节能改造。捻线机的加工只是将两股线捻成一股，因此其包括若干相邻的彼此独立的工位。涉案专利的技术思想是将包括两个主动控制器的双联喂纱装置固定在相邻工位(2)的壁上，从而无需改变各工位本身的结构就能同时对两个工位进行节能改造。

证据1为针织机，其公开了双联主动喂纱装置。证据2为具有被动控制器的捻线机。无效决定认为，证据2给出了将证据1的喂纱装置应用到捻线机的技术启示，而其他区别特征都是公知常识。

然而，上述证据1的针织机与捻线机差别甚大：

第一，针织机处理的若干根线都是针对同一针织产品，因此只有一个工位。
第二，针织机不存在捻合处理所涉及的气圈及其控制，其喂纱装置控制的只是织点的纱线供给量而非纱线张力。
因此，双联装置在证据1中既非装在不存在的相邻工位的壁上，也与气圈控制及相应的节能效果无关。
决定认为，证据1与本专利的区别仅在于捻线机的应用领域和对气圈进行张力控制的基本功能，而证据2公开了用于对捻线机的气圈进行张力控制的喂纱装置，给出了将证据1的主动喂纱装置应用到捻线机以实现对气圈进行张力控制的技术启示。然而，这样的认定无论从逻辑上还是从技术实质上看都是完全混乱的：

首先，改进对象不是证据1。

其次，作为改进对象的证据2却给出了改进自己本身的“技术启示”。

再次，无法指出本领域技术人员将出于怎样的动机而将证据1的喂纱装置应用到证据[2]。

最后，退一步讲，就算主动喂纱装置在证据1中也有节能的作用，而且也不考虑其控制对象是否是气圈，这依然没有超出本专利所基于的现有技术。

证据1采用双联结构的目的是为了使得结构紧凑，因为针织机可包括多达上百个织点，采用双联结构可减少一半的安装点，但将双联喂纱装置装在相邻工位的壁上而不是工位内部，对于捻线机的结构来说反而是不紧凑的。可见，如果以证据2作为最接近的现有技术，虽然可以合乎逻辑地采用三步法评价创造性，但却难以论证证据1存在技术启示。即便能够论证二者结合能实现节能改进，但证据1双联结构的作用与本发明不同，对于“相邻工位(2)的壁”这样在证据1中根本不存在的安装位置更不可能公开或教导。因此，以证据1作为最接近的现有技术，虽不合理但却合法地避开了技术问题、技术效果、技术启示等“麻烦”的论证过程。对于没有公开、同时也非常重要的安装位置的特征，上述无效决定仅以“常规设置”进行敷衍回应。

专利权人在庭审过程阐述了上述观点，并明确指出区别特征的技术效果是“实现旧机器的低成本节能改造”。然而遗憾的是，最高人民法院做出的（2019）最高法知行终207号判决，对此没有给出针对性回应，尤其对于技术效果/技术问题选择了回避，而仅笼统指出：

“本领域技术人员根据实际需要将能够加装的喂纱装置使用到不同的纺织机械上，是一种常规选择，并不存在难以克服的技术障碍。

“（专利权人/上诉人）在二审过程中对于本专利权利要求1所保护的喂纱装置与证据1公开的喂纱装置的其他区别特征是否能够给权利要求1带来创造性……并未提出实质上诉理由，本院对其他区别特征…不再予以评述。”

显然，若判决对专利权人的上述观点进行任何回应，则都会显示：将证据1作为最接近的现有技术，应用三步法，将无法做出合乎逻辑的判断。

对于《指南》的修改建议

从以上分析可以看出，现有规定形成了规避技术问题、技术启示等论证的漏洞，不仅成为了审查员、合议组驳回看似“简单”的申请但又找不到有力证据时的“审查手段”，而且也成为侵权人无效专利的有力“武器”。

因此，笔者建议，应删除《指南》第3.2.1.1节“(1) 确定最接近的现有技术”中的下列表述：“或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。”也就是说，对比文件1的技术领域必须与本发明相同，外领域的对比文件仅可作为提供改进手段、技术启示的对比文件2。这样，无论是审查员/合议组的评述，还是申请人/专利权人的争辩，都能够按照三步法的规定作出有逻辑的表述，也能符合本领域技术人员能从外领域寻找技术手段的定义。

需要说明的是，笔者对于上述观点是否适用于包括诸如开拓性发明和化学领域发明在内的所有类型的发明不敢妄言。但即使存在例外，也应对例外情况另行规定。例如，现行《指南》便将开拓性发明以单节（第4.1节）规定，将化学领域发明的特殊性以单章规定（第二部分第十章）。

注释：
1 本文引用的《专利审查《指南》》（2010年版）原文均包含在其第二部分第四章中。虽然当前实施的《专利审查《指南》》为2019年版，但文中案例均应适用2010年版，且文中所引用的《专利审查《指南》》规定在上述两个版本中均相同。

参考文献：
[1] 陈哲峰.瑞士型权利要求的发展和借鉴.实施国家知识产权战略,促进专利代理行业发展——2010年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛论文集，2010年.
[2] 任晓玲.欧洲专利局裁定不再承认瑞士型权利要求的合理性.中国发明与专利，2010年第4期，P111.
[3] 国家知识产权局.专利审查指南（2010）.知识产权出版社，2010年版.
[4 ]曲燕，陈欢，宗绮.给药特征限定的医药用途发明专利性探讨.知识产权，2012年第10期，P76-79.

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