欧专局答复在申请日期之后提交的证据的有效性问题

总第176期 Micaela Modiano Modiano & Partners 高级合伙人发表,[专利]文章

欧洲专利制度的重要基石之一,是专利申请初次提交时的具体内容。这关乎新颖性评估、专利修改审查以及创造性评估。因此,为了方便欧洲专利局(EPO)判断一项发明是否符合创造性要求,初次提交的专利申请应尽可能包含所有能证实其创造性的信息和证据。
只在极少情况下,欧专局才接受初次专利申请之后补充提交的用以证明创造性的证据,特别当证据证明该申请中的权利要求比较让人信服地解决了一个技术问题时。该证据可以是发明人或者其研究小组发表的科学文章或者研究论文,其中包括关于该发明的试验结果,证明其具有一定的特性。这些特性即使无法在申请日期之前被证明,但至少已在初次提交的申请中被提及。
用“在后公开的证据”(post-published evidence)来支持专利的创造性是非常重要的,这种情况在医药、农用化学品和一般的生物技术、化学发明等领域时常发生。
然而,如果申请人企图靠“在后公开的证据”来论证其发明的创造性,则必须小心行事,因为这有时也可能被视为申请人暗示其在初次提交专利申请时还未理解或未证明发明的创造性,或者至少还未清楚地理解或证明。
为了明确申请人(或专利所有人)如何合理地使用“在后公开的证据”,欧专局上诉委员会宣布,将把该问题提交给欧专局扩大上诉委员会(EPO Enlarged Board of Appeal),即欧专局的最高级别组织。
目前,欧专局上诉委员会提出的问题如下:
如果专利所有人依靠一个技术效果来支撑其发明的创造性,并已提交数据或其他证据来证明这种效果,且该数据或其他证据在专利的优先权日或申请日之后产生(即“在后公开的证据”):
第一,如果技术效果的证实完全依赖“在后公开的证据”,则“在后公开的证据”不应被采纳。假使遵循该原则,那么,是否应采纳不符合“证据的自由评估”(free evaluation of evidence)原则的例外情况?
第二,如果技术效果的证实完全依赖“在后公开的证据”,则“在后公开的证据”不应被采纳。假使遵循该原则,那么,如果技术人员在相关日期基于初次申请提交的信息认为该技术效果是可信的(自始可信),则“在后公开的证据”应否被采纳?
第三,如果技术效果的证实完全依赖“在后公开的证据”,则“在后公开的证据”不应被采纳。假使遵循该原则,那么,如果技术人员在相关日期基于初次申请提交的信息不认为效果是可信的(自始不可信),则“在后公开的证据”应否被采纳?
上述问题将被提交给欧专局扩大上诉委员会进行讨论,其具体措辞可能还会有变化。但目前可以肯定的是,上述问题(及其相关讨论)对于欧专局系统的所有用户来说都很重要,至少对于医药、农用化学品和一般的生物技术、化学发明等领域的用户来说是不容忽视的。



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