外国商标在美国的注册与保护

总第29期 Thomas F. Zuber发表,[商标]文章

申请在先”v “使用在先”
 
世界上通常有两种商标保护体系——一种是在民法法系下,另一种是在普通法法系下。包括中国在内的大部分国家是民法法系,这一法系规定先注册商标的主体与先使用商标的主体相比,具有优先权。由于商标的实际使用时间与注册时间无关,商标注册的范围往往更广泛,包括很多商品和服务,不仅限于其实际应用范围。
 
相反,在包括美国在内的普通法法系国家,商标权是以“使用在先”为基础的。在这些国家遇到争议时,首先使用商标的主体与待注册商标的主体相比具有优先权。
 
在美国,对商标的使用是关键。但是,对外国商标的权利人放宽要求,允许其在美国注册商标时享有优先地位。美国的商标注册主体和其他商标权利人如果想根据《兰哈姆法》1的第1条规定在美国注册商标,必须事先证明其对商标的实际使用。2
 
相反,如果外国商标权利人想根据《兰哈姆法》的第44条3和第66条4规定在美国注册商标,并不需要证明其对商标进行了实际使用,只须证明其在商业活动中5以善意使用注册商标即可。6
 
注册前进行商标使用调查
 
如上所述,在美国对商标进行实际使用才能获得优先商标权。仅在美国进行注册而未使用的商标没有商标权,包括外国商标。实际上,即使使用注册商标的使用也很可能侵权,因为即使在先的商标使用者没有注册,如果商标注册者使用商标也会造成侵权。所以,在美国注册外国商标前,需要对美国已存在的商标进行全面调查,以确定待申请商标的有效性,调查应包括联邦和每个州的注册商标、未注册但已经使用的商标
 
由于在美国获得商标相对困难并需要较高费用,如果外国公司想要进军美国市场,就要考虑美国商标的有效性,选择还没有在美国使用过的商标并尽快进行保护。
 
美国与其他国家注册条件的区别

1883年,11国签署了《保护工业产权巴黎公约》(简称《巴黎公约》),到2008年8月2日,已经有173个国家加入该公约,包括中国和美国。《巴黎公约》规定,成员国国民在其他成员国享有知识产权国民待遇原则,也规定了优先原则,即凡在一个成员国申请注册的商标,可以享受自初次申请之日起为期6个月(工业设计和商标)或12个月(专利和实用新型)的优先权,即在这6个月或12个月的优先权期限内,如申请人再向其他成员国提出同样的申请,可以其首次申请的日期作为申请日。
 
《马德里协定》是由总部在日内瓦的世界知识产权组织管理的较新的国际条约,中国和美国都是成员国。《马德里协定》实现了国际商标注册,成员国可在其成员国获得对已在所属国注册的商标的保护。
 
尽管《巴黎公约》和《马德里协定》中规定了互惠条款,如果注册商标违反了《兰哈姆法》,美国仍然不会通过其注册。
 
例如,美国专利商标局(USPTO)不认可会侵犯其他商标权的商标,并规定注册商标必须具有显著性,且不能违反道德或公共秩序。7这点让Dr. Matthias Rath非常困扰,因为他根据《兰哈姆法》的第44条(e)在美国注册自己的商标DR. RATH 和RATH时,未能通过。(In re Rath案, 402 F.3d 第1207 页:联邦巡回法院2005年)。USPTO认为姓氏标志是描述性的,不具备《兰哈姆法》第2条(e)(4)中要求的显著性,Rath则认为根据《巴黎公约》可不考虑上述第2条的要求而准予注册,联邦巡回法院拒绝了他的要求,并指出:“主要的注册原则对外国申请人和美国公民同样适用——都须符合美国法律的要求。”(402 F.3d 第 1212页)
 
并且,如上所述,外国商标注册的范围往往更广,包括很多商品和服务,并不针对实际使用。USPTO进行商标申请审查时,必须认可外国申请中商品和服务的分类,并且不能重新分类。8
 
虽然审查者不能对商品和服务进行重新分类,却可以要求对商品特征进行详尽描述:
 
外国商标注册往往包括大量对商品和服务进行认定的说明。多数情况下,这种说明仅仅是对所有通用分类说明中一项说明的重复。在美国申请时,这种宽泛的认定一般是不会被接受的,即使外国注册的范围很广,也需要进行明确和具体的说明。9
 
外国商标权利人在根据《兰哈姆法》的第44条和第66条申请注册商标时,应当向商标律师或专家进行咨询,以确保要申请的商标符合USPTO的相关资格和范围要求。
 
 “善意取得”的注意事项
 
如上所述,外国商标权利人申请注册商标时,不需要证明其在美国对商标的实际使用。但是,这两条法律都规定外国申请人必须是善意地在美国的商业活动中使用其商标。(《兰哈姆法》第44条(d) (2),第44条(e),第66条(a))
 
“善意”在《兰哈姆法》中没有明确定义,但立法史显示,“在很多客观证据的支持下,国会曾经想试行‘善意’原则”,10。
 
竞争对手有可能以对方并非出于善意使用来反对商标申请,如有人会提出,对方申请的商标将影响自己已经存在的商标商标审查复审委员会(TTAB)会拒绝难以提供可证明自己使用意图的客观证据的申请者。一旦申请以上述理由被拒绝,TTAB会考虑被申请的商品和服务的范围,通过以下证据调查商标的使用意图——商业计划、与供货商的信件、买方、潜在商业伙伴或其他相关信息。11
 
外国商标权利人在注册商标前应熟知这些规定。包括中国的大部分国家允许商标权利人在注册时涵盖很多商品和服务,即使并不立即付诸实施。但是注册的范围有可能因为太广,而以非善意使用为由,遭到反对。
 
对外国商标权利人而言,最佳的提前注册策略是确保提供的文件能够表明将在商业活动中使用注册商标的客观意图,如商业文件、备忘录和其他信函。
 
对驰名商标的保护
如果有美国企业未经外国权利人同意,就在美国将其驰名商标用于商品或服务,对于未在美国注册和使用其商标的外国驰名商标权利人来说,诉讼将是一项很大的挑战。因为美国商标法往往会给先在美国使用商标的使用者优先权。仅凭“驰名”,外国权利人不会自动取得优先权。
 
在过去,外国权利人曾根据“驰名商标规定”进行申请,这一规定用于保护仅在美国以外的国家使用但在美国很知名的外国驰名商标。但是,运用过程中发现,外国驰名商标和之前在美国已经进行使用的商标会因相似性而混淆。
 
但是外国商标权利人应当了解,美国法院并没有统一或持续地使用这一规定来保护外国商标。例如,在ITC Ltd. V. Punchgini Inc一案中(482 F.3d 第8135页:第二次巡回审判2007年),第二次巡回审判拒绝使用驰名商标规定,不考虑《巴黎公约》中的规定:成员国应保护另一成员国的驰名商标,不使用因相似性而引起混淆的商标。12相反,第九次巡回审判将这一规定进行了延伸以保护外国驰名商标。见Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallos & Co. Inc.一案(391 F.3d 1088,第1094页:第九次巡回审判2004年)。
 
但是针对外国驰名商标权利人提起的诉讼,审理Punchgini一案的法院接受了一个替代理由——针对美国在先使用商标者的不当使用进行反不正当竞争诉讼。驰名商标权利人声称在先使用者侵犯了自己的权利,即通过商标获得的商誉。知名企业进行发展并得到良好商誉也成为一种财产权或商业优势,应受到保护(至少受到纽约反不正当竞争法保护)。为赢得诉讼,外国权利人必须证明在先商标使用者是故意复制其驰名商标,并且消费者购买后者的产品或服务是因为将其与前者进行关联,对此需要基于特定事实进行分析。13
 
商标注册后必须进行使用
 
美国根据《兰哈姆法》的第44条和第66条规定,虽然外国商标权利人不一定要在商业活动中证明自己对商标的实际使用,但在注册商标之后必须实际使用。如果不使用,有可能被视为弃权而最终导致商标被撤销。
 
特别是《兰哈姆法》第8条,要求所有美国商标权利人在注册后第5年和第6年间发表使用声明,如果不这样做也会导致商标被撤销。14在使用声明中,商标权利人必须证明注册时申请的所有商品和服务都在使用这一商标,这一要求的目的是为了“自动撤销注册人已经不再使用的商标”。15
 
在使用声明中,商标权利人必须去掉所有不再进行使用的商品,TTAB对此有严格规定。如果使用声明未及时去除上述商品或服务,其他已注册的商品或服务都有可能会被视为欺诈,而被判定无效。在General Car and Truck Leasing Systems Inc. v. General Rent-A-Car Inc.一案中(17 USPQ 2d 第1398页:S.D. Fla. 1990),法院认为注册者在使用声明中没有根据第8条的要求去掉“船只”和“飞机”这两项服务,并且注册者明知商标没有用于这两项服务。由于违反了法律,所有注册均被撤销。
 
TTAB经常会进行欺诈判定,所以外国商标权利人在进行使用声明时需要十分谨慎。外国注册商标范围往往更广,所以经常会在使用声明中列出在美国注册五到六年后没有再使用的商品或服务。16
 
《兰哈姆法》也要求商标用于商业用途17,即美国国会规定的州际商业用途。在向法庭证明其商标在美国的商业用途时,外国商标权利人很可能会遇到困难。18过去在美国之外的国家进行商业活动的外国商标权利人,如果能展示其商品和服务在美国所做的广告和其他用于向消费者推销其商品的措施,就有机会证明其商标用于商业用途。19
 
连续使用与注意事项
 
在美国,必须对商标进行实际使用,不然会失去商标权。外国商标权利人也不能豁免于该规定,它为撤销未被使用的商标提供了依据。连续三年没有使用是判定弃权的初步证据。在Imperial Tobacco Ltd. V. Philip Morris Inc.一案中(899 F.2d 第1575页和第1579页:联邦巡回法院1990年),一位外国商标权利人的竞争者请求撤销其注册商标,认为外国商标权利人没有在美国使用任何此商标名下的商品和服务,所以符合《兰哈姆法》对“弃权”的规定。
 
注册商标有效期为10年,但是如果根据第9条,商标自注册之日或最后一次续展起被连续使用,则可再续展10年。第9条是针对竞争对手的欺诈行为而制定的,对应上文第8条要求的声明。在Torres v. Cantine Torresella S.v.l.一案中(808 F.2d第46页:联邦巡回法院1986年),联邦法院根据第9条的规定撤销了一项注册20年的商标,因为注册人声称其对该商标LAS TORRES & Design进行了连续使用,而实际上其在进行使用声明前改变了设计,去掉了“LAS”。
 
此外,一旦外国商标权利人在美国注册了商标,就要避免在其他行业使用相同或相似的商标,避免“商标淡化”。对商标保护不当会导致弃权或误用。如果出现商标淡化的情况,商标权利人必须尽快采取行动保护商标。首先要发一封停止使用信,如果有必要,之后还要诉请法院发禁制令,并尽快向商标代理人咨询相关对策。
 
 
 
注释:
1. 《兰哈姆法》也称《商标法》,是美国最早的商标法规。编于《美国法典》第15篇第1051节。《兰哈姆法》规定了三种在美国注册商标的方法,详见第1条、第44条和第66条。
2. 根据《兰哈姆法》第1条(b), 国内和外国公民都可根据善意使用原则进行商标注册。但是申请者必须证明其在商业行为中对商标进行实际使用。
3. 根据《兰哈姆法》第44条(d)(《美国法典》第15篇,第1126条),美国商标注册以商标权利人本国承认的商标为基础。外国企业可以根据第44条(e)起诉在美国的商标,这是以《巴黎公约》或其他类似条约关于外国申请注册商标的条款为前提的,即使外国商标必须在美国进行注册前已经进行了注册。
4. 《兰哈姆法》第66条(《美国法典》第15篇第1141条)要求外国公民根据《马德里协定》进行国际商标注册。
5. 在美国注册商标时,“将商标用于商业用途”即将商标用于“国会规定的商业活动”。《兰哈姆法》第45条(《美国法典》第15篇第1127条)。
6. 外国注册商标时提到的标志、商品或服务应与在美国进行申请时提到的标志、商品或服务一致。《兰哈姆法》第44条。
7. 《兰哈姆法》第2条(《美国法典》第15篇第1052条)。
8. 参见USPTO Exam Guide No. 2.03, 《美国马德里协定实施指南》 (2003年10月28日) 。http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridguide.htm.
9. USPTO《商标审查流程手册》,第1402.01(b)条http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmep/.
10. 《商标法立法修订历史1998》。
11. 参见L.C. Licensing Inc. v. Cary Berman一案,案号No. 91162330 (TTAB March 28, 2008)。
12. 法院表示驰名商标规定并不会被经常使用,如果想使用这一规定,商标需在美国市场有一定知名度,所以真正的挑战并非是在美国对商标仅仅进行使用而已。482 F.3d 第159 – 165页。
13. 482 F.3d 第153 – 156页。
14. 这一规定允许比第8条规定时间晚6个月的宽限时期。
15. 参见Morehouse Mfrg. Corp. v. J. Strickland & Co.一案,407 F.2d 第881页, 第887 页(CCPA 1969)。
16.在Medinol Ltd. V. NeuroVasx, Inc.一案中,67 U.S.P.Q.2d 1205 (TTAB 2003),由于商标权利人NeuroVasx在进行使用声明时,对USPTO进行了欺诈,TTAB撤销了商标权利人的商标。NeuroVasx声称将商标用于医疗器械、神经支架和导管。Medinol请求撤销其注册,因为NeuroVasx在进行使用声明时,并未将商标用于神经支架。NeuroVasx声称支架的内含物出现了错误,需要调整注册,去掉支架一项。但是TTAB支持Medinol,认为NeuroVasx知道商标并未被用于所有使用声明中提到的产品。
17.《兰哈姆法》第45条(《美国法典》第11篇第1127条)。
18.参见Cerveceria Centroamericana S.A. v. Cerveceria India Inc.一案,892 F.2d 第1021 页:美国联邦巡回法院1989年。由于商标注册者多年未将其啤酒进口到美国,不能证明在美国使用了其商标,被认定为弃权。Imperial Tobacco一案中,认为一家英国烟草公司从注册之日起到商标被撤销,从未在美国销售其任何产品。注册者认为其商标在美国有一定知名度,不需要在美国进行使用证明。
19. 参见Penta Hotels Ltd. V. Penta Tours Reisen GmbH一案,9 U.S. P. Q. 2d 1081 (D. Conn. 1988) 和International Bancorp LLC v. Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco一案,329 F. 3d 第359页 (第四次巡回审判2003年) 。
 
作者:
Thomas F. Zuber 是Zuber & Taillieu LLP律师事务所合伙人
 
(译者:李薇)
 
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