聚焦《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

总第31期 杨成、周奕、李雪发表,[专利]文章

2009年6月18日,最高法院公布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》(以下简称《解释》)。该《解释》发布恰逢《国家知识产权战略纲要》实施一周年,亦临近10月1日第三次修改的《专利法》正式实施,因此倍受瞩目。
6月30日,第四期人民网IP沙龙以该《解释》为主题,邀请了法官、专利审查员、专利代理人以及企业代表共聚一堂,进行了激烈的讨论。
本期沙龙邀请的嘉宾有:蒋志培,方达律师事务所高级顾问,前最高人民法院知识产权庭庭长。赵嘉祥,北京金信立方知识产权代理有限公司高级顾问,前国家知识产权专利复审委员会外观申诉处处长。李德山,集佳知识产权代理有限公司副总经理。高卢麟,中国互联网协会副理事长、前国家专利局局长。柯恒(Mark Cohen),美国众达律师事务所资深顾问,前美国驻华使馆知识产权专员。张艳,IBM知识产权总监。
此外,欧盟驻华代表团、律商联讯、强生、柯达、索尼、丰田、松下等企业代表和律师事务所代表。工信部知识产权部的负责人以及北京一中院、二中院的法官也列席了讨论。
 
一、解释出台背景及相关评价
 
解释出台过程一波三折
 
蒋志培:中国入世后,随着《专利法》的修改,最高法院分别在2001年6月和9月出台了两个与专利有关的司法解释,一个是《关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》;另一个是《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》。北京高院也随后出台了关于侵权判定的规定。
此后,在专利审判中迫切需要一个侵权判定标准,以及解释专利权保护范围标准的司法解释。如此迫切,是因为现有的法律和司法解释不能解决一些问题,如专利侵权保护范围的判断、等同原则进一步适用、禁止反悔原则、公知技术抗辩等一系列重要问题。因此,需要一部司法解释统一各级法院处理专利侵权案件的标准。
2003年,最高法院觉得时机已成熟,所以决定着手起草判断侵权的《解释》。不过起草的过程却是一波三折。2003至2006年期间曾出台一个征求意见稿。但正值《专利法》第三次修改,因此《解释》出台也就延迟了。去年年底修改后的《专利法》通过,《解释》又开始提到议事日程。
这个《解释》最早有117条,之后缩减为104条,然后又进一步减少到77条。这样的修改有十多次,直到公布现在这个只有25条的征求意见稿。
 
解释最大的特点是通俗易懂
 
赵嘉祥:《解释》出台后,我最大的感觉是—《解释》通俗易懂,让专业人士以及普通人都能够看懂非常不容易。要比专利局的《审查指南》写得好。《审查指南》有时候用两个否定来肯定,解释得不够清楚,有时候跟看“天书”一样。对比《审查指南》,《解释》总体来看,写得通俗易懂。
 
二、专利权利要求保护范围
 
《解释》中一至八条对专利权利要求保护范围做了规定,占整部司法解释1/3的篇幅,可见专利权利要求保护范围在这部《解释》中的重要性。
 
李德山:“专利权利要求保护范围”的解释和确定是专利侵权判定审判过程最重要的步骤。专利侵权保护范围的确定既涉及法律问题,又涉及技术问题,而且专利所涉及的技术五花八门。
中国《专利法》第三次修改的第59条对“专利权利要求保护范围”有一个非常原则的规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。而在2001年司法解释第十七条里,把权力要求保护范围扩展到由等同的技术特征所覆盖的范围,只有两条,太少了。从律师的角度看,我希望专利侵权的案件有可预期性,要有可预期性就必须要有一套非常系统、明确的规则来指导法官如何对权力要求进行解释。而这次《解释》做的比较好。
 
第一条更加明晰程序问题
 
李德山:本《解释》的第一条有五点需要注意,1、此条含义是在专利侵权受众里,权利人应该明确自己主张的是哪一项权利要求,这是对实务做法的一种肯定。
2、权利人在一审法庭辩论结束前可以变更其主张的权利要求。这在侵权诉讼中有时候对权利人至关重要的。
3、一审宣判前,权利人主张的权利要求被宣告无效了。在专利侵权诉讼里,被告作为一个权利要求人,一般情况都会在复审委员会先宣告专利权无效。无效决定是在一审宣判前做出来的,比如权利要求一被宣布无效,这时,权利人请求以其他权利要求确定专利权的保护范围的应当允许。这也是对权利人有效的一个规定。
4、一审宣判后,二审宣判前,专利的某些权利要求宣告无效,那么权利人主张以一审未主张的权利要求确定专利权保护范围的,二审法院可先调解,调解不成,权利人另行起诉。这一点对权利人总体来说是有利的。但是,将来在侵权诉讼中,作为权利人为了防止在二审的时候被告知要起诉,是不是一审的时候主张所有的权利要求呢?
5、对权利人已经主张的权利要求一审没有漏审,二审首先调解,调解不成的发回重申。
 
蒋志培:“第一条比较新,主要是更加明确了程序上的一些问题。我注意到第二款规定主要是一个主张的权利要求。如果权利人改变权利要求了,可能发生一些变化,改变权利要求的时候,应当在开庭辩论之前。如果在二审法院改变新的权利要求就会没法审理,因为第一审权利要求没有审理,一般来说这和其他民事案件一样,第二审可以做调解。调解以后,如双方不能达成协议,原来可以发回重审。但是发回重审等于再加一个诉讼请求,或者变更一个诉讼请求,和重新起诉一个新的权利要求差不多,诉讼处理上,可以完全再起诉,这也符合诉讼法的规定。现在这样的处理,我觉得是简化了,尽量不合并处理。” 
 
第二条“应当”还是 “可以”
 
李德山:第二条的一个含义是说在解释权利要求的时候,应当以本领域普通侵诉人员通过阅读说明书及附图所理解的权利要求的内容确立保护范围。这里的措词“应当”和《专利法》的措词是不一样的,《专利法》的措词是“可以”。到底在解决权利要求的时候,是不是都要参照说明和附图,这在实践中是有争议的。有人认为,只有权利要求里某个术语不清楚的时候,或者如何解释原被告双方有不同意见的时候才参照说明书和附图。假如权利要求本身的含义是清楚的,原被告双方又没有争议,这个时候就不应该参照说明书和附图。我不太同意这样的观点。我觉得,现在的《解释》第二条的第一层含义,是“应当”,无论在任何情况下,要解释权利要求的保护范围就要参照说明书和附图。因为专利涉及的是技术,技术是相当复杂的,语言的表现力是有限的,但是语言可能表面上是一种含义,但是实际上要结合发明,并未见得是表面含义所表示的意思。
 
第三条与第二条的矛盾
 
李德山:第三条实践性很强,但是作为一个参考规定,却十分不过瘾。在美国一般会有几方面的具体规定,其中之一就是权利要求书中的相同术语,不管在哪个权利要求里,它的含义应该是一样的。另一个具体的应用原则,就是权利要求的保护范围都应该是不同的。
 
实际上这项条款还有一层含义就是发明人可以自己定义术语。第三条与第二条有些矛盾,第三条规定,假如不能确定,可以结合工具书、教科书等常识,以及本领域技术人员理解的通常含义来进行解释。也就是说,假如权利要求里面的术语不清楚,首先要看说明书、附图、权利要求、专利档案,还不清楚,才是本领域普通技术人员所理解的通常含义,换句话说,假如本领域技术人员理解的普通含义和通过读说明书所理解的含义不一样,应该以说明书里面所给出的含义为准。所以从另一层来说,和刚才讲的第三条的第二层含义稍微有点矛盾。
 
 
捐献原则还是等同原则
 
张艳:第六条是捐献原则,这实际上也是在美国实践中常用的原则。但是我对这条有一个疑问,捐献原则的运用是和等同原则配套使用还是在等同原则之外单独使用,当捐献原则和等同原则发生冲突时,究竟应该怎么适用?
例如:权利要求中间有A、B、C三个特征,在说明书里面描述的时候,可能C有两个等同的特征,一个是C,一个是D,这两个是一个等同的特征,最终写权利要求的时候,把D部分没有写到权利要求书里面,而仅仅记载了A、B、C三个特征,这个时候,A、B、D是被捐献掉了还是我回头再用等同来说C和D实际上是等同的?所以适用等同原则,就是专利权的保护范围既包含了ABC,也包含了ABD,因此,纯粹从现在的《解释》来看,这个地方是没有一个清楚的答案的,我觉得这一点可能是需要解决的问题。   
第四条等同原则规定,权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围,法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围。我觉得可能是行文上有很明显的问题。专利权人只要说A和B是等同的,法院就用A和B确定保护范围?事实上,专利权主张等同的话,法院是不是可以认定这个等同,还需要法律方面的程序。这一点表明法院不应该主动适用等同原则,而是应专利权人的请求后,才可以考虑运用。这条的行文方式是有问题的。
 
禁止反悔原则的限缩性
 
蒋志培:第七条制定了一个非常重要的原则,禁止反悔原则。此前立法上和司法解释都没有相关规定,这个条款是非常重要的。
《解释》的前一稿我看到相关修改,没有限缩性,这次的征求意见稿有了一个限缩性规定。在申请专利当中,取得授权的时候,修改是经常发生的。这种修改掌握不好,就会发生反悔的问题。而禁止反悔对专利权人的保护是相当重大的。因为解读的权利反悔了,可能就得不到保护。我觉得中国立法与司法,应当有意识地站在专利权人一边。这对中国科技创新有利的,而不应该因为发生了经济危机,就临时做一些调整。
有限缩性的规定,我觉得可能更加明确,把禁止反悔原则的最真切的含义说出来,就是当时放弃,就是对未取得的专利而放弃的一些东西,当然也包括限缩性修改。这样不会出太大的风险。如果这样就有弹性了,而且弹性很大。人家没有放弃,做了一些修改,有时候审查员也搞不准技术问题,他跟人家交涉,让人家修改,最后修改了,是不是就完全放弃了那个权利呢?可能不是。这时候在司法实践上引起了一些混淆。弹性大的时候很容易伤害专利权人的利益。所以我觉得,刚才李德山分析了以前的一种观点,就是新颖性、创造性,后来法院觉得应该是实质性的一些东西。实际上,新颖性、创造性,北京高院过去的规定过于绝对,这种应该是实质性的,可能外延比解释新颖性、创造性稍微扩大一点,能够有一点弹性,但是如果再扩大,扩大所有的修改,像前一稿写的。或者即使限缩性的修改,我觉得有可能把禁止反悔原则不当地理解,会对权利人有所不利。”
 
 
三、外观设计侵权
 
简要说明在判断侵权中的作用
 
赵嘉祥:“简要说明确实是《专利法》里先提出的,但是对于外观设计图片更重要,简要说明只应该作为参考来判断权利要求的范围。”
 
蒋志培:“在权利认定的时候,外观设计权利当中,司法机关应该把简要说明作为参考,我觉得这是确切的。因为一个复杂的外观设计是无法表达的,必须回归到图纸和照片当中来。对全世界所有审理外观设计来说,必须遵照用照片和图纸来对比,我觉得这是千真万确的,语言顶多是参考一下。”
 
王晓宁(丰田汽车代表):“刚才赵老师讲到不要把简要说明寄托得太高,最终我们还是要看图纸和照片确定权利的保护范围。这一点,我们公司对您的意见特别支持。如果把简要说明寄托得太高,就像写权利要求书一样,我们撰写的时候就会很迟疑。”  
 
李德山:“将来写设计要点,是一个新的课题。因为这可能是一个双刃剑,你写出来,在有些案子里面对你是有利的,但是在另外的案子里对你是不利的。我有两个建议:一是在用开放式的写法,就是外观设计的要点包括什么,而不是说是什么。第二,应该有上位的写法。就是设计思路是什么,而不是具体的结构是什么。这样的好处是将来侵权诉讼里面会有回旋的余地。”
 
“相关公众”与“社会大众”
 
赵嘉祥:2003年3月,北京高院曾向专利复审委员会发出过司法建议函。建议函中指出《审查指南》所规定的判断侵权的“一般消费者”应当改为普通专业人员。而在这次《解释》当中,写的是“相关公众”。公众包括所有的人,只要是正常、理智、清醒的人,你具有一定的判断水准、有一定的认知能力,都可以对这个外观设计做出一个正确的判断。但是我想提一个建议, “相关”这两个字,就是跟这个产品有关系的公众。但是这一点能不能改成“需要者”或“购买者”,我觉得这样可能更确切。
 
王晓宁:“相关公众”没有问题,但是从丰田总公司反馈过来的意见是希望把这个定义更加明确化。不管是相关公众,还是一般的消费者,能不能在《解释》、《审判指南》或者法律中给一个统一的定义。因为判断主体在实际权利和义务运用中很难把握。能不能就改为赵嘉祥老师提到的“购买者”或者“需求者”,明确地把中间商排除。
 
蒋志培:“判断主体的问题确实有争议。现在这个写法比较超脱,就是“相关公众”。这里面有两个关键的争议。一个就是刚才赵老师提到的设计人员,另外就是消费者。到底用什么主体去判断“近似、相同”?在市场当中,外观产生的侵权要在市场当中搜取证据,谁去判断侵权,是不是设计人员?设计人员当然有比较高级的技艺,或者以他的地位,判断得很清楚。我觉得他也可以算作一部分相关公众。但是判断侵权完全由设计人员做出,排除了市场当中的其他主体,这是不是准确?我对这个提出一点疑问。
另外,刚才提到了排除中间商的问题,还有一种情况,什么是消费者?比如一个治牙的工具给病人治牙,病人是消费者,还是医生是消费者?我们去治牙的时候,很少说我要挑某个牌子的钻头钻牙,一般的消费者都不这样挑。谁最清楚这些事情?往往是医生或者采购人员。所以,绝对排除哪些方面要根据具体案件,我觉得有一个含义比较好。目前的“相关公众”,应该是“公众”,不是特别的一些技术人员去判定。这是一个理念。另外一个理念,是“相关公众”,不是“社会大众”。如果任何一个侵权,都让社会大众去判定,那就离得太远了。
 
四、抵触申请作为现有技术抗辩
 
李德山:法律的现有技术抗辩是一个非常明确的概念,《解释》把它扩展到包括抵触申请,我觉得和《专利法》是不一致的。在此之前,我们曾提出过建议,根据法院规定和实践,最后给出的答案就是应该不包括抵触申请。所以,这次出现抵触申请的规定,我觉得是有点意外。
 
高卢麟:过去法院是没有权利处理这种案例,也没有办法抗辩,如果要抗辩只能通过无效,走专利复审委员会,而且专利权是否有效,是一个技术法律有关的问题,潜台词就是认为法官解决不了这个问题,必须要经过复审委员会。这个导致了很大的弊病,就是中国的双轨制,这边告侵权,那边启动无效程序,无效程序要通过北京一中院、北京高院两级司法机关来履行,这个程序非常复杂。参考美国的情况来看,美国不仅是现有技术抗辩可以解决专利是不是有效的,把有效和无效、现有技术抗辩、侵权都在一个范围里面解决,效率就大大提高。我认为中国经过20多年的实践,现在只走了半步,今后要积极推动,再走出一步,就是成立知识产权法院,可以把这些法律问题都放在这个里面讨论。
 
此外,学者还有一种观点,认为可以利用现有技术抗辩,但是抗辩的时候须是相同的技术。因为这个问题比较复杂,要请专利复审委员会的专家解决。我觉得这个看法也值得商榷。我认为这两个问题随着我国《专利法》的进展,都可以有办法解决。
 
蒋志培:关于公知技术抗辩和现有技术抗辩,法理已有定论,也有审判实践,它的判断方式不是说对一个专利权的有效、无效进行审理、进行判断,而是被告抗辩现有的技术和某一项公知技术相同或者等同。包括外观设计,可能也有相类似的规定。这样的判断,法院往往不涉及专利权,更不涉及原告专利权是否有效、无效。如果被告提起的抗辩成立了,这个案子就处理了。去年我审的一个案子,专利权人80多岁了,代理人90岁了,审了十来年了,最后到在最高法院一锤定音了。虽说因为公知技术抗辩而起的案子量不大,但是既然定下来,还是有益的。
 
赵嘉祥:我认为已有设计抗辩,这个节约程序减少了诉累,这是积极的。当然,最关键的还是要将两个部门的工作协调起来,这样才不会在之后造成问题。
 
五、标准与专利
  
标准与专利应确立四个原则
 
高卢麟:标准和专利的关系问题是非常重要的问题,第二十条想要说清楚这个复杂的问题很难。
对此,我建议设立四个原则,第一、专利纳入到标准里应该坚持公开的原则。也就是说不能对专利保密,而要讲清楚,技术应该公开。当然公开原则另一个意思是,如果专利权人愿意无偿的、不收专利费也应该适应允许的。
第二、许可费必须遵循合理的原则,专利进入国家、地方、行业标准里面,是带有行政利益推广专利权人的技术,但是收费应该合理,而不是漫天要价。
第三,无歧视原则。就是无论授权给谁使用,都应该同等收费。
第四,鼓励技术标准采用先进的专利技术。因为只有采用了先进的技术,标准才会好。标准是专利的最高境界,标准取决于专利,而不是专利取决于标准。
 
如何理解三个“当事人”
 
张艳:整个《解释》写得非常简明扼要,但是第二十条第二段里面的三处“当事人”我却读出了三个不同意思。
第一个“当事人”,我想是指专利权人。第二个“当事人”,看起来像是实施专利的实施方。第三个“当事人”,看起来像是专利权人加上实施人。所以这样一个词在不同的地方表达出了三层意思,会不会造成在具体实施过程中,涉案双方在解读这个地方,甚至法官在依据其判案的时候会产生不必要的歧义和误会?
 
第二十条的一堆疑惑
 
张艳:老实说,第二十条我读出了一堆问题。
如该条款中提到“此标准未披露该专利的”。这个标准未披露是什么意思,是说专利权人未向这个标准制定组织披露该专利,还是说标准制定组织未向公众披露该专利?   
该条款还提到“专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。”我猜了很多,问我周围所有有关的人,没有人能告诉我这句话究竟是什么意思。
还有,专利权人要求标准实施许可费的,法院应该综合考虑专利的创新程度。什么叫创新程度?创新程度怎么考虑?是说发明专利比创新专利程度高,是认定的费用高一点?还是同一个发明专利,创造性高一些,还是创新程度高?这个创新程度用什么作为依据来判断。这个无法理解,也想象不出来,到时候法官判断个案的时候怎样适用这个解释里面的创新,怎么用它进行判断?
此外,对任何一个标准组织来讲,要解决标准中间的专利问题,如果解决的都是必要专利的要求,这里指的是一个必要专利吗?我觉得要通过《解释》把它落定,成为权利要求的确是件太困难的事情,但是至少应该让我们清楚,在解读这个标准中的专利问题时,究竟要解决纳入这个标准中间的所有专利问题,还是必要专利者所包含必要专利权利要求的专利问题。我觉得在这里面也是不清楚的。笼统地把必要专利和非必要专利完全在这里面解释,今后在实务操作中会碰到非常大的问题。   
另外,在谈法院怎么来确定使用费数额的时候,有一个“但是”。“但专利权人承诺放弃使用费时除外”。今后如果再去主张要求使用费的话,这是不行的。可是在实际中,如果我刚开始承诺放弃使用费或者免许可费,回过头来,对方也用我的专利,他用我的专利是许可专利,我找他要许可的时候,他说我从来没有承诺许可费,你必须给我钱。这个怎么从后面考虑这个问题。   
我放弃承诺,但是回过头来,人家反过来告我,我怎样实施我的防御性的保护的问题。实际上也是我诚实信用,我一开始就是承诺免许可费,就是这么一个过失,一辈子被别人绑住了,无论别人怎么对待我,我都要以最优惠的条件对待别人,这是不是合理?
 
还有“披露的许可实施条件明显不合理的经当事人请求法院可以调整。”这个”明显不合理”,我想法院的意思是说,要求太高了,所以明显不合理,法院要根据相关的条件来考虑怎么样降低这个费用。但是如果只从“明显不合理”来谈,如果当初我承诺了许可费或者我承诺了1块钱许可,我回过头来看到这个标准非常成功,我说我当初要得太低了,法院是不是也能够支持我这个“明显不合理”,法院也应该考虑怎么给我提高这个许可费的问题。这个地方我不太清楚。
 
推动完整的技术标准和专利披露制度很难
 
蒋志培:“现在要求标准制定委员会或者国务院马上制定出完整的技术标准和专利披露的整套制度,我觉得很难。标准本身就很复杂,而且我们要面对的不是国际标准,不是行业标准,而是带有法规性的标准。在现实中,不执行就是违法,不过这只是一个尴尬的局面,不代表整个的制度。所以在《解释》第三款中说:法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的,从其规定。”
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