全球创新浪潮下的知识产权尽职调查

总第38期 文/王宁玲(合伙人)、吴晓群(律师) 美国飞翰律师事务所发表,[综合]文章

     

                                                    王宁玲(合伙人)    

                           吴晓群(律师)

  在当今全球依靠创新,提升竞争实力的大潮下,特别是在中国政府大力鼓励创新,帮助中国企业走出国门,到国际市场上立足和竞争,这一有利的形势下,如何做好公司内部的知识产权及商业战略布局,尤其是如何将公司内部的知识产权的战略作为其商业战略的一部分,通过鼓励创新,提高公司在市场上的竞争能力,已成为高技术公司管理层面临的一个不可避免的课题。同时,如何利用公司收购及并购的市场行为为公司在短期内建立起强有力的知识产权的保护,尽可能减少或避免因知识产权侵权而带来的公司商业风险,也成为中国公司关注的一大焦点问题。


  继雷曼兄弟公司(Lehman Brothers)倒闭及美国政府提供7000亿美元政府紧急援助之后,全球范围内的公司并购活动急剧减少。数据分析公司--迪罗基(Dealogic)公司的调查显示,2009年全球并购活动的总金额为2.3万亿,比2008年2.94万亿的并购金额减少了22%。尽管2009年全球范围内的并购活动逐渐减少,但中国大陆和香港地区第四季度的并购金额却异常活跃,达到了历史记录中并购活跃季度的第三名。2009年第四季度大陆和香港公布的并购案已达223例,从而使得2009年的总并购案达到749例,该数据比2008年的总并购案数量增加了6.5%。2009年度总并购金额达到1308亿美元,虽然比2008年纪录的1543亿美元降低了15%,但与同期全球并购金额22%的减幅相比,仍显示出比较强劲的势头。在许多商业领域,特别是高科技领域,战略并购活动预计将持续增加。比如,医药和生命科学公司通常会主动寻求并购机会,以弥补超低价格药品或产品供应线的不足。


  知识产权尽职调查是指在对任何知识产权资产进行投资之前,对该知识产权资产的状况所进行的调查和确认的一种法律活动。知识产权资产包括相关公司的专利商标版权、许可以及业务和专有技术。知识产权尽职调查适用于众多领域,包括并购、合资、其它许可协定、风险资本融资、首次公开募股以及知识产权资产的证券化。


  知识产权尽职调查为何重要


  执行知识产权尽职调查的重要性在1998年大众收购劳斯莱斯一案中体现的淋漓尽致。在从维克尔斯公司(Vickers)收购劳斯莱斯和宾利之前,因为大众疏于确认部分知识产权资产的所有权,导致虽然大众为购买轿车及其设计和生产设备支付了高达7亿美元的并购金,但在并购完成之后,大众仍无法在其自制的新型豪华车上使用劳斯莱斯商标;然而,宝马却仅花了6500美元就从劳斯莱斯商标的实际所有人(劳斯莱斯股份有限公司)处购得了劳斯莱斯商标


  也许大众董事会主席FerdinandPiech的下述评论能够更好地诠释这一情形--“我们本来希望能同时拥有两个品牌”,他承认,如果在交易达成前他们能够知道商标所有权的真实情况的话,“我们大众支付的并购价格会远远低于最终实际支付的并购金” 。


  由此可见,一个未经过周密策划的,做得不仔细全面的知识产权尽职调查会给公司带来巨大的损失。大众并购这一事件的意义在于:尽管对于许多交易而言,知识产权事项具有至关重要的作用,但许多公司却疏于执行知识产权的尽职调查,因此所付出的代价是巨大的。尤其是当涉及全球性尽职调查以及涉及众多纷繁复杂的知识产权法律时,疏于执行尽职调查可能给收购公司造成巨大损失。


  在2009年,中国企业联合会在杭州举办的中国企业500强的公布会上的中国公司在海外并购的讨论会上,北京一汽的总经理就一语道破知识产权尽职调查的重要性:没有知识产权的并购,就不是一个成功的并购。


  如何执行知识产权尽职调查?


  四阶段法


  根据过去知识产权尽职调查的成功经验,我们通常建议客户采用“四阶段法”进行高效、全面的尽职调查,其包括:
  (1) 初步调查;
  (2) 在访问数据室之前,对公开可获得的信息进行筛选;
  (3) 对数据室信息及目标公司的其它信息进行审核;
  (4) 向客户提交结论及意见报告。


  在调查开始后,第一阶段的工作包括:进行专利和文献检索、确定目标公司的相关知识产权并进行优先排序、着手进行上述知识产权的所有权分析、准备共同利益协议,并就希望从目标公司取得的文件和信息列出一份意愿表。第一阶段和第二阶段的工作主要为第三阶段相关文件和证据的进一步分析创造条件。


  收购方公司在访问数据室之前,应对目标公司的知识产权进行详尽审核,该审核将构成第二阶段尽职调查的重要部分。在第二阶段,调查小组通常应当确立相关的事项,该“事项”是指在收购方公司访问数据室并对被收购方员工进行调查时,为从目标公司取得相应知识产权之目的,而需进一步进行审核的事项。在这一阶段,调查的主要内容包括:对涵盖目标公司技术的所有专利权进行确认,并对与上述专利权的有效性和可执行性相关的任何事项进行认定。


  第二阶段的目标是确定下一阶段调查的重点问题。就此应制作一份初步清单,列明需审核的文件和需进行调查的人员。一般情况下,目标公司会按要求提供相关配合,并会指出相关的潜在争议点。事先知晓争议点的优势在于:确保收购方公司在下一阶段访问数据室之前,有机会事先解决争议问题。尽职调查小组还应制作另一份清单,列明数据室中的库存文件及预计的文件数量,以确保收购方公司能够提前做好充分规划。


  在第三阶段,收购方公司访问数据室开始之后,负责有效性和可执行性问题的调查组应立即将目标锁定在专利律师的专利审查文件上。在访问数据室之后,自由运作(FTO)调查小组很可能会发现一些存在问题的第三方专利。因此,他们会希望对目标公司就上述专利的侵权性或有效性而出具的(或由他方代为出具的)法律意见书进行审核。


  尽职调查是一个快速过程。调查组成员需要在很短的时间内对大量信息进行审核,他们对于案情和相关法律问题的了解时时都在更新。因此,调查小组成员须与客户定期召开会议,以报告调查的进展。这样也有助于客户适时监测进展程度,较好地控制预算,并及时在需要时调整调查的重点和优先顺序。根据调查小组负责人所确定的调查重点,在会议上应有效地进行信息共享、达成共识,并确定对并购交易具有最重要意义的事项。上述会议还会尽量避免就问题形成书面文件。尤其是当就交易进行讨论时,以书面形式做出的负面评论可能会在日后产生不利影响。


  尽职调查小组


  大多数知识产权尽职调查包括下述三个方面内容:能够自由使用目标公司的技术而不侵犯第三方的知识产权(即自由运作调查);确定保护目标公司技术的知识产权的范围、有效性和可执行性;确定知识产权的明确权属关系,以避免今后与任何未知的知识产权共同所有人产生纠纷。就大型的调查项目而言,通常以三个小组同时执行上述调查为宜,一个小组负责调查自由运作权(“FTO”)问题,一个小组负责对目标公司知识产权的范围、有效性和可执行性进行调查,第三个小组则负责确认知识产权的所有权,并对相关知识产权协议的可转让性进行调查。


  自由运作权(FTO)


  FTO小组在调查的四个阶段须完成大量工作。首先,FTO小组需和专利检索公司一起启动FTO检索。同时,FTO小组对目标公司在专利专利申请审查期间所引用的文件进行分析,以开始专利有效性分析。在谈判初期,潜在交易的双方当事人应签署一份保密协议,允许收购方公司接触目标公司技术的基本信息。FTO小组可通过上述信息确定FTO检索的初步参数和检索关键词。


  接着,FTO小组可对涉及目标公司知识产权自由运作权和/或有效性问题的律师意见书进行审核,包括专利律师文件。上述文件享有律师-当事人特权。为高效、审慎执行调查之需,作为第一阶段工作内容的一部分,调查小组需准备共同利益协议。但是,如果目标公司拒绝提供其知识产权自由运作权和/或有效性问题的律师意见书,或因为了不放弃律师-当事人的特权,或双方没有达成签署共同利益协议,FTO小组在调查前期也许无法对涉及目标公司知识产权自由运作权和/或有效性问题的律师意见书进行审核。


  在执行第二阶段尽职调查之时,FTO检索已有了初步结果。FTO小组需首先就目标公司技术和调查期间所确认的专利权进行比较,并就该等专利的相关性进行分类。当然,在根据专利说明书对权利要求进行进一步解释后,可将一些边缘性专利权排除在外。然而,在对其它专利进行确认之时,需审阅专利申请历史,以对相关专利进行深度分析。


  若通过对内部记录的仔细分析发现目标公司技术中仍含有第三方的专利权,则调查小组应对相关专利权的有效性进行评估。若该阶段的分析涉及特定第三方的专利,则应询问目标公司是否知晓该等专利、是否拥有涉及该等专利侵权性和有效性的律师意见书以及是否已获得相应许可,以有权在相关领域内使用相关专利发明。在第三阶段,在访问数据室开始之后,FTO小组很可能会发现一些存在问题的第三方专利。在不伤害律师当事人特权的情况下,小组应对目标公司就上述专利的侵权性或有效性而出具的(或由他方代为出具的)法律意见书进行审核。


  另外,没有收购公司愿意被诉诸法庭,因此调查小组应要求目标公司确认任何基于第三方知识产权的既有或潜在侵权主张,包括目标公司就上述侵权主张所采取的任何措施(若有的话),比如目标公司已从上述第三方取得了使用许可,或预期会取得任何使用许可。调查小组应对所有上述协议进行研究,并确保除其它事项外,其已确定了上述知识产权的正确使用领域,且拟议的并购不会影响上述知识产权的可转让性或可出让性。类似的问题也同样可能在供应协议中产生,且该等问题同样仍需由FTO小组负责审核。在某些情况下,许可和供应协议中会对知识产权的可转让性或可出让性做出限制性规定,是否受该等限制取决于收购方(比如,许可人可能不愿意将知识产权许可给长期竞争对手),或取决于并购行为是股票并购还是资产并购。


  有效性和可执行性


  首先,应对目标公司的知识产权进行确认,并尽可能对其进行优先处理。即使目标公司已自行出具了相关知识产权所有权清单,仍可在公共数据库(比如美国和欧洲的专利局网站)进行检索,以确认与目标公司技术具有利害关系的相关专利。就制药交易而言,美国食品药品管理局在一份刊物(业内称为“橙皮书”)中公示了已获准在美国上市销售的产品专利


  应取得相关专利及待决专利申请历史,并对其进行初步分析。随后根据该等信息进行有针对性的在先技术检索。该等检索涉及专利及出版物,包括由目标知识产权任何发明人所作的相关论文和讲义大纲。在某些情况下,也许目标公司并不知晓这些文件,但该等文件却与知识产权的有效性密切相关,有时甚至会对目标公司的专利形成占先。


  为确定专利的有效性,需首先对其权利要求进行理解。对权利要求范围进行评估时,应首先对相关专利专利申请的权利要求进行解释。美国关于权利要求解释的法律规定:应主要根据内部记录(即权利要求语言、专利说明书以及专利申请历史)对专利权利要求进行解释。详见Phi l l ips诉AWH Corp.案,415F.3d1303(联邦巡回上诉法院:2005年)。未在内部记录中发现的信息应视为外部证据。然而,在对所主张发明的范围进行解释时,通常不倾向于采用外部证据(详见415F.3d第1318页)。


  接下来应对目标公司相关专利的有效性进行评估。在对相关权利要求的新颖性和非显而易见性进行评估时,应首先对审查期间引用的技术进行评估,并根据此后定期滚动提供的在先技术检索结果进行补充和更新。此外,还需对相关专利是否符合专利说明书的要求做出确认。美国法典第35章第112条第一段中规定:专利说明书应对相关发明做出充分的书面说明,以确保本领域的一般技术人员能够做出并使用所主张的发明。许多国家的专利法也做出了类似规定。但第112条中还包括一项美国特有的规定,即要求每一专利申请人在提交专利申请之时,将其所知悉的发明最佳实施例在专利说明书中予以披露。然而,要对最佳实施例的主观因素进行判断,则至少需对目标公司的内部文件进行审核,尤其需要与发明人进行直接沟通,以确定他们是否主观地构思了一个最佳实施例。


  调查小组还将就可执行性问题(如不正当行为)进行调查。根据美国专利法之规定, 专利持有人需要求联邦法院执行其专利权。即使相关专利为有效专利且确实遭受了侵权,但若联邦法院根据其公平判断,认为专利权人在取得专利权的过程中存在任何不正当行为,联邦法院仍有权做出不执行其专利权的裁定。在美国, “ 不正当行为”这一问题颇具争议,比如,若专利申请人故意未向专利审查员提交重要信息,则该专利申请人的行为可构成不正当行为。详见DaycoProds.,Inc.诉Total Containment,Inc.案,329F.3d1358,1363(联邦巡回上诉法院:2003年)。在美国,若判定存在不正当行为,则将给专利权所有人带来致命打击,因为其可能将导致一项有效但存在侵权的专利完全不可执行。与有效性不同(法院基于每一权利要求逐一做出判决),若法院判定存在不正当行为,则其将导致专利的所有权利要求均不可执行,即使该等不当行为仅涉及其中一项权利要求。因此,在尽职调查过程中发现可执行性问题将对整个交易产生重要影响。这些问题主要为第二阶段的调查内容,并在第三阶段取得新文件和关键证据后进行进一步评估。


  在调查的第三阶段,调查专利有效性和可执行性的小组应该在访问数据室之后立即确定专利的国内外审查文件。比如,在美国,具备小型实体资格的组织可以就其向美国专利商标局缴纳的所有费用享受50%的折扣优惠。但是,若本应支付大型实体费用而实际却支付小型实体费用,那么在某些情况下可能会引发影响专利可执行性的问题。


  在某些时候,调查专利有效性文件包含部分发明记录,即发明人为对其发明进行保护之目的,而通过支持文件的方式提交的发明记录。通常而言,上述发明记录中会列明与最接近的在先技术相关的重要信息(无论此前发明是否已被公开发布或以何种方式进行公布均在所不问),以及列明使用发明的最佳方法或具体的发明人名称等事项。


  对于与专利所有权相关的其它信息而言,有效性调查小组成员应当对发明人记录簿中所列的信息进行仔细梳理。上述“发明人记录簿”是指发明人和工程师用于记录其构思、发明过程、实验测试及其结果与观测结果的记录簿。该等发明人记录簿并非法律文件,但其却具有重要价值,因此应对其进行适当管理和维护,以便于确定发明人完成具体专利的日期以及就此需提交审核的其它文件。


  所有权


  确保目标公司拥有相关知识产权的全部所有权并能够向客户明确转让所有权(即收购方公司)对于客户至关重要,在获得美国专利权的情况下尤为如此。美国专利法规定应将专利授予原始发明人。根据美国专利法之规定,发明人与共同所有人拥有同等权利,即使共同所有人仅对全部专利权利要求中的一项做出贡献。


  若无作出相反规定的协议,美国专利法中规定的共同所有人彼此之间不负有任何义务,且每一所有人均有权将其所享有的专利权转让给第三方,且就此无需获得其他共同所有人的许可。共同所有人甚至可以将其所有享有的专利权赠予公众。在对目标公司知识产权所有权进行调查之时,首先应从公共可用的信息中进行检索,包括美国专利法网站专利转让数据库中所含的信息。


  理想的结果为,在对这些文件进行审核之后,调查小组安排发明人和专利律师进行面谈,以解决任何尚未解决的问题。所有权调查小组希望能够对所指定的发明人与目标公司签署的所有聘用协议进行审核,以确认该发明人所完成的专利属于应向目标公司承担的职务义务。此外,调查小组还应查明发明人是否对第三方承担任何义务。就此调查小组需对与外部融资、合作(比如,与政府机关的合作)、联合开发等事项相关的文件进行调查,以查明是否任何赞助人、合作方或联合开发合伙人对目标专利享有任何权利。一般而言,上述文件应指出目标公司中对相关合作和联合开发最熟悉的人员,调查小组的成员将于该人员进行面谈,以解决任何未决问题。


  最后,所有权调查小组通常还将确定目标公司是否已按时支付用于确保专利效力的维护费以及是否在整个审查期间和授予专利后缴纳正确数额的费用。


  结论


  在尽职调查结束之后,调查小组应就调查的主要组成部分(目标公司发明专利的自由运作权、权利要求范围、有效性、可执行性和所有权)作出最终结论并提供相应的建议。上述任一部分存在问题都会对并购交易的价值产生重大影响。通常而言,并购双方可对并购协议文件的相关内容进行修改,最大程度降低这些问题所带来的风险。就目标公司专利的有效性事项而言,美国有了相应的纠正程序,比如,通过重新领证或重新审查的方式缩小权利要求范围,避免与在先技术发生冲突。若权利要求范围不足以保护发明专利权,专利权所有人也有权在自首次授予专利权之日后的两年内通过重新领证将专利权的范围予以扩展。若有申请正在审批之中,则专利权所有人可通过提交继续申请扩展专利权保护范围。


  每一项并购交易都具有惟一性,且都有时间和预算的限制。但无论如何,我们都希望通过本文对知识产权尽职调查程序所作的简单介绍让您对相关事项得到充分了解,以确保您能在并购过程中有效地进行尽职调查,并确保您尽可能顺利地完成并购交易。

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