美国专利权对域外行为的潜在影响

总第11期 Joel E.Lutzker,美国 Schulte Roth & Zabel 律师事务所发表,[专利]文章

  一、概述
  在美国境外运营且产品销往美国境内的中国公司,应当了解美国专利法关于美国专利制度域外功能的最新发展。尽管美国专利制度旨在规制美国境内的行为和商品销售,但联邦巡回法院(美国处理所有专利上诉案件的上诉法院,为美国的所有专利案件提供判例)最近作出的一些判决认为,某些特定的域外行为,尽管发生在美国境外仍会引起侵权责任。这些判决涉及许多互联网应用软件的专利,尤其是部分要素位于其他国家的互联网系统专利。最新的发展是,联邦巡回法院对“组合侵权”责任进行了界定并扩展了责任范围(即,为组合成为构成侵权的产品而出口某专利产品部件的行为)。因此,外国公司,尤其是进行外购业务的公司,确定其行为是否构成对美国专利的侵权,比以往任何时候都重要。
  本文将概述现行专利法律中规定的境外行为侵权责任的潜在法律基础,并主要以联邦巡回法院近期的判决,尤其是NTP Inc. vs. Research in Motion, Ltd.一案的判例,来说明专利法在域外行为领域的最新扩展。
  二、境外行为侵权的成文法和判例渊源
  获准美国专利后,专利权人便享有“排除他人在美国境内制造、使用、要约销售或销售其发明,以及将发明进口至美国境内”的权利。 就工艺流程专利而言, 专利权人享有“排除他人于美国境内使用、要约销售或销售依该工艺流程所制造之产品”。 因此,依据专利法的字面规定,专利权人就完全的境外行为几乎不受保护。
  此外,一直以来都存在着有力的司法推定以排除美国专利法的治外法权。这种推定根源于法院对专利法条文的解释,对国际法和国际礼让的考虑,以及法院对国会起草法案时可能意图的解释。比如,美国最高法院曾经声明专利法 “并不也从未打算超出美国范围而发生作用”。 因此,在一件广为征引的1890年的案例中,最高法院依据美国专利法,判决一位将一种同时在德国和美国(也获准于德国生产该产品)获准专利的产品进口至美国境内的销售者,负有侵权责任,因为所谓的“首次销售”原则不适用于境外销售。 在1915年的一个案例中,最高法院认为“依据我国法律,从专利中所取得的权利仅限于美国领土范围之内……完全发生在国外的行为不可能对其造成侵权”。
  然而,美国国会和联邦法院均认为特定的域外行为应受到规制,以便美国专利权人的国内权利得到完整的保护。因此,美国国会进行了多次专利法的修订,增加了对境外行为产生影响的条款,有的是用以回应司法判例的,更多的则是为顺应有关知识产权的条约而进行的。
  此外,联邦法院最近将法律条文的某些部分进行了解释,使其涵盖完全的境外行为。这些解释大多涉及有关软件和其他互联网应用软件的规定,这些条款将更多的传统意义上的外国行为判为无效。同时,这些决定承认了生产和销售的国际性特征,并试图对这些法规所规定的域内知识产权给予全面保护。
  (一)当有效的控制和使用都在美国时的直接侵权
  最近这些案例中最受争议的是“黑莓”诉讼案,NTP Inc. vs. Research in Motion, Ltd.。该判例即使不能扩大工艺流程专利侵权的适用范围,也可能扩大271条a款对系统专利直接侵权责任的适用范围。
  专利法典271条a款规定,任何人“未经许可于美国境内制造、使用、要约销售或销售已获准专利之发明产品,或将该专利产品由外国输入至美国境内”均须负直接侵权责任。
  NTP一案涉及专利权人NTP公司(下称“NTP”)和Research in Motion公司(下称“RIM”)之间一件长期的争议,后者是广为流行的“黑莓”移动掌上电子邮件设备的生产商。NTP声称RIM侵犯了其系统专利和相关的方法专利。RIM的系统包括四个主要部分:邮件转向软件(安装于用户电脑上,负责将电子邮件信息转寄到传送装置),处理转向器和无线电通信网络之间通路的传送器,无线电频率网络(在黑莓案例中该蜂窝网络供应商与RIM是合作关系),以及接收器(掌上设备)。其中的传送器涉嫌触及NTP专利中的“界面”或“界面转换”权利项的保护范围。
  地区法院认定RIM负侵权责任,判决其承担超过$53,000,000美金的罚款,并禁止RIM进一步的侵权行为(这一禁令得到维持)。 RIM在判决之前就申请即决审判,并在庭审时辩称RIM系统没有对涉案系统专利构成实质侵权,因为RIM系统的传送器或界面部件位于加拿大,处于美国专利法的地域管辖范围之外。因此,RIM的结论是,黑莓系统并不符合271条a款规定的“在美国境内”制造或使用的要求。在庭审中,地区法院驳回RIM的主张,认为某个部件位于美国境外这个单一的事实“并不能排除侵权”。
  RIM就判决提出上诉,一再主张Deepsouth Packing Co. vs. Laitram Corp.一案(该案认为一个在国外组合的系统中的未组合部分不会对专利构成侵权)的判决可排除本案中侵权的存在。RIM还进一步辩解说位于加拿大的传送器是黑莓系统的操控地点,因此不能说黑莓系统是在美国使用的。
  联邦巡回法院在2005年8月的判决中,驳回了RIM对系统专利的辩护意见,并认为陪审团认定RIM对专利构成侵权是正确的。驳回RIM的辩护意见时,法院提出案件不属于Deepsouth Packing一案判决的适用范围(该案关注的是侵权产品在何地制造的问题),而应当适用Decca vs. US一案中法院对权利主张的认定。在Decca案例中,美国政府被控侵犯一项使用同时位于美国境内和境外的广播站的导航系统专利。和RIM一样,政府辩称在外国使用的设备不可能导致侵权。法院判决认为,尽管它不能确定这一系统是否在美国“制造”,但可以清楚地认定这一系统是在美国“使用”的。判决中说,“为确保挪威站和美国站的同步传输而进行的行为……一个使用广播站发送信号的导航系统,事实上“使用了”这一广播站,这种使用发生在以其所称的方式接收和使用信号的过程中。
  联邦巡回法院认为Decca一案具有指导意义,并指出“不同的侵权行为的域外部件的作用是不一样的”。 通过使用与Decca一案相同的分析方法,法院认定黑莓系统在美国构成“使用”,因为美国“是这一系统作为一个整体提供服务的地点,即系统的操纵控制地和获准授权使用地”。 RIM提出的系统是在加拿大的继电器上操控的主张被驳回,法院认定,此种主张与RIM的美国用户通过位于美国的掌上设备来操纵系统的事实无关。
  另一方面,法院同意RIM提出的不对NTP的方法权利要求内容构成侵权的辩护意见,其权利要求主要为系统运行的步骤。法院就系统的使用和方法的使用进行了区分,认为“对方法的使用必须包括执行或运行权利要求的每一步骤”。法院判定既然其中一个步骤(使用界面的继电器步骤)是在加拿大运行的,那么就不可能对该方法权利要求内容构成侵权。
  这一判决对位于美国境外的建立于互联网上的系统和其他服务的提供者具有潜在的重要的影响,尤其是这些服务在美国也有用户的情况下。NTP一案的判决似乎将终端用户所在地而不是中心控制装置所在地作为“使用”的地点,至少在系统专利方面如此。
  (二)组合侵权责任
  1984年,国会修改专利法案时,在271条下增加了f款,规定“未经许可提供……在美国境内或由美国境内所生产专利产品之全部或主要部件……并主动致使这些部件在美国境外加以组合”的人将负侵权责任。这种所谓的“组合侵权”规定是为回应Deepsouth Packing一案的判决而设立的。该案判决中,美国最高法院裁定在美国境内制造获准专利的机器的所有部件,再将它们销往国外作组装之用,并不构成侵权。然而,法条的这一规定仍然只禁止发生在美国境内的行为(部件的生产和销售),它通过对发生在美国境外的行为设定责任,有效地加强了美国专利的域外效力范围(将部件组合为专利产品并进行销售)。
  271条f款的适用范围通过司法判例进行了扩大。在此之前,法院将271条f款的“部件”一词解释为仅指代物理部件。例如,美国的企业进行集成电路片的海外生产和销售,并对发生在海外的制作过程进行指挥,这种情况联邦巡回法院认为不构成组合侵权。
  然而在最近的两起个案中,联邦巡回法院裁定了无形部件,如软件,至少也可以在系统专利中被认为是部件。在Eolas Technologies Inc. vs. Microsoft Corp.一案中,联邦巡回法院认定被告出口一种母光盘内的软件--无形部件--的行为,可能违反271条f款,法院认为“每一种形式的发明的每一个部件都应受到271条f款的保护”。不久,在2005年的AT&T Corp. vs. Microsoft Corp.一案中,联邦巡回法院认定,从来源于美国的母盘上拷贝而来的光盘中的软件,同样可能产生组合侵权责任。该案的判决意见指出,271条f款“必须以一种适合于涉诉技术特点的方式进行解释”。联邦巡回法院在这里表明了他们关注的焦点,软件的特点使得简单地考虑拷贝的物理来源会彻底违背法律的立法意图。
  联邦巡回法院近年来一直关注的问题是,工艺流程专利是否和系统专利一样受271条f款的保护。尽管Eolas一案似乎表明工艺流程专利和系统专利都受这一法律条文的保护,该案判决中提到“工艺流程发明的‘部件’包括了方法步骤或做法”,联邦巡回法院其后在NTP一案中判决RIM在美国供应掌上设备和转向器部件的行为,依据271条f款,并不构成供应NTP工艺流程专利的“步骤性”部件。这一判决似乎完全排除了依据271条f款,将提供用于工艺流程步骤的原料或部件的行为认定为侵权。然而不久联邦巡回法院于2005年在Union Carbide Corp. vs. Shell Oil Co.一案中,判决壳牌石油公司对其境外关联公司销售一种用于一项获准专利的工艺流程的催化剂的行为,依据271条f款可能造成侵权。法院认为,在Union Carbide案中整个工艺流程是在境外完成的,然而在NTP一案中,被告在国内销售的部件所属的工艺流程只有部分是在境外完成的,这似乎可将两案的情况区分开来。这一判决结果遭到了非议,但现在已完全确定了271条f款既适用于系统专利,也适用于工艺流程专利
  (三)进口工艺流程专利产品的责任
  专利法上适用于境外生产者的另一规定是271条g款。1988年修正案中生效的这一条款赋予生产流程专利权人针对侵权的救济途径,这一条款针对的是“未经许可而擅自进口,或在美国境内销售、要约销售或使用依在美国获准专利的工艺流程制造的产品。”   通常而言,只有当工艺的所有步骤都发生在美国境内,才会侵犯工艺流程专利(它仅保护生产产品的方法,而不保护产品本身)。因此,如果享有工艺流程专利的产品在境外生产和销售,就不会产生侵权责任。按照以前的法律构架,工艺流程专利权人很难防止生产者在境外侵犯其专利权。然而,第271条g款通过禁止工艺流程专利产品的进口(即使进口的产品本身并非专利产品),保护了专利权人的境内权利。和271条f款一样,271条g款只规制美国境内的行为(进口),但是责任却落在了境外生产者的行为上。
  271条g款允许两个例外:(1)如果工艺流程专利产品“系经后续工艺显著改变者” ;(2)如果工艺流程专利产品是“另一产品的非关键性的附属部件” 。因此,271条g款对专利权人的保护并不是绝对的。
  (四)境外行为对侵权的教唆
  如前文所述,271条a款有关直接侵权的规定只能规制“美国境内”发生的直接侵权。此外,法条对于间接侵权课以责任也适用侵权部件或材料的销售或要约销售须发生于“美国境内”的要求。但是,依照271条b款的规定,教唆侵权同样可以导致责任,且本条款并没有规定该行为须发生在美国境内。教唆侵权责任必须满足两个条件:一是必须有直接侵权行为;二是专利权人必须证明被控教唆者“以教唆他人侵权的主观目的,故意教唆侵权” 。教唆者的教唆行为无须发生在美国境内。比如,一个中国生产者知道某新加坡客户会将侵权产品销往美国,但仍把该产品销售给该新加坡客户,则成立教唆责任。专利权人必须证明对方知道其行为属于教唆侵权,但是这种判断可以通过具体情况推断得出。最近联邦巡回法院在MEMC Electronic Materials, Inc. vs. Mitsubishi Materials Silicon Corp.一案中的判决佐证了上述观点。本案中,日本公司将其侵犯了美国专利权的产品仅仅销售给某韩国公司在日本的子公司。联邦巡回法院认为,从销售者为该韩国公司在美国的子公司提供技术支持和运输的事实,可以推断日本销售者教唆了韩国公司的直接侵权。
  因此,即使在与美国以外的其他国家的企业做生意时,中国生产商和出口商也注意确保这些贸易伙伴产品没有侵犯美国的专利权。
  (五)要约销售侵权产品的责任
  为了履行美国在TRIPS协议中的承诺,国会在1994年修改法律,将进口和在美国境内要约销售的获准专利的产品纳入了直接侵权和间接侵权的范围。这一修正非常重要,因为,按照特定的解释,新规定可能会对在美国作出的交易要约课以责任,而这种要约原本是合法的。例如一个外国公司和另一个外国公司就某种从未进入美国的专利产品的交易。在Rotec Industries vs. Mitsubishi Corp.一案中,一名美国被告和两名外国被告向中国政府递交了一份水泥浇铸系统的标书,该标书中包含了一种被诉侵权的起重机。按照交易条款,该起重机的销售将在美国境外进行,因而不侵犯美国的专利权。但是,几位被告必须在美国境内开会以制作标书,联邦巡回法院需要判定几位被告的会晤是否构成销售要约。法庭判决几位被告的会晤并不构成销售要约,因为他们与中国政府的谈判并不在那里进行。然而,该判决并没有明确认可下面一种可能性:如果该要约被认为发生在美国,那么即使其本质上是销售给中国政府的(这一行为不侵权),它仍然构成侵权。尽管判例法在这一点上仍然不明晰,但一些下级法院的判决已经对没有实质侵权销售的要约课以责任了 。其中一家法院的理由是:要求实质侵权销售的存在会使271条a款中“要约销售”的用语显得多余。
  然而,“要约销售”的规定不适用于工艺流程诉讼。事实上,即使是完全在美国进行的交易,也很难断定什么构成了工艺流程的销售。在NTP案中,法院并没有基于“要约销售”获准专利的工艺流程而判决侵权。法院没有排除基于要约销售获准专利的工艺流程造成侵权的可能性,而是认为销售RIM的掌上设备的要约并不足以构成这种责任。
  法律在这个问题上并不明确,因此,虽说从未进入美国的产品销售不会侵犯美国专利,但中国生产商仍应注意其在美国的销售行为,包括销售谈判,可能导致专利侵权责任。
  三、结论
  现在很显然,美国专利法域外效力的范围正在放宽。如果客户侵权,来料加工生产也有可能导致侵权责任;从中国通过因特网向美国提供的服务内容也有可能导致侵权责任。这就要求中国的生产商和服务供应商在与买卖双方交易中保持警觉,确保他们不被判侵犯美国专利权。


免责声明:凡本网注明"来源:XXX(非中国知识产权杂志出品)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错:010-52188215,邮箱:chinaip@hurrymedia.com

会员留言


只有会员才可以留言, 请注册登陆

查询及评价系统

文章检索

关键词:

在线调查

据悉,正在修订中的《专利法》四修,拟将恶意侵权专利赔偿额度从原有的最高三倍上限调整到最高五倍,五倍赔偿已经是目前世界上最高的赔偿额度,对此,你有什么看法?

没有考虑过
合理,打击侵权,确有必要
不合理,赔偿过高,国际上并无先例