欧洲专利异议——最终失效的手段?

总第17期 JÜRGEN KAISER发表,[专利]文章

  摘要
  因欧洲专利异议审查而完全撤销一个欧洲专利的情形非常罕见。这就是为什么这种审查经常被证明仅仅是一个失效的手段,而且异议审查从开始到宣布最后决定可能要持续长达数年的时间,这使得这种选择更加没有吸引力。
  然而,还有另外一种选择,即在专利申请尚处于审查阶段的时候提出第三人意见。结合欧洲专利局的在线文件审查服务,这种第三人提出的意见已经被证明是质疑一项欧洲专利的有效方法。
  有一种替代方法
  欧洲专利异议只是质疑专利有效性的方法之一。由于异议可能使双方长期处于一种法律上的不确定状态,德国慕尼黑的 Winter Brandl Fürniss Hübner R?ss Kaiser Polte, Freising (www.wbetal.com <http://www.wbetal.com>)的Jürgen Kaiser博士提出质疑专利的另外一种方法。
  授予一项欧洲专利以后,有时会出现这样的情形,现有技术清楚地公开该发明专利或至少使之变得显而易见。因为这些及其他原因,可能有必要通过一个可撤销已授权专利的事后质疑程序而对抗竞争对手的专利权利。
  世界上许多法律体系中都确立了这样一种批准后质疑制度。例如,日本、德国和根据欧洲专利公约成立的欧洲专利局均将这种批准后质疑制度称之为异议。在美国,这种制度被称为单方或者双方复查制度。本文必须提到,尽管依据美国专利法第35章第311 至 318条,1991年颁布了双方复查之规定,该规定与欧洲专利公约第99条至第105条规定的多方异议程序有诸多相似之处,但是因为种种原因,其未能在美国实施。
  此外,可提起和/或选择提起异议程序,世界上大多数专利制度都规定有废止程序的条款,该程序可在专利的整个有效期间提起,通常称为“请求宣告无效诉讼”。必须指出,只能在国内提起有关某一项欧洲专利的请求宣告无效诉讼。因此,如果某项专利在目前所有31个成员国都有效的时候,如果一个竞争者质疑一项有争议的欧洲专利(或者准确地说,质疑一项在31个国家的欧洲专利),则其必须在每一个国家都提起请求宣告无效诉讼。因此质疑一项已经授权的欧洲专利的费用是非常可观的。这些请求宣告无效的手段的另一个“好处”就是几乎不可能在所有国家(即便是指定的主要成员国)达成相同的决定。因此,和专利侵权诉讼的对抗形式相比较,对一项欧洲专利提起无效审查通常仅仅被认为是最后的考虑手段。在欧洲专利公约的大多数成员国,只有在一个异议审查结束的时候,或者一项欧洲专利根本就没有遭到任何异议质疑的时候,才可能受理专利的请求宣告无效诉讼。
  下面让我们进一步了解欧洲异议制度及其目前在欧洲专利局的实践。
  具体而言,根据欧洲专利条约第99条第(1)款之规定,异议申请必须在所涉专利授权公布之后的九个月期限内以书面形式提交给欧洲专利局(或慕尼黑、海牙或者柏林的分局)。在欧洲专利公约共同体的一些国家,提起异议的期限少于九个月,例如德国规定三个月。
  欧洲专利公约第99条第(1)款规定,任何人可以通知欧洲专利局对一个已经授权的专利提起异议。该种通知应该以书面形式陈述理由而提起,而且必须在异议期限内缴纳异议费。
  异议的提出只能基于以下理由:
  a)欧洲专利的主题因为缺乏新颖性、缺乏创新性、和/或不能用于工业应用、或属于欧洲专利公约的排除性规定,例如道德规范等而不能获得专利的;
  b)欧洲专利没有足够清楚、完整地公开其发明以致所属技术领域的技术人员不能实施该发明;
  c)欧洲专利的主题超出了申请中所提出的内容。
  然而,尽管过程漫长,欧洲专利局的异议审查相对于国内撤销审查的明显优势还是使人们愿意选择向欧洲专利局提起异议,例如,可优先选择向欧洲专利局提起异议审查以代替各个国内审查,从而利用一个异议审查在所有指定的成员国内撤销专利;此外,各方自行负担在欧洲专利局提起异议的费用,异议成本相对较低;其他的优势还包括:设有单独的异议部,而且可应一方要求进行强制性口头审理;最后还有一个优势(并非最起码的),即异议部作出的决定是可以上诉的。
  异议的结果是,可能维持授权专利,也可能严格按照经过修改后的形式维持专利,或者可能完全撤销授权专利
  以下图表可对此作进一步解释:图表1 是授权的欧洲专利数目及被提起异议的百分比的统计概况

 

(Number of EPs: 欧洲专利数量/Patents granted: 授权专利/Patents opposed异议专利/Jahr: 年)


  图表1:授权的以及有异议的欧洲专利
  图表1显示,在过去的十年,在所有授权的欧洲专利中,平均有大约百分之六的专利曾经或者正在被提出异议。
  在2001年和2002年的异议审理结果中,大约有百分之七十的有异议的欧洲专利在一审被维持,尽管有一些案件作了一些修改。根据作者自身的经验,在过去十五年里,异议部以限制形式维持的真正比例几乎达到百分之八十。毋庸提及,异议审理的另一方当事人,即专利权所有人,对这些统计结果会感到很满意。
  专业代表的经验表明,反对者提供的现有技术足以质疑一项专利的有效性。因此,问题就出来了,如此高的维持比例是如何做到公平的?
  例如美国专利中,一个统计分析表明所诉讼的专利中至少有百分之四十六的专利(百分之五十不能被排除在外)是无效的,而目前欧洲专利局的实践显示,维持任何一项没有破坏已公开现有技术的新颖性的欧洲专利是可能的。无论什么时候,如果发明创新性的讨论成为异议审查事项,那么一审越来越不可能做出完全撤销有异议的欧洲专利的决定。
  在有关异议的案件中,约有一半向技术上诉委员会提起上诉,结果大幅度降低维持比率。然而,在上述提到的三种可能的结果当中,在欧洲异议审查结果中完全撤销一项欧洲专利是非常罕见的情形。提起异议的当事人可能另外还涉及类似的专利侵权审查,并且可能希望诉讼程序悬而不决,而这种欧洲异议审查结果经常不能让提出专利异议方满意,因此该种异议审查经常在最后被证明是一个已经失灵的工具。
  从质疑方的角度看,这种明显低效的异议结果从何而来?根据欧洲专利公约第19条第(2)款之规定成立的欧洲专利局异议部可能是一种解释:
  “每一异议部应由三名技术审查员组成,其中至少应有两名审查员未参加过授予与异议有关的专利的程序。参加过授予该欧洲专利程序的审查员不得担任主席。在异议作出最终决定之前,异议部可以委托其一名成员对该异议进行审查。口头程序应在异议部本身进行。如果异议部认为决定的性质需要,应扩大该部,增加一名未参加过授予该专利程序的在法律上合格的审查员。在票数相等时,异议部主席的投票起决定性作用。”
  换句话说,根据欧洲专利公约第19 条第(2)款的规定,负责审查所异议专利的审查员通常是相应的异议部的汇报人,而不是异议部主席。然而,审查员(现在应该质疑其本人做出的专利授权决定)至少要“引导”书面审理 --- 这一点值得将来修订第19条第 (2)款时予以考虑。
  另外一个重要的不利影响就是,欧洲专利局管理部门分配给欧洲异议部用以考虑反对者意见的时间可能不够充足,其结果就是异议部的数量不够.。
  欧洲异议审查的另外一个主要问题是它们的时间安排。异议时间长达九个月,再加上两年至三年的一审时间,而且另外还可能需要两年至三年的时间做出最后的上诉决定。换句话说,对于所质疑欧洲专利的有效性,所有权人和异议方会面临长达七年的法律不确定性。
  复杂的生物技术案件可能会更加极端,例如肿瘤鼠(Oncomouse)专利案例(欧洲专利第0 169 672号):哈福大学于1985年6月24日提出一项欧洲专利申请,1992年5月13日,欧洲专利局批准授予其专利权,其他多方就该专利提出异议,2001年11月结束异议审查,结果是维持修改后的专利。2003年3月对异议部的这个决定提起上诉,2004年7月5-9日(即专利授权12年之后)进行口头听审。而专利于2005年6月24日届期失效。
  如此冗长的异议审查使当事人无法忍受,尤其是如果类似侵权审查悬而未决,,同时考虑到竞争者的市场及营销情况更是如此。这就是为什么越来越多的出现异议结果仅仅在产品已经停产或其营业额已经大幅下降的时候才会做出。
  这些情况导致这样一个事实,欧洲异议变成一个越来越昂贵却不灵敏的工具,因此需要寻找替代的办法。
  有一个即便不是几乎无人知晓但也非常不常见的替代方法,即根据欧洲专利公约第115条规定的“第三人意见”:
  “在根据欧洲专利公约第93条公布欧洲专利局申请后,任何第三人都可就申请专利的发明是否符合授予专利权的条件发表意见。该种意见应以书面形式提出,而且必须包括所依据的理由。该第三人不得参与欧洲专利局的审理程序。其所依据的理由必须以某一种官方语言作出,即德语、英语或法语。尽管欧洲专利局会向该第三人表明收到意见,但是欧洲专利局并不通知该第三人专利局将就其意见而采取的进一步行动。”
  这种第三人意见可成为一个非常有效的新工具。可利用欧洲专利局在线文件审查系统起动第三人意见的程序。欧洲专利局根据欧洲专利公约第128条之规定为公众提供在线公众文件查阅服务,据此,欧洲专利申请公布之后,公众有权查阅所有和该欧洲专利申请有关文件的全部内容。和第115条意见有关的,可建议每个月每两周检查相应的文件。提出意见方可能是匿名的,他将发现审查员的初次审查意见,内容如下:
  “根据第三人提交的Dx文件表明,目前提交的尚未决案的权利申请1中所主张的项目主题不具备新颖性。详情请见所附的第三人意见。”
  通常,专利局会立即将这些意见通知申请人,申请人可以对这些意见发表看法。如果因为该意见而使发明的专利权(全部或部分)出现疑问,欧洲专利局某一部门正在进行的任何审查程序必须考虑这些意见,直至该种审查已经结束。这意味着在审查程序必须考虑该种意见。如果所主张的意见是在文件之外(例如在使用中)存在所诉的现有技术,则只有在申请人对系争事实没有争议也不存在合理怀疑的情形下,才应该予以考虑。审查结论作出以后收到的第三人意见不会被加以考虑,而只是简单地附加在案卷中。
  还需要强调的是,依据欧洲专利公约第115条起草意见时,不仅可以提交现有技术,还可提交详细的理由。此外,应该强调欧洲专利局架构内专利权的所有问题可以而且应该在要求书中列明。这些问题包括:有力的且经常成功的质疑(这些质疑往往基于所宣称并已证明无效的优先权要求);根据欧洲专利公约第123条第(2)款的“反新事项”规定,属于初次公开范围之内的要求所进行的无法接受的修改;根据欧洲专利公约第83条不能用于教学及违反欧洲专利公约第84条缺乏显著性。
  当申请还在审查阶段的时候,根据欧洲专利公约第115条提出的即便是声称缺乏显著性的意见也是可以接受的。相反,这种声称缺乏显著性的意见在异议中是不可以接受的。因为正如在引言中所提到的,违反欧洲专利公约第84条并未被列入可提起异议的依据。
  此外,质疑方还获得一个好处,即通过提起意见以延长审查时间(否则就只能在专利所有人被授予专利权之后再提起专利异议审查),然而这种迟延最多12个月,大大快于异议审查。审查员决定授权或不授权之后,至少双方能够在法律确定性方面更加明确,使其能够从商业角度处理该结果。
  如果意见未被接纳,仍然有机会提起异议。然而,异议当然只有在质疑方能够提供新的证明材料的情况下才有希望。
  通常,依据作者的个人经验,从心理学的角度看,一个审查员更加倾向于根据欧洲专利公约第115条认真考虑授权批准前提起的合理意见,而不是考虑授权批准后在一个耗时昂贵的异议审查中所主张的无效原因,那时即便是最好的审查员也已经忘记他或她为什么以一种具体的方式考虑某个特定的理由。
  经验和统计数据清晰显示,欧洲专利一旦授予就很难撤消。总之,可以说第115条规定的对当前未决审查提起意见和在线文件审查进行的质量保证控制,以及针对申请人的修改有机会提起第二次和第三次意见,已经证明了这些都是挑战危险专利(申请)的非常强大有效的工具。这就是为什么我认为挑战专利的现代秘密在于不让竞争者的威胁申请过程最终获得授权批准。
  因此,上文所述第115条规定的第三人意见超越冗长耗时的异议审查的优势,使得其成为欧洲专利机构咨询业务中非常重要的组成部分。

  作者简介
  Jürgen Kaiser 博士自1993年以来,一直是德国慕尼黑弗朗西市Winter Brandl Füerniss Huebner Roess Kaiser Polte Partnerschaft专利和律师事务所(www.WBetal.com <http://www.WBetal.com>)的合伙人,擅长生物技术申请、异议和诉讼程序。他还在Weihenstephan应用科学大学生物工艺及生物信息学院以及Deggendorf 应用科学大学商业管理学院兼教知识产权合同法课程。

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