Bilski v. Kappos——关于美国商业方法专利和软件专利的最新评论

总第42期 文/William C. Rowland,Weiwei Y. Stiltner发表,[专利]文章

William C. Rowland Buchanan Ingersoll &Rooney PC律师事务所合伙人, 前美国律师协会知识产权委员会主席

Weiwei Y. Stiltner Buchanan Ingersoll &Rooney PC律师事务所律师

 

  裁判要旨
  2010年6月28日,美国最高法院对Bilski v. Kappos一案做出判决。最高法院一致判决维持联邦巡回上诉法院的判决,认定相关发明并不构成《美国法典》第35篇第101条所规定的法定专利对象。
  最高法院多数意见认为,联邦巡回上诉法院在全席判决中所采用的“机械关系标准或物质转化标准”是一项可资利用的重要线索,该标准要求一套专利工序必须关联具体的机械设备,或者可以将物体转化成其他状态或其他东西,不过,该标准不是认定一套工序是否有资格申请专利的唯一判断标准。关于如何认定一套工序是否具有可专利性,或者是否属于抽象概念,最高法院并未规定任何新的判断标准或绝对原则。最高法院实际上又走回到先前判例,认为专利对象是除自然规律、物理现象和抽象概念之外,普天之下人类所制造的任何东西。此外,多数意见明确指出,某些商业方法仍然可以申请专利,不过前提是它们不属于前述三种例外情况中的任何一种。也因此,软件专利的申请大门仍然敞开,软件仍然属于可申请专利的非例外情况。
  针对最高法院对Bilski一案的判决,美国专利商标局已经通知专利审查员,对于不符合机械关系标准或物质转化标准的专利申请,仍将继续根据第101条规定拒绝批准,但是允许专利申请人以其专利申请并非指向抽象概念为由提出抗辩。由于对Bilski一案的判决目的不是为第101条所规定的法定专利对象规定新的判断标准,因此有必要分析这一领域的在先判决,以便掌握第101条规定涉及的规范。通过分析在先判决,可以明确以下几点:
  如果一项权利要求所包括的内容除了自然规律、物理现象或抽象概念之外,几乎没有其他内容,则该权利要求很可能不属于法定专利对象。
  对于一套数学公式,如果只是把应用范围限制在某个特定的技术用途,则该数学公式不会因此变成专利对象。抽象的数学公式不属于法定专利对象,无论专利申请范围是包含该公式的全部用途,还是申请人所限制的部分用途。
  对于一项包含数学算法的权利要求,如果除了数学算法之外,还包括独创概念,则该权利要求可能属于法定专利对象。遗憾的是,对于包含数学算法的权利要求,如何认定该权利要求是否属于第101条所规定的法定对象,还没有简单直接的判断标准。如果一项权利要求:(1)关联具体的机械设备;或者(2)将具体物体转化成其他状态或其他东西,即,如果该权利要求满足了联邦巡回上诉法院所指“机械关系标准或物质转化标准”,则该权利要求可能属于第101条所规定的法定专利对象。

  第101条的历史
  在1973年《专利法》中,作者杰斐逊规定,法定专利对象是“任何新型并且有用的工艺、机械、制造品或物质成分,或者[其]任何新型的或有用的改进”。之后的1836年、1870年和1874年《专利法》也采用了同样宽泛的规定。1952年,议会重新整理了《专利法》,将“工艺”一词替换成“工序”,其余仍然保留杰斐逊的原话。随同1952年《专利法》同时发布的《委员会报告》指出,议会旨在说明法定专利对象“包括普天之下人类所制造的任何东西”。
  Bilski一案已经不是最高法院第一次解释第101条的含义了,尤其是其中“工序”一词的含义。为了更好地掌握这一问题的历史,下面将选出几个在先案例进行讨论。

  Gottschalk v. Benson案:
  在Gottschalk v. Benson一案(409US63(1972)) 中,最高法院裁定一种将二进制编码的十进制数字转换成纯二进制数字的方法不构成第101条所规定的法定专利对象。正如最高法院所指出的,该被主张的方法可以使用计算机实现,也可用人工方式实现。
  最高法院在分析中,援引了几个在先案例:
  “尽管科学真理或其数学表达式不是可以授予专利权的发明,但是在科学真理所提供的知识的帮助下,创造出的新颖的、有用的结构却可能是可以授予专利权的发明”。MacKay Co. v. Radio Corp. 案 (306 US 86,94(1939))。
  “概念本身不具有可专利性”。Rubber-Tip PencilCo.v.Howard案(20wall.498,507(1874))。
  “抽象的原则属于基本真理、原始起因或动机,没有任何人能够在这三者之中主张任何专属性权利,因此这三者不可能被授予专利。”LeRoy v.Tatham案(14How.156,175 (1853))。
  “发现此前未知的自然现象的人,无权就该自然现象主张法律所承认的独占权。如果根据该发现做出任何发明,则该发明必须源自该自然规律的应用,并且是为实现新型的、有用的目的。”Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co.案 (333 U.S.127, 130(1948))。
  最高法院结论认为,对于一项不包含具体机械的工序权利要求,其是否将一个物体转化和缩减成“其他状态或其他东西”是判断该权利要求是否具有可专利性的线索。最高法院尽管认为本案中的权利要求不具有可专利性,但仍细心地指出,本判决并非阻止向计算机服务程序授予专利权。

  Parker v. Flook案:
  六年后, 最高法院判决了Parkerv. Flook案(437 US584(1978))。在 Flook一案中,最高法院再次确认了一项原则,即:发现新颖且有用的数学公式本身不得被授予专利权。在Flook一案中,系争应用指向一种更新报警极值的方法。该方法主要由三个步骤组成。第一步:仅仅测量相关工序变量(如:温度)的当前值。第二步:利用数学算法,计算更新后的报警极值。第三步:调整实际报警极值至更新后的报警极值。常规的改变报警极值的方法与该专利申请中所描述的方法之间,唯一的区别在第二步--数学算法或数学公式。操作人员只需知道原始报警基数、适当的安全域度、每次更新的间隔时间、当前温度(或其他工序变量),以及适当的加权因数(用于计算原始报警基数和当前温度之间的平均值),就可利用该数学公式,计算出更新后的报警极值。
  最高法院指出,在由碳氢化物的催化化学转化过程所构成的工序中,相关专利请求涵盖了利用该数学公式更新任何工序变量报警极值的任何一种情况。不过,最高法院还指出,相关专利请求并未涵盖每一种可以想见的该公式的应用情况。最高法院将本案中的专利对象与Gottschalk v. Benson一案中的专利对象进行区别,认定Gottschalk v. Benson一案中的权利要求将“完全独占该数学公式的优先使用权,事实上变成对该数学算法本身的专利”。在 Flook一案中,最高法院认定,在相关权利要求之外还存在使用该数学公式的其他情况,并且这些情况还将继续持续存在于公共领域。
  最高法院认为,一套工序不能仅仅因为其中含有自然规律或数学算法而变得不具有可专利性。不过,不仅数学算法,相关工序本身也必须以新型的、有用的方式应用该数学算法。

  Diamond v. Diehr案:
  在第101条所涉及的领域,最高法院的另一个重要判决是Diamond v.Diehr案( 450DUS175(1981))。在Diamond v.Diehr一案中,系争发明是一种将未固化的合成生橡胶加工成固化的精密产品的成型工序。该工序利用模具,首先在一定温度和压力下将未固化的原料定型,然后在模具中对合成橡胶进行固化处理,这样产品将保持原有形状,在成型完成后可以直接使用。
  专利审查员在第一次审查Diehr的专利申请时,认定其所主张的部分步骤是由计算机执行,而其余步骤都是“常规步骤”,因此这些步骤不能为其权利要求带来可专利性。
  Diamond v. Diehr一案的判决重点是在Gottschalk v. Benson一案中所运用的“物质转化标准”:对于一项不包含具体机械的工序权利要求,其是否将一个物体转化和缩减成‘其他状态或其他东西’是判断该权利要求是否具有可专利性的线索。最高法院结论认为,相关权利要求涉及到物体的转化。尽管该权利要求中明确包含数学公式,但是相关权利要求寻求保护的对象是一种合成橡胶的固化工序。对于指向法定专利对象的权利要求,不能仅因为其中利用了数学公式、计算机程序或数字计算机,而认定该权利要求不属于法定专利对象。
  对于专利审查员的分析,最高法院指出,权利要求必须整体考虑,那种将权利要求分割成旧元素和新元素,并且在分析时忽略旧元素的做法是不适当的。
  因此,最高法院认为,一项不具有可专利性的原理不会因为权利要求所包含的不具有实质性意义的后续工艺活动,而变成一套具有可专利性的工序,但是,尽管如此,仍然认定本案中的权利要求属于第101条所规定的法定专利对象。

  Flook案和Diehr案的比较:
  首先可以看出,Diehr案的专利审查员遵循了Flook案的指导,结论认为,申请人所主张的部分步骤是由计算机完成,而其余步骤则属于“常规步骤”,因此不能给相关权利要求带来可专利性。然而,对两案的判决却得出不同结论:Flook的权利要求不具有可专利性,而Diehr的权利要求却具有可专利性。
  对Diehr一案的分析似乎有别于Flook案,在Flook案中,最高法院的表述是:“常规的改变报警极值的方法与本案专利申请中所描述的方法之间,唯一的区别在第二步--数学算法或数学公式”。要解决这种差异,就要认识到:当一项权利要求是对一个数学公式(或科学原理或自然现象)的重述时,必须审查该权利要求所寻求专利保护的对象是否是抽象的数学公式。不具有可专利性的原理不会因为不具有实质性意义的后续工艺活动,而变成具有可专利性的工序。
  在对Flook一案的分析中,最高法院在承认分析结果并不总能做到清清楚楚的同时,进而推论认为系争权利要求寻求专利保护的对象是抽象的数学算法。相比之下,在Diehr一案中,最高法院认为,如果一项权利要求含有数学算法,并且在整体考虑时,实施或应用该数学公式的结构或工序所执行的功能是专利法的保护对象,则该权利要求符合第101条的规定。两案的区别在于:当一项权利要求是数学算法的应用方法时,不涉及数学算法的步骤是否能够剥离;该权利要求是否必须做整体考虑。
  虽然可能难以用一个简单直接的标准,在这两个案件之间取得平衡,但是我们可能从Diehr一案的判决中找到线索。该判决称:关于Diehr的权利要求中所利用的公式 [阿累尼厄斯方程式],“虽然该公式单独不具有可专利性,但是,当设计出一个橡胶固化工序,且该工序中所含有的解决方案比该方程式本身更加有效时,则该工序至少不应被第101条排除在备选范围之外”。因此,Diehr认为其所主张的不是单纯的、配以不具有实质意义的后续工艺活动的数学公式。在判决中出现的“更加有效”一词即暗示最高法院认定Diehr的权利要求中除了该数学公式,还包含可专利性内容。

  State Street和AT&T案:
  在最高法院判决了上述Benson案、Flook案和Diehr案之后,联邦巡回上述法院又判决了两起涉及如何解释第101条的案件:State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc. 案 (149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)) 和AT&T Corp. v. Excel Communications Inc.案 (172 F.3d 1352 (Fed.Cir.1999))。这两起案件的系争权利要求中都含有第101条所规定的专利对象。
  然而,最高法院在Bilski案的判决中却声明:“不应将今天意见的任何内容解释成赞同联邦巡回上诉法院曾经使用过的关于第101条的解释(具体参见State Street, 149 F.3d,at 1373; AT&Corp.,172F.3d,at1357)。”因此,对State Street 和AT&T案的详细分析可能不会对分析Bilski案有多少帮助。

  Bilski案的历史:
  在专利申请书中,Bilski所主张的发明解释了商品的买家和卖家如何才在能源市场上预防或对冲价格变动风险。
  专利审查员驳回了Bilski的专利申请,并解释说,该发明“不是在具体的设备上实施,而只是对[一个]抽象概念的操作,在应用范围没有限制的情况下,解决了一个纯粹数学问题,因此该发明所指向的不是技术工艺”。美国专利复审和干预委员会裁定维持原裁定,并且结论认为该专利申请只涉及思维上的几个步骤,这些步骤没有转化实体物质,并指向的是抽象概念。
  美国联邦巡回上诉法院全席听审了该案件,判决维持原裁定。本案产生了五种不同意见。为认定被主张的发明是否属于第101条所规定的可授予专利权的“工序”,联邦巡回上诉法院拒绝采纳现有认定标准,即最高法院在审理State Street和AT&T案时所明确的认定标准--“该发明是否产生出有用的、具体的、有形的结果”。联邦巡回上诉法院认为,“如果满足以下条件,则被主张的工序当然可能被授予专利:(1)该发明直接关联具体的机械设备;或者(2)该发明将具体物体转化成其他状态或者其他东西”。联邦巡回上诉法院结论认为,这种“机械关系标准或物质转化标准”是“根据第101条进行分析时适用的唯一标准”,也因此是“根据第101条规定认定工序的可专利性的标准”。联邦巡回上诉法院应用机械关系标准或物质转化标准,认定上诉人的专利申请不具有可专利性。

  最高法院对Bilski v. Kappos案的判决
  被告在最高法院提出三个论点,论证Bilski所主张的工序不属于法定专利对象:(1)该发明既没有关联具体的机械设备,也没有转化物体;(2)该发明涉及的是商业方法;以及(3)该发明只是抽象概念。对于前两个论点最高法院认为机械关系标准或物质转化标准不是判断第101条所规定的可授予专利权“工序”的构成要件唯一标准,商业方法并未被明确排除在第101条所规定的可授予专利权的“工序”之外。不过,最高法院结论认为,Bilski所主张的工序不属于法定专利对象,原因是该工序是抽象概念。尽管如此,多数意见认为,专利法的目的是在已经确立的三种例外情况之外,适用更广大的范围。Kennedy大法官宣读了最高法院的多数意见。首席大法官Roberts、大法官Thomas及Ali to全程听审,大法官Scalia亚临时参审。在最高法院对Bilski一案的判决中,以下几个方面尤其值得关注。

  天才应当得到自由的鼓励
  最高法院在分析机械关系标准或物质转化标准以及商业方法之前,首先援引了Diamond v. Chakrabarty案 (447 US 303(1980)),该案判例指出,议会在制定第101条时使用了泛指性词语,并且使用具有广泛意义的“任何”一词作为修饰语, 议会的这种做法“只是考虑赋予专利法广大的范围”。最高法院进一步指出,Diamond v. Chakrabarty一案的判例还引用了杰斐逊的名言,即“天才应当得到自由的鼓励”。
  之后,最高法院又指出,包括Chakrabarty案在内的既成先例确定,“在第101条所规定的宽泛的专利授予原则之外,存在三种例外情况,即‘自然规律、物理现象和抽象概念’。”之后,最高法院又援引第100条(b)款,根据该款,“工序”是指“包含已知工序、机械、制造品、物质成分或材料的新型用途的工序、工艺或方法”。

  机械关系标准或物质转化标准不是唯一标准
  根据机械关系标准或物质转化标准,如果一项权利要求:(1)关联具体的机械设备;或者(2)将一件具体物体转化成其他状态或其他东西,则该权利要求可能包含第101条所规定的法定专利对象。关于机械关系标准或物质转化标准,联邦巡回上诉法院结论认为最高法院赞同该标准为唯一判断标准,最高法院声明,相关先例已经确定,“为了判断某些被主张权利是否属于第101条所规定的工序,机械关系标准或物质转化标准是有用的、重要的线索和审查工具。不过,要认定一项发明是否属于可授予专利权的‘工序’,机械关系标准或物质转化标准不是唯一标准”。
  最高法院援引了Dianmond v.Diehr案,称:“ 除非有其他规,‘对词语的解释应当采用其普通的、现代的、普遍的含义’。”最高法院进一步称:“本院并不知晓‘工序’一词所具有的任何普通的、现代的、普遍的含义要求把它与某一机械或某一物体的转化联系在一起。”

    商业方法没有被明确排除
  关于商业方法专利,最高法院认为,对“工序”一词的解读并没有明确排除商业方法。最高法院特别指出,其并未发觉有任何观点认为“方法”的“普通的、现代的、普遍的含义”不包括商业方法。最高法院进而指出:“由于联邦法律也明确地考虑到至少某些商业方法专利是存在的这一事实,因此那种认为商业方法专利被明确排除在第101条规定范围之外的观点更加站不住脚。根据《美国法典》第35篇第273条(b) 款(1)项,如果专利权人根据‘专利中提出的方法’主张侵权,则被控侵权人可以主张在先使用抗辩。仅为本项抗辩之目的,‘方法’是指‘实施或从事商业的方法’(§273(a)(3))。换言之,通过允许本项抗辩,法律本身已经承认商业方法专利的存在可能……第273条所做的就是明确商业方法只不过是‘方法’的一种,即:商业方法至少在某些情况下,有资格根据第101条获得专利权。”
  最高法院指出:“如果上诉法院对那些主张商业实施方法权利的专利申请成功划定了一个较小的种类或分类,并且裁定该类专利申请不具有可专利性,原因是它们意图为抽象概念申请专利,则这一结果可能非常符合有约束力的先例。”

  Bilski所主张的工序是抽象概念,因此不是法定专利对象
  根据多数意见,Bilski专利申请书的第1项和第4项权利要求解释了对冲的基本概念,并且将其缩减成为一个数学公式。最高法院勉强根据Benson案、Flook案和Diehr案判决了本案。根据对Benson案、Flook案和Diehr案的判决,最高法院认定“申请人的权利要求不属于可授予专利的工序,因为这些权利要求意图为抽象概念申请专利”。
  此外,最高法院认为,Bilski的其余权利要求都是关于在商品和能源市场上如何利用对冲的宽泛举例。最高法院以Flook案为依据,“该案明确了一点,即将抽象概念限定于一个使用领域或者增加象征性的后续工艺活动的做法,不能使抽象概念具有可专利性”,认为Bilski专利申请书中的其余权利要求都是非法定专利对象。

  法院拒绝为专利法规定范围
  最高法院指出,可以根据现有的关于抽象概念不具有可专利性的先例,驳回申请人的专利申请。“因此,本庭不需要对专利‘工序’的构成元素做深入规定,本庭只需要指出第100条(b)款对‘工序’的定义,并且遵循Benson案、Flook案和Diehr案所提供的指导原则。”

  两项并存意见不同于多数意见
  在判决书中,还存在两项并存意见,分别由大法官Stevens和大法官Breyer做出。并存意见在诸多方面都不同于多数意见。并存意见批评了多数意见按照“普通的、现代的、普遍的含义”解释第101条中术语的做法。此外,大法官Stevens经过长时间考察历史,结论为有可靠的历史证据表明,商业实施方法不构成第101条所规定的“工序”。
  并存意见还指出,商业方法接近“大创意”,换言之,靠近知识金字塔的顶端。并存意见认为商业方法应当不具有获得专利的资格,原因在于一个专利越靠近金字塔的顶端,社会成本就越大,进一步革新的阻力也越大。Stevens大法官似乎想要特别指出,因为商业方法是基础工具,而不是基础工具的实际应用,因此商业方法更像是自然现象、思维过程和抽象的知识概念。
  并存意见还批评了多数意见中用到的抽象概念方法,指出多数意见并未证明如何才能达成最后结论,即认为Bilski的权利要求是抽象概念。大法官Stevens指出,“比较明智的做法是认定申请人的方法所描述的仅仅是普遍性的商业交易方法,而商业方法不具有可专利性,因此申请人所主张的方法不属于‘工序’”。

  结束语
  最高法院对Bilski一案的判决导致关于如何解释第101条仍然存在不确定性。不过,根据最高法院判决中的多数意见,可以结论认为,至少目前为止,机械关系标准或物质转化标准仍然是有用的判断标准。最高法院认识到,随着新兴技术的出现,可能需要制定一些严格性低于机械关系标准或物质转化标准的新的审查方法。不过,最高法院对Bilski案的判决并未定义任何新的审查方法。
  与软件相关的发明创造具备获得专利权的资格,不过前提是该发明创造不包括明确的、既成的例外情况。例如,如果一项权利要求中除了自然规律、物理现象或抽象概念之外,几乎没有其他内容,则该权利要求可能不属于法定专利对象。此外,商业方法并没有被明确排除在专利对象之外。不过,如果商业方法意图仅为抽象概念申请专利,则该商业方法不属于法定专利对象。(译者:任庆涛)

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