浅谈《专利法实施细则》的修改

总第206期, ​郭化雨发表,[专利]文章

浅谈《专利法实施细则》的修改

郭化雨 

2023年12月11日,国务院发布《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》,修改后的《专利法实施细则》自2024年1月20日起施行。这是针对《专利法实施细则》的第四次全面修改,涉及的内容较多。作为一名专职处理国内电学领域业务的代理师,笔者将针对本次修改中与国内业务关系较为密切的部分简单谈谈个人理解,并分析新《专利法实施细则》施行后对实务工作可能带来的影响。

诚实信用原则

涉及条款

新增第十一条:“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。”

修改第五十、第五十九、第六十九、第八十八、第一百条。

实务分析

笔者认为,该修改系针对扰乱市场、浪费公共资源的非正常申请行为,其强化和细化了打击非正常申请的力度。下列各类行为属于非正常申请专利行为:

1. 所提交的多件专利申请的发明创造内容明显相同,或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成;

2. 所提交的专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果,或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况;

3. 所提交的多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机技术等随机生成;

4. 所提交的专利申请的发明创造系明显不符合技术改进或设计常理,或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围。

本次修改不仅在初审、实审阶段引入R11进行对于非正常申请的判断,还将R11条引入无效程序,即R11条可以在确权阶段作为无效条款对已授权专利进行无效,从而从根本上杜绝非正常申请行为,并有效威慑之前已经授权的、有非正常申请嫌疑的专利,降低这类专利在侵权纠纷中的使用、滥用可能。

实用新型、外观设计引入明显创造性审查

涉及条款

修改第五十条:本次修改后,第五十条明确将明显创造性问题纳入实用新型和外观设计的初审范围。也就是说,针对实用新型,审查范围不再限于《专利法》第二十二条第二款(新颖性)、第四款(实用性),而是扩大为整个第二十二条,包括新颖性、创造性和实用性。

实务分析

“明显创造性”的尺度应如何把握?笔者认为,可以根据2023版《专利审查指南》第一部分第二章第11节,即“有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定”来进行理解。明显创造性的审查尺度,应参照无效宣告程序中实用新型专利的审查尺度。

在笔者看来,这一修改会大大提升实用新型专利的授权门槛。修改前,申请人原本仅需在申请前简单考量其技术方案的新颖性;修改后,申请人可能需要对那些偏向于简单拼凑性质的实用新型专利交底书进行严格的案前把关。当然,这一修改也将有效提升实用新型专利的技术质量,减少低质量实用新型的申请数量,节约审查资源,回归实用新型专利保护的制度初衷。

程序、文本、期限

电子申请的文件递交日和送达日

修改后的《专利法实施细则》第四条第二款规定:“以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的,以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。”第四条第七款规定:“国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件,以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”

这一修改应该是基于数字化申请全面普及后的适应性修改。修改后,电子送达的文件几乎在文件发出的同时就到达当事人的电子系统,即送达日将很可能与发文日相同。因此,申请人将不再享有邮寄送达推定的15日邮路时间。

这一修改生效后可能会影响到尚未答复的审查意见的处理时限,对于负责答复OA的业务部门来说,剩余案件的处理压力可能会短暂上升。好处在于,对于期限的计算将更为直观,审查流程和周期也将缩短。

说明书附图

修改后的《专利法实施细则》删除第一百二十一条,即“附图应当用制图工具和黑色墨水绘制”的要求。随着专利证书等文件的全面电子化,附图无论以黑白还是彩色形式呈现,几乎都已经不会影响显示效果,且彩色附图还能更清楚地表达相应信息。修改后,彩色附图将被允许出现在说明书附图中。

随着技术进步,目前不少图像处理方案都和改变图像颜色有关;而在原制图要求下,此类技术方案只能通过灰度、线条等来区分不同颜色的区块,否则难以体现发明点。《专利法实施细则》修改后,代理师在处理这类案件时,制图的发挥空间将大大提升,附图也能更为直观清晰地体现发明意图。

优先权制度

优先权适用对象的延伸

涉及条款:修改R35

2020年修改之前的《专利法》规定:在外国提出的发明、实用新型和外观设计专利申请享有外国优先权;在中国提出的发明和实用新型专利申请享有本国优先权;而在中国提出的外观设计申请,不享有本国优先权。修改后的《专利法》将本国优先权延伸到在中国提出的外观设计专利申请。

在这一背景下,《专利法实施细则》完善了优先权制度的配套规则,其第三十五条修改的内容主要包括:“外观设计专利申请人要求本国优先权,在先申请是发明或者实用新型专利申请的,可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请……申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。”

修改后,外观设计可被允许要求在先申请的发明、实用新型附图的优先权,外观设计申请时机的操作空间将会大大增加;同时,针对发明、实用新型中可能涉及外观的说明书附图,其制图要求可能也将对标外观设计的标准。

优先权的改正

修改后的《专利法实施细则》第三十七条规定:“发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的,可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内,请求在请求书中增加或者改正优先权要求。”

修改后,对于发明和实用新型专利而言,申请人即使在提交专利申请时漏填或错填了某个或某些优先权,仍然可以在自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内(以后到期的为准)请求增加或改正优先权。增加或改正优先权要求的前提是申请人在提交申请时至少要求过一项优先权;如果申请人完全没有要求过优先权,则不能增加新的优先权。与优先权恢复条款相同,该优先权增加和修改条款也仅适用于发明和实用新型,而不适用于外观设计。

笔者认为,该修改对代理师而言非常人性化。此前,一旦代理申请过程中出现填写优先权信息出错的情况,其修正条件非常难以满足,因此这几乎意味着优先权的丧失。而本次修改后,针对优先权信息的调整、修改空间将大大增加,基本杜绝了因为笔误导致的不可挽回的损失。

以优先权为基础的“援引加入”制度

修改后的《专利法实施细则》新增第四十五条:“发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容,但申请人在递交日要求了优先权的,可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的,以首次提交文件的递交日为申请日。”

利用作为优先权基础的在先申请的内容补正当前申请的说明书或权利要求书中所缺失的内容,这一做法被称作“援引加入”制度,其在很大程度上方便了申请人利用在先申请完善在后申请的相关内容。例如,基于优先权的基础,可以通过援引加入制度将在先申请的全部权利要求和/或说明书直接添加到在后申请中,以实现对在后申请的完善,并避免在先申请中某些技术点被捐献的情况。

人工智能、大数据客体审查基准

这一部分的修改对应于《专利审查指南》的相关修改,涉及《专利审查指南》第九章第5.2、6.1、6.2节。笔者认为,此次修改较大地放宽了人工智能、大数据的客体认定标准,很多之前可能具有客体嫌疑的方案,在《专利法实施细则》此次修改后将可能会被认定为符合保护客体要求。

虽未限定具体技术领域,但能够改进计算机系统内部性能,也可以构成专利保护的客体

根据修改后的《专利法实施细则》,如果技术方案涉及深度学习、分类、聚类等人工智能、大数据算法的改进,该算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联,能够解决如何提升硬件运算效率或执行效果的技术问题,包括减少数据储存量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等,从而获得符合自然规律的计算机内部性能改进的技术效果,则属于《专利法》第二条第二款规定的保护客体。

此前,上述类型的技术方案如果涉及通用的模型训练改进、通用的数据分类,例如仅是针对全部分类模型的模型结构、训练逻辑改进,或仅针对全部分类场景下的数据分类,即使方案本身具有不错的改进点,但由于不涉及具体的技术应用场景,还是难以满足专利保护客体要求。此次修改意味着此类方案又有了可申请性,对于客户和代理所来说都未尝不是一件好事。

虽未限定数据是技术领域中具有确切技术含义的数据,但挖掘出数据之间符合自然规律的内在关联关系,也可以构成专利保护客体

根据修改后的《专利法实施细则》,如果技术方案处理的是具体应用领域的大数据,利用分类、聚类、回归分析、神经网络等挖掘数据中符合自然规律的内在关联关系,据此解决如何提升具体应用领域大数据分析可靠性或精确性的技术问题,并获得相应的技术效果,则属于《专利法》第二条第二款规定的保护客体。

笔者认为,本处修改的解读空间不小。例如,在模型训练中,必然能训练模型学习到输入数据和输出数据之间的内在关联关系,或者学习到在指定分类目的下输入数据中不同数据维度间的内在关联关系。如果可以如此延伸解读的话,人工智能、大数据相关技术方案的申请自由度将大大提升。

如果算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联且实现了计算机性能改进,应考虑其创造性贡献

根据修改后的《专利法实施细则》,如果技术方案中的算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联,实现了对计算机系统内部性能的改进、提升了硬件的运算效率或执行效果,包括减少数据储存量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等,那么,可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系;在进行创造性审查时,应当考虑所述的算法特征对技术方案作出的贡献。

笔者认为,这一修改服务于《专利审查指南》第5.1、5.2节;在技术方案符合专利保护客体要求的基础上,应进一步进行合理的创造性判断。

如果方案能够带来用户体验的提升且与技术特征相关,应考虑其创造性贡献

根据修改后的《专利法实施细则》,如果技术方案能够带来用户体验的提升,并且该用户体验的提升是由技术特征带来或者产生的,或者是由技术特征以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的,在创造性审查时应当予以考虑。

笔者过往处理的互联网相关专利申请中,较大比例的交互类案件都会涉及用户体验的提升。目前,对于此类案件的处理,除关注用户体验外,重点还在于挖掘出其技术效果,否则进入实审阶段,用户体验对创造性的贡献就容易被看低或忽略。本次修改后,笔者认为用户体验在创造性审查中的地位将实质性提升,交互类方案的申请量此后很有可能显著增加。

 

来源:《中国知识产权》杂志第206期

 



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