在外观设计专利侵权诉讼中，被诉侵权者有多种抗辩措施，其中现有设计抗辩和专利权效力抗辩通常会涉及相同证据。专利权效力抗辩是针对原告的涉案专利向国家知识产权局（简称“国知局”）提起无效宣告请求，现有设计抗辩是在诉讼程序中提出现有设计抗辩。实践中，被诉侵权一方为了确保诉讼案件的成功，通常会同时采用以上两种抗辩措施。本文将以近期案例为视角，详解诉讼程序中现有设计抗辩与专利无效程序中相同证据的不同作用。

基本案情介绍

本文涉及的案件是深圳BW公司诉北京RDAD公司侵害外观设计专利权纠纷[1]，涉案专利为名称“天线（MF-AF-01）”、专利号为ZL201330515332.X的外观设计专利。深圳BW公司以北京RDAD公司制造销售的产品与其专利完全相同、侵犯其专利权为由，诉至北京知识产权法院，要求被告北京RDAD公司停止制造销售侵权产品并赔偿损失。

北京RDAD公司收到应诉通知后，作为请求人向国知局提出了针对涉案专利的无效宣告请求，并向法院提出中止审理请求，一审中止审理。在无效程序中，北京RDAD公司提交了KR100887454B1韩国专利（简称“韩国专利”）等三项证据作为对比设计证据，认为原告专利与上述证据单独或组合对比不具有明显区别。经过审理，国知局最终认定，涉案专利设计与韩国专利等三项证据单独或组合对比均具有明显区别，维持原告涉案专利有效。

此后，法院继续开庭审理此案。被告北京RDAD公司在民事诉讼中应诉答辩，并提交了与上述无效程序相同的韩国专利等三项证据，提出了现有设计抗辩，认为韩国专利构成现有设计。经审理，法院认定被控侵权产品与韩国专利无实质性差异，现有设计抗辩成功，驳回了原告的全部诉讼请求。

案例法律评析

本案中，国知局的无效决定已经认定原告专利设计与现有设计具有明显区别，被告主张现有设计抗辩不成立。那么，法院支持被告的现有设计抗辩主张成立，是否与国知局的无效审查决定相矛盾？解答这一问题，首先需要我们认清二者在审查和审判标准上的差异。

专利无效程序中对现有设计的认定标准

《专利法》第二十三条第一款和第二款分别规定，涉案专利应当不属于现有设计、抵触申请以及与现有设计或者现有设计特征组合相比具有明显区别。

国知局在对外观设计专利进行审查时，进行比较的对象是被请求宣告无效的外观设计专利（简称涉案专利）与对比设计；不属于现有设计，包括没有相同或者实质相同的外观设计等情形。涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别，还包括现有设计的转用、现有设计及其特征的组合等情形。下面将通过具体案例说明专利无效程序中对现有设计的认定标准。

 

 

首先是产品种类相同或相近的认定。涉案专利的产品是天线，对比设计2公开的是“贴片天线”，二者用途相同或者相近，属于相同种类或者相近种类的产品。

其次是对于涉案专利的保护范围认定。涉案专利由六面正投影视图和立体图共七幅视图表示，未请求保护色彩，属于单纯形状的外观设计。涉案专利整体为扁平长方体，正面上表面为正方形，正面四角为圆弧倒角，正面上还有与其上表面平行、略微凸起且尺寸稍小的正方形，该尺寸稍小的凸起正方形四角具有四个小切角，四个小切角与正面上表面的圆弧倒角分别一一对应，正面上表面和侧面交界之处具有细微倒角；涉案专利侧面为长方形，底面为带有若干正方形网格，四条边框上各均匀分布有5个铆钉孔（详见涉案专利附图）。对比设计2公开的是贴片天线，其说明的中文译文第4页第3段公开称：“图1是示出传统贴片天线的示例视图，图1的贴片天线是在使用陶瓷介电基板时也称为门上的陶瓷贴片天线，图1的贴片天线将形成有预定厚度的电介质基板10夹在中间，在一侧（顶部）上放置扁平形状的贴片12作为天线，在另一侧（底部）上安装接地板14。”如图1所示，对比设计2的产品是由接地板14、电介质基板10、贴片12三部分形成的贴片天线，整体为扁平长方体，贴片天线正面上表面为正方形，正面四角为圆弧倒角，正面上还有与其上表面平行、略微凸起且尺寸稍小的正方形，该尺寸稍小的凸起正方形四角具有四个小切角，四个小切角与正面上表面的圆弧倒角分别一一对应，贴片天线的侧面为长方形，贴片天线底面没有示出，底部设有尺寸略小的四周倒圆角的薄片状接地板。

最后是关于对比设计公开的设计内容的认定。经过比对，涉案专利与对比设计2的不同点包括：（1）涉案专利是天线上盖，对比设计2是贴片天线，对比设计2内部不是中空的，上表面设有贴片以及下部设有薄片状的接地板；（2）涉案专利正方形上表面和侧面交界处具有细微倒角，对比设计2则没有；（3）二者侧面长方形长宽比不同；（4）涉案专利底面为带有若干正方形网格，四条边框上均匀分布有5个铆钉孔，对比设计2未公开底面设计。

在本案无效宣告程序中，合议组最终认定2：对比设计2是贴片天线，对比设计2的内部不是中空的，其整体结构为上中下三层设计，涉案专利与对比设计2相比具有实质性区别。在此基础上，涉案专利与对比设计2相比属于整体的组成结构完全不同的产品，具有显著不同的视觉效果，而且也没有证据表明上述区别点属于本领域的惯常设计。因此，涉案专利相对于对比设计[2]，符合《专利法》第二十三条第二款的规定，据此，国知局决定维持涉案专利有效。

现有设计抗辩中现有设计的认定标准

《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”与现有设计抗辩相关的案件，通常涉及三项外观设计，即现有设计、被控侵权产品外观设计和涉案专利外观设计。诉讼程序中，如果被告提出了现有设计抗辩，法院只能审查被控侵权产品是否采用现有设计，比较的对象是被控侵权产品和对比设计。

实质性差异的有无（或者说近似性的判断）是相对的，如果仅仅简单地对比被控侵权产品设计与现有设计，可能会导致忽视二者之间的差异以及这些差异对二者整体视觉效果的影响，从而导致错误判断，造成被控侵权产品设计与现有设计和外观设计专利三者都相近似的情况。因此，在被控侵权产品设计与现有设计并非相同的情况下，为了保证对外观设计专利侵权判定作出准确的结论，应以现有设计为坐标，将被控侵权产品设计、现有设计和外观设计专利三者分别进行对比，然后作出综合判断。在这个过程中，既要注意被控侵权产品设计与现有设计的异同以及二者之差异对整体视觉效果的影响，又要注意外观设计专利与现有设计的区别及其对整体视觉效果的影响力，考虑被控侵权产品的设计是否利用了外观设计专利与现有设计的区别点，在此基础上对被控侵权产品设计与现有设计是否无实质性差异作出判断。[3]

在本案诉讼程序中，法院在对于涉案专利保护范围的认定中提到，涉案专利产品名称虽为“天线（MTAF-01）”，但根据被告在无效程序中的陈述和专利授权文本图片，涉案专利产品实际保护的是天线上盖，并无内部电子元件，其后视图所示网格是图案。被控侵权产品为圆极化天线，由于该产品需和其他产品组合使用，其背面在使用过程中通常不会直接出现。因此，在进行特征比对时，仅以该产品上盖与涉案专利进行比对。

 

 

法院在本案判决书中认定，对于被告提出的现有设计抗辩，被控侵权产品和对比设计均为天线产品，整体形状亦均为扁平正方体设计，正方形四角均为圆弧倒角设计，正面亦有与其上表面平行、略微凸起且尺寸稍小的正方形，侧面亦均为长方形。二者的不同点仅为侧面长方形的长宽比不同。因此，被控侵权产品和对比设计无实质性差异，被告提出的现有设计抗辩主张成立。

确权与维权程序中现有设计认定的差异

通过以上分析可知，尽管确权与维权程序的比较对象是完全不同的，但二者也有关联。本案中，即使国知局作出了专利设计与对比设计具有明显区别的结论，也丝毫不会影响法院对被控侵权产品和对比设计的对比结果。

在本案判决书中，法院对于被告的现有设计抗辩主张成立是否与国知局的无效决定相矛盾这一问题，也一并作出了回应：“被控侵权产品与对比设计2无实质性差异，且在第45470号无效决定已认定涉案专利与对比设计2不构成近似设计的情况下，本院认为，被告提出的现有设计抗辩主张成立，被控侵权产品未构成对涉案专利权的侵害。”[4]这表明，法院认定被控侵权产品与对比设计2无实质差异，即按照决定书认定对比设计2和涉案专利并不构成近似设计，可以类推被控侵权产品和涉案专利不构成近似设计，更不会侵犯原告的专利权。因此，法院认定被告主张的现有设计成立，与无效决定书中认定涉案专利与对比设计具有明显区别，并不矛盾。

结语

 

 

外观设计专利诉讼和无效程序中现有设计证据的比对如图3所示。图中，路线3是专利无效宣告程序，其比对的对象是涉案专利和现有设计。在专利无效宣告程序中，如果审查机构认定涉案专利和现有设计无明显区别，则涉案专利将被宣告无效，原告将不再享有对涉案专利的专利权，因专利权基础丧失，诉讼程序将自然终止；如果涉案专利没有被无效，那么当事人就需要进行诉讼程序中路线2和路线1的比对。如果路线2（现有设计抗辩）成功了，当事人便无需进行路线1的比对，即无需进一步确定被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；如果现有设计抗辩不成功，那么当事人还需要进一步进行路线1的比对，即确定被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围。

总结而言，在外观设计专利侵权诉讼中，应当准确、全面把握现有设计证据在不同程序中的作用。首先，应将比对对象的区别特征按照不同的比对对象、顺序和界定标准进行识别和梳理，在此基础上，对相同和不同的区别设计特征进行分析，界定功能性特征、惯常设计特征以及使用时不容易看到的特征等对整体视觉效果的影响，再准确评估进行现有设计抗辩以及请求宣告涉案专利无效的可行性和可能性，合理规划答辩的方向和策略，最终促成案件审理者和审判者对于设计特征事实的查明和对法律的准确适用，最大限度地维护当事人的合法权益。

 

注释：

1北京知识产权法院（2020）京73民初89号判决书。

2 国家知识产权局第45470号无效宣告请求审查决定书。

2最高人民法院（2010）民提字第189号民事判决书。

4 北京知识产权法院（2020）京73民初89号判决书。

 

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