智能汽车全球标准必要专利许可费率管辖权问题探析

王荣 北京允天律师事务所律师 专利代理师

王萌 北京允天律师事务所律师 专利代理师

林韵英 北京允天律师事务所 专利代理师

全球性的互联互通，使得无线通信标准技术可以应用于全球的每个角落，而被纳入标准中的专利技术持有人则欲借此布局全球性的专利组合，并积极寻找专利技术的实施者，以获得标准必要专利（standard essential patent，SEP）的许可性收益。当专利权人将专利申报为标准必要专利时，标准制定组织（SSO）会依据知识产权政策等要求专利权人作出不可撤销的FRAND/RAND许可承诺。当然为了利益平衡，专利权人负担义务的同时也会被赋予寻求专利许可使用费的权利，在标准的加持下，这也是专利权人喜闻乐见的。但现实情况是，不同地域的专利权人和实施者对模糊的FRAND/RAND理解并不一致，其法律背景、商业习惯等也有所不同，这直接导致所谓的“专利劫持”与“反劫持”之间的矛盾变得十分常见。

问题的提出

为解决专利许可费的问题，专利权人和标准实施人会诉诸谈判、诉讼甚至伴随着无效等手段。

基于不同国家或地区的同族专利布局，专利权人可以同时在不同的国家对标准实施者提起侵权诉讼或许可费之诉，这就引发了不同法域间的平行诉讼。在标准必要专利侵权诉讼中，专利权人的最终目的不是禁令，而是迫使实施者接受谈判条件或接受法院裁定的许可费率。通常而言，专利权人与实施者在谈判过程中会寻求达成一揽子全球许可或者按照国家分别许可。当产生纠纷、诉诸法院时，不论专利权人还是实施者，选择哪家法院进行标准必要专利许可费裁定，以及裁定何种范围的标准必要专利组合费用，既是技术问题，也是法律问题。

智能汽车正在改变全球汽车产业格局，成为目前我国汽车产业创新的主要布局和发展方向。智能汽车中的联网功能同样需要使用无线通信标准，从而涉及到通信标准必要专利许可问题。目前，关于智能汽车行业中的标准必要专利诉讼已经在欧洲、美国、日本等国家或区域经历了从如火如荼到鸣金收兵的发展过程。尤其是以Avanci为代表的专利池中的专利权人，为了向智能汽车行业收取专利许可费用，已经在欧洲、美国、日本等地针对实施者发起了多起标准必要专利诉讼，结果是迫使包括德国的奔驰、宝马、奥迪、大众，英国的路虎、捷豹、宾利，美国的福特、通用，日本的丰田、本田、三菱等车企均作为被许可人加入了Avanci。可以说，Avanci几乎已经将国外主流车企收割完毕。国内车企或许没有那么容易成为“温顺被许可人”，而Avanci与国内智能汽车企业间的标准必要专利纠纷也终将“虽迟但到”。但目前，尚未有关于智能汽车行业标准必要专利侵权或许可费等方面的裁判文书，而手机行业的标准必要专利纠纷案件相对来说发展较为成熟，其裁判文书、标准必要专利政策等可以给智能汽车领域提供重要的参考和借鉴。

手机行业全球SEP组合许可费率的管辖实践

由于专利具有地域性特点，加之对司法主权的考虑，某一法域的专利稳定性及侵权判断只能由该法域的司法机关裁判，这是基本的国际共识。即使出现如美国法院在Microsoft Corp. v Motorola Inc.[1]案中对全球许可费率进行裁判的情况，也是基于双方同意而进行的。因此，英国法院在“Unwired Planet vs. Huawei and Conversant vs. ZTE and Huawei”系列案中，未经双方同意作出的“英国法院有权对全球标准必要专利许可费进行裁判”的裁决，极大触动了其他国家的司法主权神经。

英国的全球许可费率管辖

Unwired Planet vs. Huawei案历经英国高等法院、上诉法院及最高法院，最终以判例的形式确认英国具有全球标准必要专利许可费的管辖权。该案突破常规的地方在于，作为当事人一方的华为公司始终反对英国法院对全球专利许可费进行裁判，但英国法院仍坚持作出了其认为符合FRAND的全球许可费率，并采用“若华为不采纳该全球许可费率将颁发禁令”的方式执行该全球许可费率。英国法院的核心观点在于，专利权人申报标准必要专利时已经作出不可撤销的FRAND承诺，实施者一旦采用标准必要专利，则意味着双方构成合同权利与义务。而专利权人的声明中包括了所有已有及未来的专利组合，全球的专利组合已经包括在ETSI（欧洲电信标准化协会）知识产权政策中，基于此的标准必要专利许可费也寻求全球性的许可。英国法院没有权利管辖他国专利的有效性及侵权问题，但可以基于合同性的约定对全球专利组合的标准必要专利许可费进行管辖，并据此作出裁判。Unwired Planet vs. Huawei案也让英国法院成为全球标准必要专利许可费诉讼首选地之一。

在后提起的Conversant vs. ZTE and Huawei两案，便是Conversant在英国法院于Unwired Planet vs. Huawei案裁定全球许可费率后才在英国提起的。在OPPO与诺基亚的一列标准必要专利纠纷案中，诺基亚也寻求在英国法院裁定全球许可费。虽然OPPO提出管辖权异议，但英国法院最终还是依据Unwired Planet vs. Huawei案判例，确立了其对全球标准必要专利许可费的管辖权。

由此可以看出，英国法院已经决心要将标准必要专利组合全球费率的裁定权握在手中。而且在以上案件中，英国法院裁定的全球许可费率明显要比国内高，这无疑改变了标准必要专利诉讼管辖地的格局，也同时提高了包括PAE（专利主张实体）在内的专利权人选择对其更有利的法院以裁定全球许可费率的积极性。

德国的全球许可费率管辖

德国同样也是标准必要专利诉讼热门地，这更多是因为德国法院更倾向于在标准必要专利纠纷案件中颁发禁令。一旦被认定侵权成立，被告很可能会面临禁令的威胁。但德国法院在全球许可费率上的态度与英国明显不同，其更加注重本国以及国外的司法主权及国际礼让。例如，2020年，德国慕尼黑地区法院在小米诉InterDigital案中强调，若小米公司在可以颁发禁诉令的法院起诉并请求裁决全球费率，德国法院将颁发禁诉令（或反禁诉令）[2]。可见，德国法院不仅拒绝裁决全球费率，对他国法院裁决全球费率也持反对态度。

中国的全球许可费率管辖

2018年，在英国法院作出Unwired Planet vs. Huawei案判决后，华为在南京中院提起了针对Conversant的平行诉讼，并在诉讼中仅请求法院裁定中国地区标准必要专利的许可费率，未包含中国法域之外的专利组合许可费率。基于当时的考虑，华为在英国案中明确反对英国法院裁定全球许可费率，因此其在中国提起的费率之诉仅请求裁定中国地区的许可费率，也符合其一贯立场和主张。当然，司法界和学术界均不认同英国法院裁定全球许可费率的做法，即使华为为了牵制英国法院提出裁定全球费率，国内没有法院明确裁定过其具备全球许可费率管辖权的现实情况，也可能限制华为进一步推动南京中院裁定全球许可费率。

不过，随着2020年8月英国最高法院裁定“英国法院具有标准必要专利全球许可费率管辖权”后，我国对于全球许可费率的管辖立场也发生了变化，包括：

夏普于2020年分别在日本、德国、台湾等地针对OPPO提起专利侵权之诉。为了应对侵权之诉，OPPO在挑战专利有效性的同时，分别在深圳和日本提起标准必要专利之诉。其中，OPPO在深圳市中级人民法院的诉讼请求中包括了裁定OPPO与夏普全球标准必要专利许可费率。对此，夏普提出管辖权异议。2020年10月，深圳中院驳回夏普的管辖权异议，首次裁定深圳中院有权管辖全球标准必要专利许可费率。

2020年6月，小米公司在武汉中院提起了对InterDigital的标准必要专利诉讼，并在诉讼请求中请求法院裁定标准必要专利全球许可费率。2020年12月，三星公司在武汉中院提起了对爱立信的标准必要专利诉讼，同时请求裁定爱立信公司全球专利组合的许可费率。

2021年8月，最高人民法院也在夏普的管辖权异议上诉裁定中确认，深圳中院有权管辖涉案标准必要专利在全球范围内的许可纠纷。该案的裁判要点在于：首先，本案当事人均有就涉案标准必要专利达成全球范围内许可条件的意愿，且就此进行过许可磋商。其次，本案标准必要专利许可纠纷显然与中国具有更密切的联系。最后，管辖合意并非特定法院就标准必要专利全球许可条件进行管辖和处理的必要条件。在当事人具有达成全球许可的意愿且案件与中国法院具有更密切联系的情况下，原审法院在对本案具有管辖权的基础上，认定其适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决[3]。

国内智能汽车全球SEP组合许可费率管辖的思考和建议

目前，国内智能汽车行业尚未与标准必要专利权人发生大规模的许可纠纷。智能汽车“出海”是大势所趋，国内智能汽车制造商或者通信模块零部件制造商要及时关注标准必要专利权人的动向，在全球多个国家或地区能够裁定标准必要专利全球许可费率的情况下，尽量做好主动选择有利的全球许可费率管辖法院的准备。

遵循FRAND原则的同时注意SEP组合范围

目前的司法实践中，专利权人或实施者寻求某个地区的标准必要专利许可费率或者全球标准必要专利许可费率裁决，都是符合FRAND原则的。在此基础上，最高人民法院在OPPO与夏普案中考虑了双方达成全球范围内许可条件的意愿以及许可磋商情况。如果反向思考，双方在谈判过程中没有达成全球许可的意愿也没有就此进行过磋商，仅就单个国家或地区进行许可磋商，则发生纠纷时，即使原告的诉讼请求中包括对全球许可费率的裁定，法院能否进行裁判也需要进一步判断。英国的全球许可费率管辖依据的是ETSI知识产权政策等提出的对全球标准必要专利组合的许可意愿。因此，标准实施者和专利权人在双方磋商中需要关注标准必要专利组合范围，若考虑到后续可能提起的许可之诉，仅涉及某个国家或地区的谈判范围可能会对后续的全球费率管辖有所影响。

建立智能汽车实施者谈判组织

标准必要专利许可谈判周期长，涉及较多的专业技术及法律问题。我国智能汽车企业或零部件制造商大部分缺乏相关的经验及储备，有必要群策群力。全球许可费率的管辖也会综合考虑与我国相关的诸多因素，如果谈判组织中成员的市场份额绝大部分在国内，谈判组织的建议或者诉求也将更容易地传递到相关主管机关。此外，智能汽车行业涉及的多数通信领域标准必要专利权人已经形成了专利池（例如Avanci等），在与福特、大众等实施者谈判过程不顺利的情况下，专利池中的多个专利权人在多地提起侵权诉讼并要求禁令，迫使福特、大众等公司加入专利池成为被许可人。可以说，专利池中的专利权人具备丰富的谈判及诉讼经验，被许可人被逐个击破的可能性较大。大众集团在4G专利许可谈判期间牵头成立了“Licensee Negotiation Group”（LNG）这一被许可人的谈判组织。虽然最终大众集团也加入了Avanci专利池，但LNG对后续美国、欧盟、日本等国家和地区的标准必要专利政策产生了较大影响。可以预料的是，在5G专利许可谈判中，该组织同样会发挥较大的作用。

探索分区域裁判全球费率

有权裁定全球标准必要专利许可费率，并不意味着只会给出一个全球性统一的许可费率。较为合理的裁定需要考虑不同国家或地区的市场份额、消费水平、专利数量等，以区分不同的费率市场。在TCL诉爱立信案中，美国法院根据爱立信的专利实力差异，将全球市场划分为美国市场、欧洲市场和其他市场，在确定整体费率、爱立信标准必要专利份额和爱立信的地区专利实力比例的基础上，采用Top-down方法，最终确定爱立信在上述三个市场的许可费率[4] 。不同国家法院划分市场费率的标准可以不尽相同，但这种分区域裁判全球费率的思路相对充分地考虑了标准必要专利在不同区域的数量、价值、有效性等和许可费率之间的关系，也相对缓和了专利权人与标准实施者关于全球标准必要费率管辖法院的争夺。

结语

在“技术专利化、专利标准化、标准许可化”的经济竞争趋势下，未来的国际竞争实际上是一场技术标准的竞争[5]。现阶段，各国之间的标准必要专利或者技术创新竞争不断加剧，大型标准必要专利权人在全球积极布局同族专利，智能汽车所占市场份额不断攀升。为了争夺审判热门地或维持创新优势，世界上主要的国家可能会逐渐采用立法、判例及知识产权政策等方式，对全球标准必要专利许可费率管辖权表明态度。因此，合理有效地选择全球标准必要专利许可费率管辖法院，对专利权人和实施者都至关重要，也有助于快速解决标准必要专利权利人与标准实施者之间的利益冲突。

注释：

[1]Microsoft Corp. v Motorola Inc. Case C10-1823JLR, 2013 US Dist LEXIS 60233.

[2]InterDigital v Xiaomi, Regional Court Munich I, 7 O 14276/20, [2021] BeckRS 3995.

[3]夏普株式会社赛恩倍吉日本株式会社OPPO广东移动通信有限公司OPPO广东移动通信有限公司深圳分公司标准必要专利许可纠纷民事二审民事裁定书，（2020）最高法知民辖终517号，2021年08月19日。

[4]郭禾，吕凌锐.确定标准必要专利许可费率的Top-down方法研究——以TCL案为例[J].知识产权，2019(2): 58-68.

[5]万雪茹. 标准必要专利全球许可费率管辖权 ：扩张趋势与中国因应[J]. 争议解决, 2022, 8(4): 1263-1270.

免责声明：凡本网注明"来源：XXX（非中国知识产权杂志出品）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错：13621279650 13621252760，邮箱：chinaip@chinaipmagazine.com