浅析中美专利审查中关于附图的规定及应对策略

赵昀彬  北京博浩百睿知识产权代理有限责任公司专利代理师

伴随着全球经济一体化趋势日益增强，为技术创新保驾护航的专利布局不再局限于国内市场。更多国内企业为了将核心、重要技术产品推向海外市场，开始同步实施专利的海外布局。在以国内申请为优先权进入海外不同国 家的过程中，由于各国专利审查制度针对相同问题的审查标准可能存在一定差异，申请人及专利代理师需要熟悉不同国家在审查标准上的差异，并提前制定应对策略。

在此背景下，面对中美专利审查中对于专利附图的不同审查规定和要求，笔者拟针对其中需要关注的问题进行探讨，并提出相应的应对策略。

中国专利审查中关于附图的规定与解析

相关规定 

我国的专利审查中，有关附图的审查要求主要出现在《专利法实施细则》中，具体规定如下 ：

第17条 发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容 ：

……

（五）具体实施方式 ：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式 ；必要时，举例说明 ；有附图的，对照附图。

第18条 发明或者实用新型说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致。

第19条 权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内，便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。

法律解析 

基于上述法律规定可以看出，我国专利法规对于专利申请中附图作用的描述，主要体现在两个方面 ：一是可以对照附图理解发明或者实用新型的具体实施方式 ；二是可以对照附图理解发明或者实用新型的权利要求。

由此可见，附图在中国专利申请中的主要作用在于：辅助该附图对应实施方式所提供的文字描述，以更加清楚、完整、充分地理解权利要求所记载的技术构思及其具体实现过程。

从国内申请的长期实践来看，以电学领域的发明案件为例，附图中通常需要呈现如下几类内容 ：

其一，在硬件结构类申请文件中，附图需要在呈现传统结构的主要组成部件的基础上，清晰、直观地呈现该结构中体现发明点的新增部件，以及该新增部件与传统结构的现有部件之间的连接关系。

其二，在图像渲染类申请文件中，附图需要在呈现利用传统渲染方式所得到的画面表现的基础上，对比呈现利用体现发明点的改进渲染方式所得到的画面表现。

其三，在人工智能类申请文件中，附图需要在呈现传统的神经网络模型架构的基础上，清晰、直观地呈现该模型架构中体现发明点的新增模块。

其四，在通信交互类申请文件中，附图需要在呈现传统的通信交互流程的基础上，清晰、直观地呈现该交互流程中体现发明点的新增步骤。

其五，在底层算法类申请文件中，附图需要将该算法的执行过程清晰、直观地呈现在主要应用场景中，以使该算法落地到实际应用中。

上述附图的主要来源通常包括 ：

一种是发明人在交底书中提供的参考图。例如 ：方法实施流程图、图像渲染效果图、神经网络模型结构示意图等。

另一种是专利代理师通过以往办案经验与知识积累扩展的附图。例如 ：底层算法的应用场景示意图，以及可能部署的硬件环境的框架图等。

针对上述不同的附图类别与附图来源，专利代理师在撰写国内申请的过程中，通常会结合具体实施方式的文字描述进行附图标记，而很少会直接将权利要求中经过上位概括的技术特征标注在附图中。例如 ：交底书的文字表述与模型架构示意图中均采用“图像扩散模型”，专利代理师通常会在权利要求中将其上位成“图像生成模型”；但是在附图中，结合文字描述，通常会将其直接标记成下位的“图像扩散模型”。

美国专利审查中关于附图的规定与解析

相关规定 

美国专利审查中有关附图的审查要求，出现在美国联邦法规第37篇涉及专利法实施细则的条款中，具体规定如下 ：

37 CFR§1.83(a)The drawing in anon - provisional application must show every feature of the invention specified in the claims.

可以看出，相比于我国的专利审查实践，美国专利审查实践对于附图要求的最主要区别在于 ：权利要求中提到的每个技术特征，都必须体现在附图中。

由此可见，附图在美国专利申请中不是一种辅助理解发明或者实用新型所提出的技术方案的可选方式，附图与权利要求中的技术特征之间存在强相关性。换言之，如果权利要求中的部分技术特征未体现在附图中，美国审查员在下发审查意见时，就有理由提出关于“Drawings”不符合美国专利法相关规定的审查意见。

应对策略 

目前，中国专利申请进入美国的主要途径包括为《巴黎公约》或PCT途径。而在国内专利申请的撰写过程中，电学领域的专利代理师通常不会将权利要求中提到的每个技术特征均体现在附图中。因此，中国申请人在美国常会收到关于“Drawings”不符合美国专利法相关规定的审查意见。事实上，美国专利审查意见中指出附图缺陷的频率也呈逐年上升趋势。

笔者认为，由于中美两国在专利审查实践中对于附图的审查规定存在较大差异，专利代理师在撰写国内申请时，除了需要满足我国专利审查的相关规定之外，还需要充分考虑基于国内申请作为优先权文件进行海外申请的可能性。

另外，从长期的美国审查意见答复实践来看，美国审查员也并非严格要求权利要求中提到的每个技术特征均必须体现在附图中，其指出的需要体现在附图中的技术特征通常包括以下两类 ：

一类是硬件设备结构的组成部分技术特征。例如，美国申请A在从属权利要求中提到“显示器还包括 ：XX光学元件”。在国内专利申请文件撰写过程中，如果“XX光学元件”这一技术特征没有体现在附图中，则该案进入美国后，美国审查员便会指出该案存在附图缺陷。

另一类是通过执行方法步骤得到的可视化技术特征。例如，美国申请B在从属权利要求中提到“通过光学投影成像得到第一画面”。在国内专利申请文件撰写过程中，如果“第一画面”这一技术特征没有体现在附图中，则该案进入美国后，美国审查员也会指出该案存在附图缺陷。

至于在方法权项中提到的用于实现技术方案的中间环节技术特征，即便其没有体现在附图中，也鲜有美国审查员会指出其附图缺陷。例如，美国申请C在从属权利要求中提到“确定第一显示模式，以及在第一显示模式下呈现第一画面”。在国内专利申请文件撰写过程中，即便“第一显示模式”这一技术特征没有体现在附图中，该案进入美国后，美国审查员也通常不会指出该案存在附图缺陷。

在电学领域的国内专利申请撰写阶段，专利代理师如果完全按照美国专利实践针对附图的审查要求进行撰写，在实际操作层面可能存在一定困难。为了充分、合理地应对美国专利审查实践对于附图的特殊要求，可以考虑采取如下应对策略 ： 

首先，在国内专利申请撰写阶段，至少应当在附图中完全体现权利要求中有关硬件设备结构的组成部分技术特征，以及通过执行方法步骤得到的可视化技术特征 ；或者，作为一种替代解决方案，专利代理师在附图中除了绘制独立权利要求对应的方法流程图之外，还可以进一步绘制从属权利要求对应的方法流程图。例如，权利要求1包括步骤1、步骤2和步骤3 ；该权利要求1对应的图1表现为包括S11、S12和S13的流程图 ；权利要求2将步骤1进一步限定为步骤11和步骤12 ；该权利要求2对应的图2表现为包括S111和S112的流程图……以此类推。

从过往的审查意见答复实践来看，这样的处理方法可以在一定程度上克服附图缺陷。当然，专利代理师在附图中也可以直接采用权利要求中上位后的技术特征进行标记，然后在该附图对应的实施方式描述中，将原本的下位表述作为上位后的技术特征的一个示例进行解释说明。例如，交底书的文字表述与模型架构示意图中均采用“图像扩散模型”的表述，专利代理师可以在附图中直接将其体现为“图像生成模型”，并在该附图对应的实施方式描述中采用类似于“图像生成模型”（如“图像扩散模型 ：）的表述，这样也能够明确表示交底书原本所要体现的技术构思。

其次，在国内专利申请撰写阶段，如果未能充分考虑到在附图中体现权利要求中有关硬件设备结构的组成部分技术特征，以及通过执行方法步骤得到的可视化技术特征，则至少应当在说明书的具体实施方式中提供硬件设备结构的组成部分技术特征的结构描述。例如，描述“XX光学元件”与附图中已描述的组成元件之间的连接关系/位置关系/数量关系等，以及在说明书具体实施方式中提供可视化技术特征的显示细节描述，如“第一画面”中可呈现的内容（包括虚拟角色、控件、小地图等各个显示元素的位置、尺寸及其他属性等），以便为美国审查意见答复提供修改依据。

最后，进入美国的翻译阶段，如果在国内专利申请中未能充分考虑到在附图中体现权利要求中有关硬件设备结构的组成部分技术特征，以及通过执行方法步骤得到的可视化技术特征，但是在说明书具体实施方式中提供了有关硬件设备结构的组成部分技术特征的结构描述，以及在说明书具体实施方式中提供了可视化技术特征的显示细节描述的，在《巴黎公约》途径中，可以通过在美国申请中新增附图的方式，提前克服美国审查中可能被指出的附图缺陷；在PCT途径中，也可以通过美国专利法第111条放弃以“371”条进入的方式，而基于原PCT申请通过“bypass”提出继续申请案，从而将必需的附图增加到相应申请中，以这样的“主动修改”方式提前克服美国审查中可能被指出的附图缺陷。

结语

鉴于各个国家在专利审查实践中存在的差异，专利代理师在撰写国内申请时，尤其针对客户指定的标准/高价值/重点案件时，应当充分向客户询问该申请所涉及的技术方案后续可能存在的海外布局情况，提前掌握不同国家的专利审查制度差异，以权衡国内申请的撰写方式。此外，在进入国家的翻译过程中，如果专利代理师发现国内申请存在不符合进入国家的相关审查实践要求的情况时，应当及时与客户沟通本申请目前存在的缺陷及后续可能出现的风险，并在征得客户同意后进行针对性的主动修改，以提前避免在后续审查过程中可能出现的缺陷。

 

 文章来源：《中国知识产权》杂志201期

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