芯片专利相关纠纷分析：以美国新思与深圳汇顶案为例

樊磊  北京集创北方科技股份有限公司知识产权与标准部

近年来，中国内地的集成电路设计企业发展迅猛，其在开拓海外市场的过程中也会遇到知识产权纠纷。本文以深圳市汇顶科技股份有限公司为例，针对其此前遭遇的一例专利纠纷进行分析，对案情、案件过程、涉案方应对策略以及案件启示进行总结。

案情介绍

深圳市汇顶科技股份有限公司（下称汇顶公司）成立于2002年，主要从事智能人机交互和生物识别技术的研究、开发，向市场提供面向手机、平板电脑等移动智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。该公司被中国半导体行业协会列入“2016年中国集成电路设计十大企业”。

美国时间2015年4月16日，美国Synaptics Incorporated of San Jose, CA公司（新思科技有限公司，下称新思公司[1]）向美国国际贸易委员会（USITC）提出申请[2]，指控美国进口以及美国国内销售的某些触摸屏控制器及包含触摸屏控制器的产品直接侵犯了其专利权，申请启动337调查，并发布有限排除令和禁止令。

新思公司提出的四项涉案专利（下称涉案专利）的专利号分别为：US7868874B2、US8338724B2、US8558811B2、US8952916B2。四项涉案专利与本案 相关的权利要求见表1。

同时，新思公司向美国加利福尼亚州北区联邦地区法院起诉。新思公司依据汇顶公司的GT915芯片数据 手册及其公证译文，以及BLU公司的一款手机产品，指控汇顶及BLU公司侵权，被诉方包括：（1）美国BLU公司（BLU Products,Inc.）；（2）美国汇顶科技有限公司（Goodix Technology Inc）；（3）深圳汇顶科技股份有限公司（Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd.a/k/a Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.）。

2015年5月20日，USITC投票决定启动该项337调查[3]，编号为337-TA-957。

2015年6月18日，被告方应诉提出一项动议[4]。原告新思公司的代表人为 Ashraf A. Fawzy、Cono A. Carrano、David C. Vondle与Reginald David Steer 等，来自Akin Gump Strauss Hauer and Feld LLP。汇顶公司的代表人为John P.Schnurer，来自Perkins Coie LLP。BLU公司的代表人为Bernard Lewis Egozi、Isaac Salomon Lew，来自 Egozi Bennett, P.A.。[5]

美国专利商标局（USPTO）专利审查和上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）官方网站的检索记录显示[6]，针对涉诉专利，汇顶公司于2015年8月17日分别提出了编号为IPR2015-01739、IPR2015-01740、IPR2015-01741、IPR2015-01742、IPR2015-01743的五项申请，申请采用双方专利复审程序（Inter Partes Review，IPR）。

2015年9月22日，汇顶公司针对新思公司的专利ZL200680042701.5（US7868874B2在中国的同族专利），向中国国家知识产权局提起无效请求。该请求于10月获得受理。汇顶于当月补充此案专利无效的理由[7]。

2015年11月，汇顶公司对新思公司的多项专利（编号分别为 ：ZL201080034205.1、ZL201080025039.9Z L200980126392.3、Z L200980152829 . 0、Z L 200580042994.2、ZL200580016052.7等），向中国国家知识产权局专利复审委员会提起无效请求[8]。此外，汇顶公司于2016年2月1日至4日，分别提出编号为IPR2016- 00464、IPR2016-00463、IPR2016-00465、IPR2016-00563的五项IPR申请[9]。

美国时间2016年3月28日，新思公司官方网站发布公告称，其与深圳市汇顶科技股份有限公司及美国汇顶科技有限公司签署了和解协议，撤销所有正在USITC和加州北区联邦地区法院进行中的诉讼，以及各方之间所有正在进行中的行政案件，包括在USPTO的专利无效行政诉讼案和在中国的专利复审程序案[10]。汇顶公司支付了约1亿元的和解金[11]。

2016年3月29日，基于新思公司与汇顶公司之间的和解协议，新思公司、汇顶公司及BLU公司提交了一项共同动议，终止337调查。同年3月30日，加州北区联邦地区法院法官James Donato裁定驳回原告请求[12]；4月12日，官方终止调查[13]。

案例简析

近年来，包括汇顶公司在内的中国内地触控芯片方案提供商发展较快，汇顶公司对传统触控厂商新思公司的业务影响越来越大。新思公司针对汇顶公司发起的337调查和诉讼，可能更多是出于阻击竞争对手的考虑。

而就新思公司所采用的攻击手段来看，337调查是针对美国进口贸易中的不公平行为（主要指知识产权侵权）采取的一种措施，其得名于美国1930年《关税法》第337节，在美国法典中的法律节次为第19编1337节。337调查虽是行政程序，但其调查程序、调查方式 与民事诉讼有很多相似之处[14]。337调查的最终结果有确认侵权、确认不侵权、撤诉、和解。一旦确认被诉 企业构成侵权，USITC将采取排除令、禁止令等救济措 施，这将对被诉企业产品进入美国市场造成严重阻碍，甚至对整个行业产生颠覆性影响[15]。

在管辖法院的选择上，新思选择了其注册所在地加利福尼亚州的北区联邦地区法院，并未进行择地诉讼。而在2017年5月，美国最高法院作出的关于TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC案的判决，改变了原告方借助美国法典1391(c)条款关于拥有属人管辖权即可起诉的规则，该判决对今后美国的择地诉讼有重大影响[16]。

本案中，被告方汇顶公司先是进行应诉，之后迅速提出IPR程序，以无效涉诉专利。2012年9月16日生效的IPR程序，是依据美国法典第35编第31章（35 U.S. Code Chapter 31）而运行的一个新的专利无效诉讼程序。此程序在USPTO专利审判和上诉委员会进行。IPR申请人只能根据美国专利法102和103法条，对专利提出不具有新颖性和创造性的无效请求，而其提交的现有技术必须是专利或出版物。IPR程序的立案标准是：如果IPR申请书显示有“合理的可能性”使至少一个专利权利要求无效，USPTO则可以启动IPR程序。IPR程序是一个小型精装版的无效诉讼程序，包含了证据披露、对专家证人和发明人进行讯问取证的步骤。IPR程序从立案到判决，通常需耗费一年时间，特殊情况下可延长到一年半[17] 。在美国，主导专利权无效判断的虽然是法院，但在专利权无效的制度设计上，经由美国专利法的修改，专利行政机关在专利权效力判断上的权限得以加强[18]。关于无效专利，考虑到联邦法与州法的差异，汇顶公司也可以选择在美国法院反诉涉案专利无效；不过，通过USPTO的无效程序，一旦能够成功无效涉案专利，其结果将在全联邦范围内得到认可。再之后，汇顶公司选择自己专利布局的主要地域——中国作为战场。针对新思公司的涉诉专利，汇顶公司针对其中一项专利在中国的同族专利，利用行政程序发起无效；之后，汇顶公司又对新思公司的另外6件专利发起无效。在中国的专利无效程序即将进行口审前夕，汇顶公司再次在美国发起IPR程序，对涉诉专利提出无效请求。鉴于此案缘起于新思公司的涉诉专利，该批专利一旦无效，新思公司将失去发起337调查及诉讼的依据。

企业被诉专利侵权时，提出反诉专利权无效往往是比较直接且重要的反击手段。在中国，主导专利权有效性判断的主要是专利行政机关，故汇顶公司采用行政程序对涉诉专利提起无效请求。从中国专利无效程序5.1个月的平均结案周期来看[19]，汇顶公司提起的无效宣告请求的审查周期在正常范围内。而根据中国国家知识产权局于2017年6月27日公布的《专利优先审查管理办法》[20]，发明和实用新型专利权无效宣告案件应在5个月内结案，外观设计专利权无效宣告案件应在4个月内结案。按照此规定，汇顶公司可以加速涉诉专利的无效审查进程。

案例启示

此案对于成长中的中国企业尤其是志在开拓海外市场的中国企业，给出了不少启示。企业在发展壮大过程中，应重视核心技术开发并及时积累知识产权；要积极建立完善的知识产权战略；在产品研发前期，应尽量避开竞争对手的专利陷阱，同时注重知识产权的合理布局，兼顾防御与进攻；在不同的发展阶段，应采用相适应的布局策略。一旦面临专利诉讼或纠纷，企业应积极应诉，制定灵活的应对策略，选择有利的纠纷解决环境，并综合运用行政与司法程序以及其它非诉程序，依法维护企业的正当权益。

 

 

注释：

1. 该公司的中文名称不一，或译为新突思。该公司在中国申请专利时，亦使用“辛纳普蒂克斯公司”这一名称。本文统一将该公司称为新思公司。
2. 新思指控：［EB/OL］http://www.itcblog.com/images/Synapticscomplaint.pdf,2015-04-24/2018-01-21。
3. USITC发布消息 ：［EB/OL］ https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2015/er0520ll456.htm，2015-05-20/2018-01-21。
4. 汇顶应诉：［EB/OL］ https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.286730.33.0.pdf。
5. SYNAPTICS INCORPORATEDb v.GOODIX TECHNOLOGY INC.(Case No.3-15-cv-01742-JD.)［EB/OL］ https://www.leagle.com/decision/infdco20160331d05。
6. PTAB检索：检索字段Party Name: Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd.［EB/OL］ https://ptacts.uspto.gov/ptacts/ui/home。
7. 显示与触控网：据悉汇顶科技再对Synaptics公司七件专利提出无效请求［EB/OL］ http://www.51touch.com/touchscreen/news/dynamic/201511/12-38961.html。
8. 汇顶科技再对Synaptics公司七件专利提出无效请求［EB/OL］ https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTIyMTAwMg==&mid=400497870&idx=1&sn=c2048c6a6f9be3da683092de49aca4ee&scene =0#rd。
9. 同上注6.
10. 新思官网公告［EB/OL］ https://www.synaptics.com/company/news/syna-goodix-settle-litigation。
11. 国家知识产权局《汇顶科技 ：汇专利聚创新促发展》［EB/OL］ https://www.cnipa.gov.cn/art/2017/9/27/art_411_47271.html。
12. STIPULATION OF DISMISSAL［EB/OL］ https://cases.justia.com/federal/district-courts/california/candce/3:2015cv01742/286730/36/0.pdf。
13. 美国联邦公报Federal Register of Investigation No. 337-TA-957［EB/OL］  https://www.federalregister.gov/documents/2016/05/06/2016-10580/certain-touchscreen-controllers-and-products- containing-the-same-termination-of-an-investigation-on。
14. 冉瑞雪.337调查突围:写给中国企业的应诉指南[M].知识产权出版社,2015年4月.
15. 威海市贸促会 ：2017年美国对华“337”调查综述［EB/OL］ http://mch.weihai.gov.cn/art/2018/1/4/art_8387_1070172.html。
16. 30年的游戏规则被改变：美国最高法院公布TC Heartland案最终判决［EB/OL］ https://mp.weixin.qq.com/s/ZLfyo-KM0Ur01EZwMnhuGg。
17. 专利权人的噩梦，解读美国双方专利复审（IPR），中国公司又该如何杀入美国市场？［EB/OL］ http://www.iprdaily.cn/article1_3179_20140814.html。
18. 张鹏.美国专利再审查制度评析[J].比较法研究，2014(06):170-180.
19. 知识产权局介绍2016年主要工作统计数据及有关情况［EB/OL］ http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/19/content_5161227.htm#allContent。
20. 《专利优先审查管理办法》(2017)(第76号)［EB/OL］ https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1564_93037.html。

免责声明：凡本网注明"来源：XXX（非中国知识产权杂志出品）"的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件，意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布，可与本网联系，本网视情况可立即将其撤除。新闻纠错：13621279650 13621252760，邮箱：chinaip@chinaipmagazine.com