浅谈《专利法》第九条第一款之“陷阱”

《专利法》第九条第一款即关于禁止重复授权的规定，对于每一个专利从业者而言都非常熟悉。《专利法》第九条第一款中的但书规定，即“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，是关于“同一发明创造只能授予一项专利权”的例外规定。这一但书规定使得专利申请人可以就其发明创造及时获得专利保护，同时又能够获得保护期限更长的发明专利权，因而成为很多申请人在专利申请实务中选择的一种申请策略。

然而，如果申请人在专利申请过程中不加以注意，上述但书规定也可能在后期给专利权人埋下“陷阱”，影响专利权的保护范围和稳定性。本文将从一个行政判决案例出发，结合专利申请实务，对专利申请过程中如何避开《专利法》第九条第一款之“陷阱”进行探讨。

案例观察

在（2018）京73行初3561号行政判决书中，北京知识产权法院以“某光电公司同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，而实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳或缴足年费而终止，不属于专利法第九条第一款所规定的例外情形”为由，驳回了原告（专利权人）某光电公司的诉讼请求，维持了被告国家知识产权局专利复审委员会于2018年2月1日作出的被诉无效决定，即：涉案专利的权利要求1-10不符合《专利法》第九条的规定，应予以全部无效。

某光电公司不服上述一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院经审理后作出终审判决[案号：（2019）最高法知行终118号行政判决书）]，驳回某光电公司的全部上诉请求，维持一审判决。该案中，最高人民法院认为，《专利法》 第九条所规定的例外情形中，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，要获得发明专利的授权，需同时满足两项条件：一是实用新型专利权尚未终止；二是申请人声明放弃该实用新型专利权。本案中，涉案专利显然不满足这两项条件。此外，从法理上来说，在发明专利授予之前，实用新型专利权已经终止，其所保护的技术方案就已经进入公有领域，公众可以自由实施。若是再对同样的技术方案授予发明专利权，将不利于发明创造的应用，损害社会公众利益。因此，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，实用新型专利权已经终止的，根据禁止重复授权原则，不得再授予发明专利权。

为理清本案的时间脉络，笔者根据涉案发明专利和与其同日提交的实用新型专利的重要时间节点，绘制了时间轴（见图1）。

可以看出，涉案发明专利的授权公告日为2016年5月11日，而与其同日提交的实用新型专利早在2013年8月4日就因未按时缴纳年费而终止，显然不符合《专利法》第九条关于重复授权的例外规定。因此，笔者认为，国家知识产权局宣告涉案发明专利全部无效的决定，并无不妥之处。

另外，本案中，专利权人某光电公司发表了如下观点：（一）专利法意义上的“禁止重复授权”，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是同样的发明创造只能被授予一次专利权；（二）专利审查部门在审查过程中未提及重复授权的问题，也没有告知某光电公司能够通过修改权利要求的方式避免重复授权，这说明在授权审查阶段，相关部门认为本专利不存在重复授权的问题。

对于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的理解，学术界曾存在两种不同的观点：一种是同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在的“状态说”，也就是某光电公司的上述观点（一）；另一种是同样的发明创造不能被授予两次专利权的“动作说”。虽然在2007年的“舒学章”案中，最高人民法院支持了“状态说”，但是2008年修改实施的《专利法》 实际上已经从立法层面上确立了“动作说”，即对同样的发明创造只能授予一次专利权。

首先，从语义逻辑上来看，2008年修改实施的《专利法》第九条第一款中的“但书规定”，确立了满足“重复授权”的例外规定的三个必备条件，其中之一就是先授权的实用新型专利尚未终止，这相当于是隐含地确定了“动作说”。否则，如果立法本义是支持“状态说”，那么强调先授权的实用新型专利尚未终止又有何意义？其次，从社会公众利益的角度来讲，如专利复审委员会和最高人民法院在上述案例中所强调的，如果对一项已经进入公众领域自由实施的发明创造再次授予专利权，这对公众来说是显失公平的，将会严重损害公众利益。

对于某光电公司的上述观点（二），笔者在此不对国家知识产权局在对涉案发明专利授予专利权时是否负有合理的注意义务（即，对同日提交的实用新型专利权的法律状态进行核实）进行讨论。无论如何，权利是自己的，专利权的稳定性和无瑕疵性是所有专利权人都希望和追求的。因此，专利权人/申请人在专利申请过程中，理应注意并主动避免明显不符合《专利法》授权规定的情形。

笔者以《专利法》第九条第一款作为法律依据，在裁判文书网上进行案例检索，发现因不符合《专利法》第九条第一款的但书规定而导致专利申请被驳回或者专利权被宣告无效的案例并非唯一。这说明在实践中，相当一部分申请人/专利权人都可能误入了《专利法》第九条第一款的“陷阱”。

《专利法》第九条第一款的但书规定，使得为避免重复授权，申请人除了可以通过修改授权在后的发明专利申请而使其具有与授权在先的实用新型专利不同的保护范围之外，还可以通过声明放弃实用新型专利而获得发明专利权。根据《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定，通过声明放弃实用新型专利而获得发明专利授权，需满足两个条件：一是申请人在提出申请时分别做出声明；二是发明专利授权公告时实用新型专利尚未终止。

下文将结合笔者在实践中遇到的具体案例以及上述两个条件，对在专利申请过程中如何尽量避开《专利法》第九条第一款之“陷阱”进行探讨。

“陷阱”一 ：提出申请时遗漏声明

在（2018）京73行初2796号行政判决书中，北京知识产权法院以“原告苏某在涉案申请及该实用新型申请时均未说明对同样的发明创造已申请另一专利，因此应当依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”为由，驳回了原告苏某的诉讼请求，维持了国家知识产权局专利复审委员会于2017年12月13日作出的被诉复审决定，即：涉案申请的权利要求1-10与实用新型专利的权利要求1-10的保护范围相同，属于同样的发明创造，因此，涉案申请的权利要求1-10不符合《专利法》第九条第一款的规定。该案中，原告苏某在发明专利申请的实审和复审程序中，虽经国家知识产权局多次提醒，仍坚持不对其发明专利申请进行修改，而是认为该发明专利申请可以适用《专利法》第九条第一款关于重复授权的例外规定，从而导致其发明专利申请最终被驳回。原告对法条的理解和适用固然存在不当之处，但是，如果原告在提出申请时声明对同样的发明创造已申请另一专利，后续就可以通过放弃授权在先的实用新型专利而获得发明专利的授权，这样既不会损失保护范围，又可以获得具有更长保护年限的发明专利。

综上所述，究其根本，为避免后续误入《专利法》第九条第一款之“陷阱”，申请人首先要做到在提出申请时避免遗漏声明。

“陷阱”二 ：未维持实用新型专利直至发明专利授权公告

从上述（2018）京73行初3561号行政诉讼案例可以看出，相比于“陷阱”一，发明专利授权公告时实用新型专利已终止这个“陷阱”更为隐蔽，申请人也更容易误入，其导致的后果也往往更为严重。

实践中，最常见的误区之一是：申请人/专利权人认为其已收到发明专利的授权通知书，并且先前已针对实用新型专利提交了放弃声明，因此无需再维持实用新型专利。图2给出了一个非常典型的关于此类误区的案例。

根据图2所示的时间轴可以看出，申请人/专利权人在2020年10月27日收到了发明专利申请的授权通知书，随后在2021年1月11日收到了实用新型专利的缴费通知书。专利权人可能认为其发明专利已经授权，并且其先前已经声明放弃实用新型专利权，此时无需再缴纳相关年费，从而导致该实用新型专利因未缴年费而于2020年12月5日终止。但此时，发明专利尚未授权公告，这显然并不满足《专利法》第九条第一款的例外规定。虽然该案中的发明专利获得了授权，但是该权利并非是无瑕疵的，其在后续行使专利权时存在因重复授权而被无效的风险。

简言之，避开《专利法》第九条第一款的“陷阱”之二，核心就在于确保实用新型专利权与发明专利权之间无缝衔接，即同一项专利权必须始终处于有效的保护状态，否则后续就无法适用《专利法》第九条第一款的例外规定。

为了确保两项专利权的无缝衔接，申请人/专利权人在发明专利授权公告之前，对于任何有可能导致实用新型专利终止的动作都务必要慎重处理。代理人无论是在收到专利权人关于实用新型专利的明确放弃指示时，还是在收到实用新型专利因未按时缴纳年费的缴费通知书或终止通知书时，都应该给予专利权人相应的提示：与该实用新型专利同日提交的发明专利申请尚未公告授权，如实用新型专利已终止，后续将无法通过放弃实用新型专利权而获得发明专利的授权。如果专利权人已经在答复发明专利申请的审查意见通知书时提交了对实用新型专利权的放弃声明，代理人应建议专利权人继续维护该实用新型专利，否则如果后续发明专利获得授权且实用新型专利进入放弃程序，发明专利权就存在因重复授权而被无效的风险。更极端的情况如上述案例中所示，如果专利权人已经收到了发明专利申请的授权通知书，且授权通知书中说明了实用新型专利进入放弃程序（发明专利申请的授权通知书中会对提交过放弃声明的实用新型专利是否进入放弃程序进行说明），代理人需要告知专利权人必须要继续维护该实用新型专利直至对应的发明专利授权公告为止，否则其后续获得的发明专利权将存在被无效的风险。

结语

对于同日提交的发明专利申请和实用新型专利申请，尤其是在实用新型已授权公告之后，实用新型专利的案件状态会影响后续发明专利申请的授权范围甚至是专利权的有效性，很容易导致申请人/专利权人误入《专利法》第九条第一款的“陷阱”。因此，在处理这类案件时，笔者建议申请人/专利权人采取一种“联动式”管理策略。

具体而言，对于发明案件的管理，应着重注意以下几个方面：

提交申请时：做好案卷特殊标记，避免提交申请时遗漏声明。

收到授权通知书时：核实授权通知书中关于实用新型专利案的放弃情况是否与实际情况（即该案是否应该放弃）一致；不一致的情况下，要及时向国家知识产权局提交意见陈述下发更正的授权通知书，以避免后续产生的权利不稳定隐患。

收到证书时：如果授权通知书中标记同日提交的实用新型专利进入放弃程序，应核实是否同时收到了实用新型专利的放弃专利权的手续合格通知书，并及时更新实用新型专利的案卷状态，以避免后续误缴年费等操作。

对于实用新型案件的管理，应着重注意以下几个方面：

提交申请时：做好案卷特殊标记，避免提交申请时遗漏声明。

进行放弃操作时：对已授权公告的实用新型专利，需核实同日提交的发明案的状态 ；如发明案件尚未公告授权，代理人需告知专利权人该放弃操作可能导致的后果（重复授权、发明无法获得相同保护范围）。

收到缴费通知书或终止通知书时：需核实同日提交的发明案的状态 ；如发明案尚未公告授权，代理人需告知专利权人不按时缴纳年费可能导致的后果（重复授权、发明无法获得相同保护范围）。

提供实用新型专利的放弃专利权声明时：代理人需提示专利权人即使提交了放弃专利权声明，也需继续维护该实用新型专利直至发明专利授权公告，否则该发明专利后续也存在被无效的风险。

来源：《中国知识产权》杂志第204期

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