公开充分法条中五种情形的考量

尤文卉 | 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审查员

李秀倩* | 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审查员

楚延锋* | 国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心审查员

说明书一方面可帮助申请人清楚、完整地公开其技术方案，另一方面也能够帮助社会公众获知并得到新的有用技术信息。申请人通过发明创造获得专利保护进而获得经济利益，同时，公众也能在其基础上作出改进，以促进发明创造的实施和推广应用。申请人和公众都能从中获益，这是实现《专利法》立法宗旨的基本保障。如果说明书不能为公众提供足够的技术信息，就不能授予专利权，否则就会破坏上述利益平衡，导致专利制度不能发挥其应有的作用[1] 。因此，权利人有义务充分公开其请求保护的技术方案，即专利制度所谓的“公开换保护”。

美国、欧洲、日本的专利审查部门在各自的审查指南中描述“公开充分”法条的审查策略时，均给出了较为详细的说明，如定义的详细阐释、影响说明书“充分公开”的特殊情形，以及需要重点关注的情形；同时在相关内容表述不明确时，列举了典型判例进行详细说明，以提供相对清晰的审查参考。而中国的审查指南在“公开充分”法条的相关章节中，仅给出了其定义，从概念上列举了五种属于“说明书公开不充分”情形的判断标准，以及第二部分第十章第三节中的涉及化学发明充分公开的几种情形，但未对相关标准进行进一步的解释、说明。实践中，面临一些特殊情况、复杂情形时，相关判断标准依然相对模糊。这使得申请人、代理人在公开与保密之间的利弊权衡，以及审查过程中的法条适用都难免存在一些困惑。

 公开充分法条中的“五种情形”及判断顺序

《专利审查指南》中例举了缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的五种情形，分别是：

缺少手段：说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；

手段含糊不清：说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施；

手段不能解决技术问题：说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题；

其中一个技术手段无法实现：申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现；

缺少实验数据：说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

上述五种情形影响公开充分的根源都是无法解决技术问题。这五种情形之间存在何种关系？如何区分属不同情形？对此，目前还未有较为清晰的分析与讨论。

笔者认为，这五种情形均始于技术手段，终于是否能够解决技术问题。因此，首先应当判断的就是技术手段的有无，其次再去判断是否能够解决技术问题。由此，五种情形之间就体现为内在的层层递进关系。

根据上面的思路，实践中进行判断时，首先应判断是否存在技术手段，即公开充分的内容是否能够让本领域技术人员知道有解决技术问题的技术手段。其次，在有技术手段的前提下，判断该技术手段是否含糊不清，即公开充分的内容要是否能够让本领域技术人员确定并实施。在手段清楚的前提下，进一步判断该技术手段是否能够解决技术问题。后两种情形属于判断过程中的特殊情况。当技术方案是由多个技术手段构成时，需要考察每个技术手段是否都能够实现，即考察技术方案整体是否受到个别技术手段的影响而不能解决技术问题，该判断的顺序应当在上述第二种情形之后、第三种情形之前的，即判断技术手段是否清楚之后，进而判断技术方案是否是由多个技术手段构成的，而无论是否均进行下一步的手段是否能够解决技术问题的判断。对于需要依赖实验结果证实的技术方案（如化学领域、医药领域等的技术方案），还需要考察是否缺少实验数据，导致无法证实其技术方案的技术效果，也即无法解决其技术问题。由于技术效果与技术问题之间存在一定关联性，因此，该种情形的判断应当融入到上述第三种情形（即判断清楚的技术手段是否能够解决技术问题）中。

“五种情形”的正确适用

缺少技术手段

第一种情形是说明书完全没有给出任何能够实施的技术手段。该种情形目前较为少见。一旦存在技术手段，就需要进一步判断是否可适用以下几种情形。

技术手段含糊不清

第二种情形是技术手段的记载存在一定缺陷，无论是否检索、查阅资料等，都将导致本领域技术人员判定其手段不清楚。该种情形应当与权利要求书中的保护范围不清楚做出区别：前者的不清楚程度会导致本领域技术人员依据说明书的记载无法实施技术方案；后者仅涉及保护范围的清楚与否，通常技术方案是可以实施的，问题也是能够克服的。

技术含糊不清与撰写不清楚的区分方法可参考如下步骤[2]：

首先，关注权利要求的清楚性。权利要求所保护的技术方案，应当是一个清楚和清晰的方案，不能存在着例如上下位混杂、撰写混乱、难以理解等缺陷。

 其次，如果存在上述问题，应查阅说明书是否能够对此进行澄清；如果根据说明书公开的内容能够很好地澄清对应的权利要求存在的不清楚的缺陷，则可以通过修改来克服所述的缺陷。

最后，如果说明书公开的内容不足以对上述缺陷进行克服和澄清，则可能涉及说明书公开不充分的问题。

技术手段不能解决技术问题

完成上述两种情形的判断后，还需要进一步判断该技术手段能否解决申请所要解决的技术问题。即使技术手段是清楚的，但是如果其不能够解决所要解决的技术问题，则仍然无法满足能够实现的要求。

公开充分判断中的技术问题是“申请”所要解决的技术问题，是发明人所认定的发明创造的起因，可以通过阅读和分析申请文件获得。发明专利申请要求保护的技术方案应当能够解决这些技术问题[3]，这里需要注意以下几点：

其一，技术手段清楚且能够解决现有技术中普遍存在的某一技术问题，并不代表其能够解决本申请所要解决的技术问题。

其二，可以直接考察要解决的技术问题是否得到解决，也可以通过对比预期的技术效果与实际产生的技术效果，反推要解决的技术问题是否得到解决。

其三，当说明书中声称发明或实用新型的技术方案能够解决多个技术问题时，说明书记载的内容通常只要使本领域技术人员确定所述技术方案能解决其中一个技术问题，即被认为满足公开充分的要求。

其四，特别情况下，技术手段不能解决现有技术中存在的任何技术问题，因此技术手段必然不能解决申请所要解决的特定的技术问题。

其中一个技术手段不能实现

第四种情形是判断由多个技术手段构成的技术主题，其中的单个技术手段是否能够相对独立地执行一定的技术功能，并产生相对独立的技术效果和解决技术问题的“最小技术单元”。如果所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容无法实现其中一个技术手段，则包含该技术手段的技术方案也无法实现、无法解决其技术问题。当“多个技术手段”之间存在相互协同作用、构成一个整体时，“多个技术手段”实质上已经融合成为了一个整体的“技术手段”，其所达到的效果也已经不是各个技术手段所各自达到效果的简单叠加，而是形成了“整体效果”。此时，当其中一个技术手段无法实施时，由于其影响到了技术方案的“整体性”，进而造成整体技术方案无法实施，从而将导致该技术方案公开不充分。

缺少实验数据

第五种情形大多针对依赖实验数据来证实技术效果的技术领域。当所属领域技术人员依据现有技术的整体状况，结合所属技术领域的常识及其具备的常规技能，无法预期权利要求的技术方案能够具有声称的用途和/或使用效果时，说明书中应当提供相应的实验数据，证明所述技术方案具有所述用途和/或使用效果。上述实验数据的缺乏，可能导致专利申请的说明书公开不充分，但并非所有的专利申请都必须给出实验数据才能满足要求。大部分情况下，所属领域技术人员根据技术方案本身即足以确定技术方案能够产生的技术效果，此时，申请人无需再通过实验数据进行证明。

对于新的物质，应当记载能够证明所述物质组成和微观结构的相应的物理化学参数（如定性或定量数据和谱图）；若缺少相关参数，可能导致无法确定物质的具体种类或微观结构。另外，说明书中还应当记载所述物质的至少一种制备方法，使所属领域的技术人员能够实施。对于物质的制备方法，一般来说，其容易存在缺少因关键技术手段或关键技术手段含糊不清，导致无法确定物质的微观结构的问题。对于物质的新用途，当所属领域技术人员无法确定技术方案能够产生的效果时，表明所述技术方案效果的实验数据是必不可少的。

案例分析

以名称为“一种基于高架桥梁维护用断面修补方法”的专利申请为例。本申请通过将自贴合修补贴铺设在裂缝上，然后用重物压制，使得夹层修补囊8（内含水硬性修补剂）、夹层弹球3（内含气硬性修补剂）和修复储液球2（内含沥青流沙）破裂，从而可以在裂缝内从上至下依次形成外修补层、修补夹层和内修补层，实现对桥梁断面的修补维护（见图1）。可见，该申请要解决的技术问题比较明确，即对桥梁断面进行修补维护。

对于该申请，应根据前文所述的逻辑顺序对其是否公开充分进行判断，判断过程如下。

首先，确定是否存在技术手段。本申请的技术手段为：通过包括夹层修补囊、夹层弹球、修复储液球的自贴合修补贴进行铺设。

其次，确定技术手段是否清楚。本申请说明书中对技术手段给出了明确的记载，且站位本领域技术人员能够清楚了解上述技术手段的定义、实施方法。同时，判断其是否属于多种技术手段形成的技术方案。本申请采用包含多种物质的自贴合修补贴进行铺设，故不存在多种技术手段组成的主题。

再次，确定技术手段能否解决技术问题。水硬性修补剂和气硬性修补剂仅靠重物压制，不能满足自身特定成型条件的需求（水硬性、气硬性），从而无法形成本申请所述的外修补层和修补夹层。同时，修补贴内设置了较多的夹层修补囊、夹层弹球及修复储液球，在重物压制破裂后，其同样会留在修补层中。由于缝隙及杂物的存在，其无法形成自上而下的整体的修补层，也就无法实现对裂缝的修补，进而无法解决本申请所要解决的技术问题。

综上，本申请存在公开不充分的问题。

结语

《专利审查指南》中例举的缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的五种情形，彼此之间是层层递进的关系。在针对这五种情形的判断过程中，首先应当判断是否存在技术手段，即公开充分的内容是否能够让本领域技术人员知道有解决技术问题的技术手段。其次，在有技术手段的前提下，应判断该技术手段是否含糊不清，即公开充分的内容要是否能够让本领域技术人员确定并实施。最后，在技术手段清楚的前提下，判断该技术手段是否能够解决技术问题。上述后两种情形属于特殊情形，分别应当置于判断能否解决技术问题这一步骤的之前和之中。上述判断逻辑能够指引我们更好地分析判断技术方案是否存在公开不充分的问题。

 

* 等同第一作者。

1 尹新天.中国专利法详解（缩编版）.北京 ：知识产权出版社，2012：260.

2 国家知识产权局学术委员会2011年度自主研究项目 ：化学领域复审及无效决定筛选——关于专利法第26条第3款.任晓兰，专利复审委员会化学申诉处，5-8、55-83.

3 冯怡.公开充分和创造性判断中对技术问题的考量.中国知识产权报.2018年9月.

 

来源：《中国知识产权》杂志第204期​​​​

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