论知识产权侵权中的懈怠抗辩

总第157期 陈绍娟 北京市集佳律师事务所上海分所律师;程玲 北京市集佳律师事务所上海分所商标处主任发表,[综合]文章

 
  目前我国司法实践中,已有被告在知识产权侵权诉讼中提出权利懈怠抗辩,而法院对此尚未形成统一的审理思路。我国现行法律框架下,知识产权侵权中的懈怠抗辩有没有适用的空间?如果没有,我国是否有必要在将来的立法中引入权利懈怠制度?本文在重点分析美国权利懈怠抗辩制度的最新动向的基础上,结合我国目前司法实践中出现的问题,提出在我国构建有限的权利懈怠抗辩制度的建议。
 
  权利懈怠抗辩在美国的确立与发展
 
  (一)权利懈怠抗辩在美国的起源
 
  西方有句法谚:“法律帮助勤勉人,不帮助睡眠人。”为了防止权利人“躺在权利上睡觉”,美国在衡平法上确立了懈怠抗辩(laches defense)。所谓权利懈怠抗辩,是指权利人在知道或者应当知道侵权行为后,却不合理地拖延对侵权人的起诉,由此而赋予侵权人的一种抗辩事由。
 
  在商标侵权领域,1877年的Mclean诉Fleming案【1】中,美国联邦最高法院确立了商标侵权诉讼中的懈怠抗辩。在该案中,法院发布了禁令,但未支持权利人的金钱救济请求。此后很长一段时间,美国对懈怠抗辩的主流观点是不管被告是善意还是恶意侵权,懈怠抗辩都可以阻却商标权人的金钱救济请求。对于禁令救济,在2006年的eBay与Merc案件【2】之前,主流观点倾向于认为懈怠抗辩不能阻却禁令救济,被告故意侵权的除外。eBay案件之后,这一思路转变为在决定颁发禁令时必须考虑衡平法上的四要素。【3】
 
  在专利侵权领域,“美国权利懈怠抗辩制度的真正确立,公认为是在1992年的A.C.Aukerman Co.与R.L.Chaides Construction Co.案【4】”中【5】。在该案中,联邦巡回法院支持了被告针对损害赔偿请求提出的懈怠抗辩。在较长的时间内,针对专利侵权诉讼中权利懈怠抗辩的法律后果,主流观点是懈怠抗辩不能阻却禁令救济以及起诉之后的金钱救济,但可以阻却起诉之前的金钱救济请求。
 
  (二)佩特拉案反映的权懈怠抗辩在美国的最新动向
 
  2014年的“Petrella与Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.案”【6】(下称“佩特拉案”)促使美国权利懈怠抗辩制度产生了重大的转变,且该转变的影响范围不仅限于版权领域,也延伸到了其他知识产权侵权领域。该案中,佩特拉在办理著作权续展七年之后,委托律师通知米高梅她已经获得了《愤怒的公牛》剧本的著作权。在此后的两年中,双方就侵权事宜进行了沟通。经过大约九年之后,佩特拉向地区法院起诉米高梅版权侵权。米高梅提出懈怠抗辩,地区法院认为原告的诉讼不合理,并且有损被告的利益,驳回了原告诉讼,第九巡回上诉法院维持了该裁决。地区法院和上诉法院的裁决代表了此案之前很多法院和学者的观点,但该案却被美国最高院推翻。
 
  美国最高院审理后认为,不能用懈怠规则来排除权利人在著作权法规定的三年诉讼时效期限内的损害赔偿请求权,决定撤销上诉法院的判决,发回重审。但是最高法院同时指出,在特殊情况下,懈怠抗辩可以在诉讼一开始减少权利人在衡平法上所能获得的救济。假如佩特拉最终在案件实体上获胜,则地区法院在确定适当地给予禁令救济以及在评估判赔利润时,可以将佩特拉迟延起诉列入考虑。但是,法院这样做时必须从多个方面仔细考量。
 
  在佩特拉案后,专利侵权领域的裁判思路也发生了转变。2017年的“SCA与First Quality案”【7】中,地区法院以禁止反悔和懈怠为由作出了有利于被告的判决。联邦巡回法院虽然撤销了地区法院作出的禁止反悔的认定,但维持了其权利懈怠的认定。该案上诉至美国最高院后,最高法院秉持与佩特拉案同样的裁判观点,认为对于原告在专利法规定的6年诉讼时效期间内提起的损害赔偿请求,不得使用懈怠规则进行抗辩。最高法院认为,国会通过立法规定的诉讼时效,相比较于个案的司法判定更为严格而明确,也更有利于当事人决定是否及时主张权利。如果在诉讼时效期间内还允许适用懈怠规则,那就赋予法官凌驾于立法之上的权利,也与该规则产生的目的相冲突。
 
  美国的懈怠抗辩存在于各类型的知识产权侵权诉讼中,成立条件一般都是“三要件说”,即“存在迟延起诉事实、迟延起诉没有正当理由、迟延起诉给侵权人造成了损害”,不会因为权利类型的不同而在成立要件上有区别。在法律后果上,随着佩特拉案和SCA案的陆续裁判,美国法院往权利人的保护方向进行了偏移。值得一提的是,权利懈怠抗辩并不影响被告是否构成侵权的认定,这是没有争议的。
 
  我国立法中对懈怠行为的规制
 
  我国在《专利法》的修改以及相关司法解释的制定过程中,曾考虑增设懈怠抗辩,但最终未列入。针对持续性侵权行为,最高人民法院出台的著作权、商标专利的司法解释中,规定只要在权利保护期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前回溯二年计算(因《民法总则》调整了诉讼时效,现应向前回溯三年)。通说认为,上述司法解释应解读为:在持续性侵权行为中,只要满足诉讼时效的规定,权利人的停止侵害请求权和损害赔偿请求权均不受延迟起诉的影响。也就是说,我国尚没有正式建立懈怠抗辩的制度。
 
  但是,《最高人民法院印发<关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见>的通知》(下称“23号文”)规定,如果权利人长期放任侵权、怠于维权,且停止侵权可能造成较大的利益不平衡的,则停止侵权请求权将受到一定的限制,但不影响损害赔偿请求权。这是我国第一次在司法文件中提及因权利人的迟延维权而导致停止侵害请求权受到影响。但是,该意见作为一份司法文件,效力有限,且与前述三大法的司法解释存在一定的冲突。
 
  权利懈怠抗辩在实务中产生的问题
 
  (一)我国法院对权利懈怠抗辩的处理
 
  笔者对被告提出了权利懈怠抗辩的知识产权侵权案件进行了检索和分析,发现目前我国法院针对权利懈怠抗辩的处理主要分为以下几种情形:
 
  1.对权利懈怠抗辩不予正面回应
 
  大多法院在判决中并未对被告提出的懈怠抗辩作出正面回应。例如在(2017)粤73民终988号案【8】中,针对被告提出的原告“长期放任侵权、怠于维权,此时提起侵权诉讼将造成西维亚鞋行利益造成重大损失”的抗辩,法院未予以回应,直接酌定了赔偿金额。
 
  2.仅就是否存在迟延起诉的事实进行回应
 
  在(2015)高民(知)终字第1039号案【9】中,法院认为,原告自获知电视剧《宫锁连城》之后即开始积极维权,并未怠于行使其权利。值得一提的是,在该案件中,法院在是否支持停止侵权请求权时考量的四个因素,即“(1)权利人和侵权人之间是否具有竞争关系;(2)侵权人市场获利是否主要基于著作权的行使;(3)权利人的主观意图和侵权人的实际状况;(4)社会公众利益”,笔者认为正是对“利益平衡”的进一步具体化和细化,在考量23号文的适用条件时具有参考意义。法院认为,如果权利人和侵权人之间具有竞争关系,则不宜对停止侵害请求权进行限制,否则将意味着赋予侵权人强制许可,这种违背权利人意愿的方式有可能极大损害权利人通过投资获得收益并取得竞争优势。如果诉争作品发挥的功能仅占侵权产品市场成功的很小部分时,基于权利人利益和侵权人利益之间的平衡,可以对停止侵害请求权进行限制。另外,法院还认为,个别公司的利益不属于社会公众利益,相反,停止侵权责任将强化著作权的保护,更符合长远的社会公众利益。
 
  3.从诚实信用原则出发论证权利懈怠抗辩是否成立
 
  在(2016)沪73民终44号案【10】中,法院在论证“原告的诉讼是否构成故意拖延诉讼”的争议焦点时,从《民事诉讼法》第十三条的诚实信用原则出发,认为如果因为权利人的懈怠导致信赖利益受损和证据受损,则权利人要求侵权人停止侵权、赔偿损失等权利亦应受到限制。但该案中,原告在诉讼时效期间内起诉,不属于不合理拖延诉讼。
 
  4.在酌定赔偿时考量迟延起诉的情节
 
  在(2016)湘民终771号案【11】中,考虑到涉案侵权行为起诉时仍在持续,法院将侵权损害赔偿数额的起算时间向前推算二年,但在酌定赔偿金额时考量了权利人存在怠于维权的情形。
 
  (二)目前司法实践中对权利懈怠抗辩处理引发的问题
 
  从上述案例可以看出,目前司法实践中的主流观点是只要权利人在诉讼时效期内起诉,则不认可被告的权利懈怠抗辩。个别案件中,法院作出的探索有助于我们思考在案件中基于诚实信用原则平衡各方利益、防止利益严重失衡。但笔者认为,在我国现行法律框架下,适用权利懈怠抗辩仍然缺乏法律依据。诚如美国最高院在SCA的裁判中所述,诉讼时效也起着敦促权利人及时提出权利主张的作用。在法律明确规定有诉讼时效的情况下,不能以不确定的裁量来限制权利人的请求权。在我国现行司法解释中,已经考虑了现实中原告迟延起诉的可能性,明确了针对持续性侵权行为的请求权的处理规则。除非法律明确规定权利懈怠抗辩,否则目前的司法实践不应支持该抗辩。另外,在没有明确法律规定的情况下,利用法律原则来处理权利懈怠抗辩,对于权利人来说同样存在信赖利益的损害问题。
 
  我国构建权利懈怠抗辩制度的建议
 
  由于在持续性侵权案件中,侵权行为往往持续至权利人起诉之日,如果单纯考虑诉讼时效,均不会影响到停止侵害请求权和诉讼时效期内的损害赔偿请求权。但在商业社会中,如果权利人“放水养鱼”、放任侵权行为,一方面不利于已经形成的稳定的社会秩序,另一方面也确实会在一定程度上造成各方利益的失衡,尤其是在一些反向混淆的案件中。因此,笔者建议我国可在立法中从以下四方面有限吸收权利懈怠抗辩,将其作为诉讼时效制度的有效补充:
 
  第一,在权利懈怠的成立要件上,在美国“三要件说”的基础上增加“侵权人不存在恶意侵权”的成立要件。两相权衡,笔者认为,相对于“不洁净之手”的恶意侵权的侵权人,仅是懈怠维权的权利人更应该获得立法保护的倾斜。
 
  第二,由于中国法律法规中规定的权利人的维权方式存在多样性,权利人既可以向法院提起诉讼,又可以向市场监督管理局等政府部门进行投诉。如果权利人存在法律法规规定的维权行为,均可认为其存在迟延起诉的正当理由。
 
  第三,由于中国的诉讼时效相对较短,公民的知识产权保护意识有待进一步提升,因此在确定是否构成怠于起诉时,延迟时间上应当适度放长,不宜简单以超过诉讼时效期限的时间事实推定延误成立。
 
  第四,在权利懈怠的法律后果上,由于停止侵权责任仍然是知识产权侵权中首要和基本的救济方式,不判令停止侵权意味着赋予了侵权人强制许可。在知识产权主要作为一种私权的定性下,这种违背权利人意愿的方式不应在以平衡利益为目的的制度得到支持。因此,一般情况下不宜阻却停止侵害请求权,除非实际上无法执行或出现重大的利益失衡。对于损害赔偿请求权,可以在侵权责任法过失相抵原则的框架下,就因权利人懈怠直接造成的损失的扩大部分不予以赔偿。
 
  结语
 
  从美国最高院最新判决中对权利懈怠抗辩的态度可以看出,即便是在权利懈怠制度发展时间较长的美国,也在对权利懈怠抗辩进行限制性适用。而大陆法系国家更是基本不支持或严格限制懈怠抗辩。但我们也要认识到,如果权利人故意延迟起诉,而侵权人在没有意识到法律风险的情况下扩大投资,也会产生利益的失衡。因此,笔者认为有必要在立法中建立有限的权利懈怠抗辩制度,以弥补时效制度未能解决的问题。
 
  注释:
 
  1.Mclean v. Fleming, 96 U.S.245(1877).
 
  2.eBay Inc. v. Merc Exchange,164 L.Ed.2d 641(2006).
 
  3.李杨:《商标侵权诉讼中的懈怠抗辩》,载《清华法学》,2015。
 
  4.A.C.Aukerman Co.v.R.L.Chaides Construction Co.960F.2d 1020.
 
  5.余凯:《专利权人权利懈怠行为的法律规制研究》,2015。
 
  6.Paula Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. 1962(2014). 7 SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products LLC.,137S.Ct.954(2017).
 
  8.参见广州知识产权法院,(2017)粤73民终988号民事判决书。
 
  9.参见北京市第三中级人民法院,(2014)三中民初字第7916号民事判决书,北京市高级人民法院,(2015)高民(知)终字第1039号民事判决书。 
 
  10.参见上海知识产权法院,(2016)沪73民终44号民事判决书。 
 
  11.参见湖南省高级人民法院,(2016)湘民终771号民事判决书。


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