浅析《商标法修订草案（征求意见稿）》中的商标强制转移制度

 

商标法修订草案（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）新增了对恶意注册商标无效胜诉后的强制移转制度。该制度是为规制恶意注册人无效败诉前后重复申请导致循环案件而制定的，展示了我国持续、加强打击商标恶意注册的决心和力度。

《征求意见稿》第四十五条【相对理由无效宣告及商标移转】规定 ：“已经注册的商标，违反本法第十八条、第十九条、第二十条第一款、第二十三条、第二十四条、第二十五条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求国务院知识产权行政部门宣告该注册商标无效。对违反本法第十八条（驰名商标保护）、第十九条规定（代理人、代表人、利害关系人抢注），或者违反本法第二十三条（保护在先权利）规定以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，在先权利人可以请求将该注册商标移转至自己名下。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

据此，在基于相对理由的无效宣告程序中，在先权利人多了一种全新选择，即请求将争议商标直接转移至自己名下。这无疑给在先权利人打了一针强心剂，对于保护商标权益、促进市场竞争和维护公平交易具有重要意义。本文将详述该制度的重要意义与潜在问题。

立法背景

根据现行商标法律法规，在先权利人可以请求宣告恶意注册商标无效，但无法将其强制转移至自己名下。这给在先权利人带来了诸多困扰。原因在于，在先权利人对恶意注册商标提起无效宣告申请只是第一步，其更为重要的诉求是获得商标专用权。因此，在先权利人通常需要在提起无效宣告的同时，提交新的商标申请。这种方式看似简单直接，实则不然。

商标无效宣告和新申请的审查时限存在明显差异。目前，商标申请的审查时限约4个月，明显快于无效宣告程序。在先权利人的新申请将可预见地面临驳回、复审和两审行政诉讼，全程耗时可能约达20个月。然而，恶意注册人也可以参与无效宣告及随后的行政诉讼来维持争议商标有效，这个过程可能长达约36个月。虽然近期出台的《评审案件中止情形规范》有助于减轻在先权利人重复申请和穷尽法律程序的负担，但恶意注册人仍可以自己或关联公司之名重复申请与争议商标相同或近似的商标，这将给在先权利人的商标授权之路带来更多障碍，导致在先权利人的新申请很难被核准。一言蔽之，在先权利人想重新获得商标权利，道阻且长，时间与经济成本也不菲。

如何看待商标强制转移制度的设想

在上述背景下，设立商标强制转移制度的设想，展示了我国对于打击恶意注册的决心。这一制度如能实施，将与无效宣告程序、驳回复审中止情形打出“组合拳”，提供一种独特且高效的应对商标恶意注册的路径。

商标强制转移制度不仅意味着在先权利人的时间和经济成本将得以节省，也能有效减少在先权利人重复申请、穷尽法律程序等困扰，更能节约行政、司法各方资源，直面了在先权利人长期以来在商标授权过程中的痛点，并充分回应了商标实践中的关切。

商标强制转移制度借鉴和吸收了其他国家的类似制度，并体现了我国特色，适应了我国的国情需求。将恶意注册商标强制转移给在先权利人的做法在其他国家和地区的法律中并不鲜见。例如，《保护工业产权巴黎公约》《欧盟商标指令》《德国商标法》等国际公约和国家立法具备相似的救济手段。《统一域名争议解决政策》也为投诉人提供了类似的救济措施，规定投诉人通过行政专家组程序可获得的救济措施，应限于要求注销争议域名或将争议域名转移给投诉人。

综上所述，商标强制转移制度或将成为我国打击商标恶意注册的一项重要举措，如能贯彻落实，将有效保护商标权益、优化商标授权过程。

商标强制转移制度的重要意义

商标强制转移制度一旦真正实行，将在我国的商标注册实践中扮演重要角色，将对于维护合法商标权益、促进公平竞争及保护消费者权益具有重要意义。合理运用该制度，有助于推动构建更为公平、有序的商业环境，进一步促进国民经济健康发展。

首先，该制度无疑将有助于维护在先权利人的合法权益。在先权利人将可以充分运用这一新型手段有效保护自己的商标，降低商标被滥用或侵权的风险。

 其次，该制度将有助于促进公平竞争。商标是企业区分自身产品或服务的重要商业标识，其合法使用应该受到充分保护。如果某些企业通过不正当手段注册并使用他人的商标，将扰乱市场秩序，贬损在先权利人辛苦建立的商誉。通过商标强制转移，在先权利人将可以迫使侵权方停止非法行为，恢复公平竞争环境，促进企业间的良性竞争。

最后，该制度对于保护消费者的合法权益具有积极意义。商标是消费者辨别商品或服务质量、品牌信誉和来源的重要载体，消费者有权享受到合法商标代表的品质与信誉。不法的商标使用行为给了劣质产品生存空间，会逐渐削弱消费者对品牌的信赖。通过商标强制转移，则可及时制止、防止不法使用商标损害消费者权益。

商标强制转移制度的潜在问题和风险

然而，商标强制转移制度的运用存在诸多附加条件和限制。《征求意见稿》第四十六条规定 ：国务院知识产权行政部门“认为还存在其他应当宣告无效的事由，或者虽然请求转让注册商标的理由成立，但商标转移容易导致混淆或者其他不良影响的，应当作出宣告该注册商标无效的裁定”。

商标强制转移可能伴随的潜在问题和风险包括但不限于以下 ：

其一，如果被要求强制转移的商标存在质押或法院冻结的情况，转移过程可能遇到困难。此时，需要考虑争议商标的转让是否会产生其他不利影响。《民法典》第四百四十四条规定 ：“知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”如果国家知识产权局（以下称“国知局”）决定将争议商标转让给在先权利人,是否与上述法律规定产生抵触和冲突？

其二，被强制转移商标的新所有人（在先权利人）可能面临商标三年不使用撤销申请的风险。根据《商标法》，商标注册后若连续三年内未被使用，任何人都可以对其提出撤销申请。因此，新的商标所有人如果面临商标三年不使用撤销申请程序时，应当确保提交的使用证据合法有效，以维持其商标的有效性。如果在先权利人刚刚通过强制转移获得商标，就被他人提起了三年不使用撤销申请，此时应当如何提交合法的使用证据来维持注册？仅以商标刚刚被强制转移、尚未投入商业使用为由，能否构成商标不使用的“正当理由”？

其三，根据《商标法》，“转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。”然而，如果被裁定强制转移的商标是原注册人持有的众多近似商标中的一枚，国知局是否应该裁定将其他近似商标全部转让给合法权利人？这涉及审理范围和程序合法性的问题，有可能与该制度的设立初衷相悖。如果国知局决定将所有近似商标一并转让给合法权利人，已然超出强制转移的审理范围 ；如不要求一并转让，则可能导致不同主体持有近似商标，而这些主体往往具有竞争关系。这种情况一旦发生，可能导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆，从而引发更多问题。因此，在保护在先权利人的同时，也要慎重考虑审理范围和程序合法性。

其四，根据《征求意见稿》第四十六条，“转移注册商标的裁定作出后、生效前，商标注册人不得处分该商标，但为维持该注册商标有效所作出的处分除外。”这意味着商标注册人在强制转移的裁定生效前，不得对商标做出任何处分，但没有义务维持商标的有效性。如果商标注册人故意利用行政程序延缓强制转移裁定的生效，且不及时续展争议商标，或对他人提起的三年不使用撤销申请不予答辩而导致商标失效，国知局能否追究商标注册人的责任？如果可以，又应采取怎样的惩罚措施？笔者期待看到国知局推动完善相应的配套措施，以维护商标强制转移制度的权威性。

策略建议

鉴于《商标法修订草案（征求意见稿）》尚未最终通过，目前，笔者不建议在先权利人完全寄希望于商标强制转移制度的实施，而仍应重新申请商标，并结合无效宣告、行政诉讼、商标转让谈判等手段应对在先恶意注册行为，多管齐下，为其重新申请扫清障碍，提高重新获权的成功率。

即使商标强制转移制度正式实施，如果争议商标与在先权利人实际使用的商标不完全相同，或者国知局因为某种原因不同意转让争议商标，在先权利人届时再次申请新商标可能更加举步维艰。在此，笔者建议在先权利人咨询专业律师或代理机构的意见，量体裁衣，制定快速、有效和全面的解决方案。

 

来源：《中国知识产权》杂志第199期

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